No Japão a avaliação de atividade
inventiva envolve quatro etapas: 1) identificar a invenção, 2) identificar um
ou mais documentos do estado da técnica considerados relevantes, 3) realizar
uma comparação entre a invenção e o estado da técnica mais relevante (major prior art) identificando as
diferenças, 4) julgar se o técnico no assunto poderia facilmente dissolver as
diferenças identificadas com base no estado da técnica e no conhecimento geral
comum.[1] Esta
quarta etapa é a avaliação de atividade inventiva propriamente dita. Para esta
avaliação será importante identificar nas anterioridades a motivação para um
técnico no assunto superar as diferenças encontradas[2],
o que envolve por sua vez avaliar a relevância dos campos técnicos, a
existência de problemas comuns, a existência de funções comuns e a presença de
uma sugestão em tais documentos para superação de tais diferenças.
No que diz respeito a relação
entre os campos técnicos considere, por exemplo, uma invenção que reivindique
um telefone celular compreendendo um radio. Um primeiro documento do estado da
técnica trata de um telefone celular, um segundo documento do estado da técnica
trata de um transceiver tendo um radio. Como os dois documentos do estado da
técnica estão em campos relacionados com a invenção sua combinação é
considerada óbvia. Com relação a similaridade de problemas técnicos considere
uma invenção de telefone celular que informa seu conteúdo de operação por voz
na medida em que as teclas são pressionadas. Um promeiro documento do estado da
técnica trata de celular com teclas em Braille que informa a função da tecla
por um relevo na tecla, enquanto que um segundo documento do estado da técnica
mostra um controle remoto de ar condicionado que informa o conteúdo de operação
por voz na medida em que as teclas são pressionadas. Mesmo sendo de campos
técnico distintos (celular e ar condicionado) nos dois documentos do estado da
técnica há um mesmo problema técnico de informar ao usuário as funções das
teclas pressionadas, o que torna possível sua combinação pelo técnico no
assunto. Com relação a similaridade de operações ou funções considere um
telefone celular compreendendo um encapsulamento no qual a surperfície e
revestida de um material fotocatalítico. Um primeiro documento do estado da
técnica mostra um telefone celular tendo um encapsulamento de íons de prata,
enquanto que um segundo documento do estado da técnica mostra um instrumento de
escrita tendo revestimento de material fotocatalítico. Os revestimentos usados
nos dois documentos do estado da técnica mostram um material que tem como
função proporcionar um efeito antibactericida na superfície, ou seja, ambos tem
um objetivo em comum, apesar de serem de campos distintos e resolverem
problemas distintos. Com relação a sugestão de combinação dos documentos do
estado da técnica, considere uma reivindicação para telefone celular
compreendendo uma câmera com um sensor CCD de imagem. Um primeiro documento do
estado da técnica compreende um celular com câmera e um sensor não
identificado. Um segundo documento do estado da técnica mostra um sensor de
imagem CCD. Neste caso, os campos técnico são distintos (celular e sensor de
imagem), cada qual resolve um problema distinto, e executa funções distintas,
mas como o CCD é um sensor conhecido para uso em câmeras há uma sugestão para
usar este tipo de sensor nas câmeras de celular.
Para invenções implementadas por
programa de computador é apropriado se pensar o técnico no assunto não como um
indivíduo mas como uma equipe de especialistas de diferentes campos técnicos. Para tais invenções é uma tentativa comum
aplicar um procedimento ou meio de uma tecnologia de computadores em um campo
específico para outro campo específico de modo a alcançar um objetivo
determinado é comum expandir o escopo de busca de anterioridades para outros
campos técnicos ou campo das tecnologia de computadores além daquele
especificado na invenção. A busca de melhores interfaces gráficas GUI ou
otimização pelo uso de inteligência artificial são caminhos comuns normalmente
adotados pelo técnico no assunto. Efeitos gerais como processamento mais rápido,
redução de erros, uniformidade de resultados são efeitos esperados envolvidos
em processos de sistematização envolvendo computadores. Normalmente não se pode
dizer que tais efeitos sejam imprevisíveis a ponto de justificar atividade
inventiva por este motivo.[3]
O técnico no assunto “person skilled in the art” é uma pessoa tendo conhecimento geral comum no campo técnico da invenção reivindicada; é capaz de usar meios técnico ordinários para pesquisa e desenvolvimento; é capaz de exercitar criatividade ordinária tais como a seleção de materiais e modificação de desenhos; é capaz de entender todas as matérias no campo técnico da invenção reivindicada e compreender todas as matérias em campos técnicos relevantes ao problema a ser resolvido pela invenção.
Os efeitos reivindicados ou
argumentados na manifestação do depositante os quais o técnico no assunto não é
capaz de presumir, tendo em vista o relatório descritivo originalmente
depositado, não deverão ser levados em consideração no exame de atividade
inventiva segundo decisão da Tokyo High Court de 27 de outubro de 1998 (Heisei,
9, Gyo Ke, 198). [4]
No critério do JPO o “major prior art” usado como base de
comparação aproxima-se do “closest prior
art” europeu. A característica distintiva da invenção deve resolver um
problema objetivo do estado da técnica, não necessariamente o descrito no
pedido de patente em análise. O JPO seleciona como major prior art aquele documento que se mostrar mais adequado para
negar a atividade inventiva da invenção reivindicada, em geral, do mesmo campo
técnico ou que resolva o mesmo problema técnico desta, muito embora na prática
nem sempre isto seja feito desta forma. O documento com maior número de
elementos técnicos em comum com o estado da técnica nem sempre será o major prior art.[5]
John Richards destaca que no critério japonês a análise de atividade inventiva
será bastante influenciada pelas vantagens alcançadas pela solução proposta do
que propriamente na motivação do técnico no assunto em combinar documentos.[6]
A determinação do problema
técnico é guiada pelas diferenças encontradas com o estado da técnica e não
pela descrição do problema que consta do pedido de patente em análise. Neste
critério, ao contrário do critério europeu, o foco se concentra em se
identificar no estado da técnica um problema comum, ao invés de se identificar
um problema comum entre o pedido de patente em análise e o estado da técnica.
Desta forma, há uma tendência em se considerar como anterioridade o documento
que possui elementos muito similares aos descritos no pedido em análise, no
entanto, tratando de problema totalmente diverso. Tais diferenças são
consideradas triviais se o problema técnico reconhecido, guiado por tais
diferenças, é considerado trivial. O IPHC, por sua vez, tem adotado um critério
mais próximo ao europeu “problem solution
approach”, de modo que neste exemplo, como não há problema comum, este
documento não se credenciaria como “closest
prior art” e, portanto, o pedido teria atividade inventiva.
Um pedido trata de aparelho de
telefone que ordena os registros em uma lista de endereços de acordo com as
frequências das chamadas. No estado da técnica D1 revela um aparelho que ordena
os registros do catálogo de endereços pela importância do usuário. D2 revela um
aparelho de fac-símile que ordena os registros do catálogo de endereços de
acordo com as frequências de utilização e cada usuário. Os campos técnicos são
relacionados, sendo que D1 e D2 se complementam sendo o pedido destituído de
atividade inventiva. Um outro pedido trata de um par de tesouras para cozinha
dotadas de um abridor de tampas anexado ao manipulador. No estado da técnica D1
revela um par de tesouras para cozinha tendo um quebrador de nozes anexado ao
manipulador, D2 mostra uma pequena faca com um abridor de tampa anexado ao
manipulador. Proporcionar multifuncionalidade a um utensílio de cozinha é uma
característica presente no estado da técnica de modo que existe similaridade de
problemas técnicos entre D1 e D2 o que permite sua combinação para destituir o
pedido de atividade inventiva.[7]
No Japão, dados de 2006 mostram
que em 93% dos casos o Tribunal japonês IPHC (Intellectual Property High Court)
mantém a decisão de se negar a patente do escritório de patentes JPO em nulidade
administrativa. Por outro lado, quando a nulidade da patente é negada e a
patente confirmada o mesmo Tribunal reverte esta decisão do JPO em 42% dos
casos, negando a patente. Estes dados mostram que o IPHC tem um critério de
atividade inventiva mais rigoroso que o JPO, na medida em que tende a anular as
patentes em disputa. No entanto, julgamentos recentes do IPHC parecem apontar
um critério mais favorável aos titulares de patentes.[8]
Em uma decisão de 2011 da IP High
Court (case No. 2010 Gyo-ke 10056) foi analisada a atividade inventiva de
JP3793216.
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O sistema detecta a inserção
incorreta de um cartucho de impressão na impressora colorida usando uma porção
emissora de luz (101) disposta no próprio cartucho que será lida pela unidade
receptora (210). A reivindicação 1 descreve o cartucho recipiente de tinta
líquida, enquanto que a reivindicação 3 descreve uma pluralidade destes
cartuchos dentro do sistema de fornecimento de tinta. A reivindicação 1,
portanto, é dita uma invenção de subcombinação. O documento de anterioridade
JP2002-30378 também usa feixe de luz para reconhecimento do cartucho, porém,
não se refere ao problema técnico de reconhecimento automático da inserção de
cartuchos na posição errada, tampouco se refere a um emissor de luz disposto no
cartucho. Outro documento de anterioridade JP2002-5818 descreve um elemento
semicondutor que flutua no tanque de tinta do cartucho de modo que a luz
emitida por este possa ser lida por um receptor localizado fora do tanque de
modo a reconhecer a cor da tinta. A IP High Court considerou o pedido
inventivo, pois ao se avaliar a reivindicação 1 que trata de uma subcombinação
seria um erro desconsiderar o efeito deste elemento no conjunto como um todo,
pois o problema técnico envolvido somente pode ser percebido tomando-se em
consideração a invenção como um todo e não apenas o cartucho isoladamente.[9]
[1] JPO, Examination Guidelines for Patent and Utility Model in Japan,
setembro 2016, part III, chapter 2, section 3 Inventive Step
[2] Comité Permanente sobre
el Derecho de Patentes: Vigésima segunda sesión, Genebra, 2015 Study on
inventive step, p.13
[3] https://www.jpo.go.jp/tetuzuki_e/t_tokkyo_e/handbook_sinsa_e.htm
[4] Catalogue of remaining
differences 2012 update of the CDP 2011, IP5 Offices, p. 100
[5] Comparative Case Study
on Inventive Step, JEGPE, 2011 https://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai3/pdf/nicyukan_hikakuken/jegpe_case_study_on_inventive_step.pdf
[6] THOMAS, John, et al.
Panel 1: KSR V. TELEFLEX: The Nonobviousness Requirement of Patentability,
Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J. 2007, p.886
[7] JPO, Examination Guidelines for Patent and Utility Model in Japan,
setembro 2016, part III, chapter 2, section 2 Inventive Step
[8] Recent trend in
judgment on inventive steps in the Intellectual Property High Court, Yuasa and
Hara, Intellectual Property News, Vol. 30, agosto 2010
[9] TSUZUKI, Hidetoshi. IP
High Court decision on the patentability of sub-combination inventions.Patents
& Licensing,v.41, n.5, outubro 2011, p.16-25
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