Nos Estados Unidos o Federal
Circuit em decisão de 2012 em Mintz v. Dietz & Watson[1]
entendeu que afirmações vagas de que uma reivindicação é óbvia em função do
conhecimento geral comum são inaceitáveis ao menos que estejam suportadas em
alguma evidência objetiva[2].
A obviedade deve se fundamentar em algo que foi realizado e não em algo que
poderia ter sido feito. Se algo é considerado como parte do conhecimento comum
geral então deve existir uma abundância de fontes para sustentar esta
afirmação. O hábito de alegar obviedade sem se fundamentar em evidências
objetivas é algo que tem sido criticado pelo Federal Circuit em decisões
anteriores como em In Re Lee[3]
ou In re Kahn[4]. O USPTO estabeleceu
que um elemento ou combinação de elementos é considerado como bem conhecido, de
rotina, ou convencional somente quando o examinador puder prontamente concluir
que tal elemento é largamente prevalente (widely prevalent) ou de uso comum na indústria
relevante. Em 2018 com o chamado Berkheimer memorandum esta análise de
obviedade passou a ser considerada uma análise factual da mesma natureza que a análise
usada em 35 USC 112(a) para saber se um elemento precisa ser detalhado no relatório
descritivo para configurar uma situação de suficiência descritiva, ou seja, não
basta ser conhecido do estado da técnica para algo ser enquadrado como well understood, routine and conventional.
O USPTO abriu consulta pública em abril de 2018 para os critérios estabelecidos
no Berkheimer memorandum[5]
[1]
http://www.patentlyo.com/patent/2012/05/mintz-v-dietz-watson-hindsight-and-common-sense.html
[2]
http://www.lexology.com/r.ashx?i=2892512&l=7GPAK8K
[3] In re Lee, 277 F.3d
1338 (Fed. Cir. 2002)
[4] In re Kahn, 441 F.3d
977 (Fed. Cir. 2006)
[5] https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2018-04-20/pdf/2018-08428.pdf
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