O certificado de
adição é acessório da patente e acompanha-a para todos os efeitos legais
(artigo 77 da LPI). Conforme a instrução Normativa n° 30/2013 no artigo 25 “A concessão do Certificado de Adição de
Invenção estará condicionada à concessão da patente principal, podendo ocorrer
de forma simultânea”. O despacho de 11.17 foi criado pela DIRPA em janeiro
de 2009. Neste caso é arquivado o pedido de Certificado de Adição de Invenção
uma vez que não há uma patente de invenção da qual o mesmo possa ser acessório.
Desta data corre o prazo de 60 dias para eventual recurso do depositante. O
certificado de adição é considerado sempre como acessório a patente (artigo 77
da LPI). Segundo a Norma Operacional n° 1/2013 artigo 5° o pedido de
certificado de adição será arquivado sempre que ocorrer uma das hipóteses abaixo:
(i) manutenção de arquivamento do pedido principal (por exemplo C19802001, em
que o principal teve 8.11) (ii) indeferimento do pedido principal (9.2) sem que
tenha sido interposto recurso, (iii) manutenção do pedido indeferimento do
pedido principal em grau de recurso (negado provimento rde recurso 111), (iv)
homologação de desistência do pedido principal (10.1), (v) arquivamento
definitivo do pedido principal (11.1.1, 11.2, 11.4, 11.6, 11.11 por exemplo
C10008218, em que o pedido principal teve 11.2), (vi) arquivamento do pedido
principal (11.5) sem que tenha sido interposto recurso, (vii) manutenção do
arquivamento principal em grau de recurso (negado provimento de recurso mantido
arquivamento 112), (viii) mudança de natureza do pedido principal de PI para MU
(por exemplo, C10300772); (ix) anulação da patente
principal; (x) deferimento do pedido de
caducidade da patente principal sem que tenha sido interposto recurso (15.10);
(xi) manutenção da caducidade da patente principal em grau de recurso (18.3,
recurso negado provimento mantida a caducidade 114), (xii) nulidade provida do
pedido principal e anulado o privilégio (18.3), (xiii) extinção da patente
principal (21.1, 21.2, 21.6, 21.7). De cerca de 150 arquivamentos 11.17
publicados até o início de 2017, em apenas em 7 casos foi solicitado recurso
pedindo a conversao para patente de invenção, em nenhum destes casos foi
contemplada a situação de indeferimento do pedido principal, ou seja, não foi
indentificada nenhuma situação em que o depositante tendo seu pedido principal
indeferido seguido do arquivamento de seu certificado de adição (11.17) tenha
solicitado recurso deste arquivamento. Tais recursos foram identificados apenas
em casos de arquivamento do pedido principal. Na fase de recurso o requerente
poderá solicitar a conversão como patente de invenção conforme o artigo 76 § 4o.
A Instrução Normativa n° 30/2013 no
artigo 26 estabalece que o depositante poderá, no prazo de recurso contra o
indeferimento do pedido do certificado de adição, por não apresentar o mesmo
conceito inventivo, requerer a sua transformação em pedido de patente de
invenção ou de modelo de utilidade. Este parágrafo embora se referindo ao
parágrafo 3o não se limita aos casos de indeferimento do certificado
de adição por falta de mesmo conceito inventivo do pedido principal, uma vez
que o artigo 212 da LPI prevê a possibilidade de recursos para quaisquer
decisões do INPI, salvo expressa disposição em contrário.
O parágrafo 4o
do artigo 76 por enxergar uma possibilidade de se aproveitar o certificado de
adição prevê a possibilidade de conversão em grau de recurso. Da mesma forma,
seguindo a mesma linha de raciocínio, embora a Lei seja omissa a esse respeito,
entende-se que se o pedido principal é indeferido, porém o certificado de adição
contém matéria considerada patenteável, então o depositante deve ter a
possibilidade de converter seu pedido de certificado de adição em pedido de
patente independente. Os integrantes do escritório
Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira igualmente entendem que se um pedido de
patente principal é indeferido, porém o pedido de certificado de adição contém
matéria considerada patenteável, então o depositante deveria ter a
possibilidade de converter seu pedido de certificado de adição em pedido de
patente independente[1].
O pedido PI9205826 foi
indeferido porque não tinha atividade inventiva face a patente PI8705289 do
mesmo inventor. O depositante solicitou converter PI9205826 em certificado de
adição de PI8705289, pois sendo PI8705289 uma
anterioridade para PI9205826 ambos possuem mesmo conceito inventivo exigido
pelo artigo 76 da LPI para um certificado de adição. O parecer da Procuradoria
do INPI de 29.01.2001 analisando o caso conclui: “se nos afigura inexistir qualquer óbice a que se aproveite de um pedido
apresentado sob a forma de certificado de adição para, em sendo assim
verificado viável tecnicamente, considerá-lo como convertido em pedido de
privilégio, tal como se assim tivesse originalmente requerido, assegurada a
precedência da data do depósito originalmente realizado”. Segundo o parecer PROC/DICONS 864/2002 de
26.03.2002 “tem-se por curial e
indiscutível, salvo constatação técnica em contrário, que o pedido aqui
enfocado PI9205826 não encontra obstáculo no seu próprio privilégio anterior
PI8705289, mas antes, é complemento dele, na medida em que constitua realmente
aperfeiçoamento ou desenvolvimento introduzido no objeto da invenção, mesmo que
destituído de atividade inventiva (artigo 77 LPI). Assim nada impede e até
tipifica, claramente, a hipótese de certificado de adição”. O parecer PROC DICONS 057/02 de 24.05.2002 igualmente entende
não haver obstáculos legais para a transformação sugerida.
[1]
Comentários à Lei de Propriedade Industrial e correlatos, Dannemann, Siemsen,
Bigler & Ipanema Moreira, Rio de Janeiro:Renovar, 2001, p. 177
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