Precisão é o mesmo que clareza das reivindicações ?

O artigo 25 define que as reivindicações deverão ser fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção. Não há na LPI referência direta a falta de concisão do quadro reivindicatório. O artigo 84 da EPC se refere a clareza e concisão das reivindicações (The claims shall define the matter for which protection is sought. They shall be clear and concise and be supported by the description) ao passo que a o artigo 25 da LPI se refere a clareza e precisão (As reivindicações deverão ser fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção). O guia de exame europeu se refere a concisão como relativo ao número de reivindicações de modo que não seja excessivamente oneroso a terceiros determinar o escopo de proteção de uma patente diante de tantas reivindicações.

Na EPO T91/91 analisa pedido com pelo menos dez reivindicações independentes de escopo diferente. A Corte manifestou opinião de que esta forma de apresentação torna difícil, senão impossível, determinar a matéria que se deseja proteger, e oferece um ônus indevido em terceiros interessados em conhecer os exatos limites da patente sendo concedida[1]. Em T246/91 o pedido originalmente com 191 reivindicações foi reduzido durante o processamento na EPO para 157 reivindicações. A Corte observou que o número de reivindicações deve ser razoável, em função da natureza da invenção sendo reivindicada. O número de 157 reivindicações foi entendido como não razoável, por oferecer um ônus indevido a terceiros, podendo inibir a atividade econômica nesta tecnologia indevidamente, o que contraria o critério de clareza e concisão do Artigo 84 da EPC e a Regra 29(5). [2]

No Japão o Artigo 36(6)(iii) do Patent Act prevê que cada reivindicação deve ser concisa, de modo que não há restrições de uma reivindicação por categoria ou por conceito inventivo, por questões de concisão. O guia de exame esclarece que a exigência de concisão do artigo 36(6)(iii) do Patent Act se aplica a a cada reivindicação individualmente e não ao conjunto de todo o quadro reivindicatório. [3]

As Diretrizes do PCT reconhece que há divergência entre os países membros sobre o significado do termo “concisão” e destacam que as Autoridades de Exame e Busca podem adotar um dos dois critérios neste aspecto: 1) uma objeção pode ser apresentada nos casos em que as reivindicações são indevidamente multiplicadas em um número “não razoável de reivindicações” ou são duplicadas: “as reivindicações não devem ser indevidamente multiplicadas de modo a obscurecer a definição da matéria reivindicada em uma intrincada confusão. Contudo de as reivindicações diferem uma das outras e não há dificuldade em entender o escopo de proteção de cada uma, uma objeção nesse sentido não deve ser aplicada”, 2) deve se fazer objeção nos casos de uso repetitivo de palavras ou a multiplicidade de reivindicações de natureza trivial que torne trabalhoso determinar a matéria protegida pela patente. O que significa um número razoável de reivindicações deve ser analisado caso a caso. As duas opções parecem igualmente flexíveis. A Regra 6 do PCT estabelece que o número de reivindicações deve ser considerado razoável[4]. Neste sentido um quadro reivindicatório com um número excessivo de reivindicações independentes de mesma categoria e de escopo similar, em geral, deve ser restringido no intuito de garantir maior concisão ao objeto de proteção[5]. Nas duas opções a preocupação parece residir na construção de quadros reivindicatórios intrincados com muitas reivindicações. De fato no pedido equivalente WO03050625 ao EP1454202 citado anteriormente que era relativo a apenas três reivindicações cada qual razoavelmente clara em seu escopo, a Autoridade de Busca e Exame (a mesma EPO) não entendeu que houvesse qualquer problema de concisão ou clareza no quadro reivindicatório segundo as regras do PCT, o que mostra que as regras da EPC são mais rígidas que as aplicadas pelo PCT. O Curso de redação de patentes da OMPI DL320 observa que muitas legislações de patentes estabelecem que o pedido de patente não pode conter mais de uma reivindicação independente por categoria. Um número excessivo de reivindicações independentes de mesma categoria pode dar margem a falta de clareza. Em geral aceita-se tal situação quando cada reivindicação independente apresenta diferentes usos de um mesmo produto, soluções alternativas ou reivindicações inter-relacionadas pelo mesmo conceito inventivo, por exemplo reivindicações de plugue e soquete, transmissor e receptor, produtos químicos finais e intermediários, anticorpo e hibridoma, gene e vetor. Segundo o diretor da OMPI Árpád Bogsch em 1991 durante as discussões sobre o PLT: “o mero fato de um pedido ter um grande número de reivindicações não é uma razão suficiente para indeferir este pedido, se houver falta de clareza, como resultado deste elevado número de reivindicações, ou de concisão, então haverá razão para o indeferimento”. [6]

Nos Estados Unidos não há objeções quanto ao número de reivindicações independentes desde que uma reivindicações difira da outra e não haja dificuldade de entendimento do seu escopo de proteção com base no 35USC 112 e 37 CFR 1.75.[7] Segundo Jan Vojacek os Estados Unidos tendem a ser mais prolixos em termos de número de reivindicações uma vez que o depositante tende a depositar um quadro reivindicatório com as possíveis  combinações e variantes de sua invenção em reivindicações específicas para cada implementação.[8] A Corte Federal em Carlton v. Bokke em 1873 conclui que a multiplicação desnecessária de reivindicações nebulosas, feitas para enganar o público, são nulas por esta razão, se por nenhuma outra razão.  No entanto Tompkins v. Gage em 1861 observa que nenhuma patente pode ser anulada por ter uma pluralidade de reivindicações, cada qual cobrindo a mesma matéria, quando não houver evidências de que esta pluralidade de reivindicações foi feita com intuito de enganar o público. Na ausência desta evidência o excesso de reivindicações não poderá ser rejeitado por meramente por ser redundante.[9] Um estudo estatístico realizado por Dennis Crouch mostra que em média para um total de 20 reivindicações, 3 serão independentes, ao passo que para cada 50 reivindicações, um total de 5 serão independentes[10].

As Diretrizes do PCT reconhece que há divergência entre os países membros sobre o significado do termo “concisão” e destacam que as Autoridades de Exame e Busca podem adotar um dos dois critérios neste aspecto: 1) uma objeção pode ser apresentada nos casos em que as reivindicações são indevidamente multiplicadas em um número “não razoável de reivindicações” ou são duplicadas: “as reivindicações não devem ser indevidamente multiplicadas de modo a obscurecer a definição da matéria reivindicada em uma intrincada confusão. Contudo de as reivindicações diferem uma das outras e não há dificuldade em entender o escopo de proteção de cada uma, uma objeção nesse sentido não deve ser aplicada”, 2) deve se fazer objeção nos casos de uso repetitivo de palavras ou a multiplicidade de reivindicações de natureza trivial que torne trabalhoso determinar a matéria protegida pela patente. O que significa um número razoável de reivindicações deve ser analisado caso a caso. As duas opções parecem igualmente flexíveis. A Regra 6 do PCT estabelece que o número de reivindicações deve ser considerado razoável[11]. Neste sentido um quadro reivindicatório com um número excessivo de reivindicações independentes de mesma categoria e de escopo similar, em geral, deve ser restringido no intuito de garantir maior concisão ao objeto de proteção[12]. Nas duas opções a preocupação parece residir na construção de quadros reivindicatórios intrincados com muitas reivindicações. De fato no pedido equivalente WO03050625 ao EP1454202 citado anteriormente que era relativo a apenas três reivindicações cada qual razoavelmente clara em seu escopo, a Autoridade de Busca e Exame (a mesma EPO) não entendeu que houvesse qualquer problema de concisão ou clareza no quadro reivindicatório segundo as regras do PCT, o que mostra que as regras da EPC são mais rígidas que as aplicadas pelo PCT. O Curso de redação de patentes da OMPI DL320 observa que muitas legislações de patentes estabelecem que o pedido de patente não pode conter mais de uma reivindicação independente por categoria. Um número excessivo de reivindicações independentes de mesma categoria pode dar margem a falta de clareza. Em geral aceita-se tal situação quando cada reivindicação independente apresenta diferentes usos de um mesmo produto, soluções alternativas ou reivindicações inter-relacionadas pelo mesmo conceito inventivo, por exemplo reivindicações de plugue e soquete, transmissor e receptor, produtos químicos finais e intermediários, anticorpo e hibridoma, gene e vetor. Segundo o diretor da OMPI Árpád Bogsch em 1991 durante as discussões sobre o PLT: “o mero fato de um pedido ter um grande número de reivindicações não é uma razão suficiente para indeferir este pedido, se houver falta de clareza, como resultado deste elevado número de reivindicações, ou de concisão, então haverá razão para o indeferimento”. [13]

Nos Estados Unidos não há objeções quanto ao número de reivindicações independentes desde que uma reivindicações difira da outra e não haja dificuldade de entendimento do seu escopo de proteção com base no 35USC 112 e 37 CFR 1.75.[14] Segundo Jan Vojacek os Estados Unidos tendem a ser mais prolixos em termos de número de reivindicações uma vez que o depositante tende a depositar um quadro reivindicatório com as possíveis  combinações e variantes de sua invenção em reivindicações específicas para cada implementação.[15] A Corte Federal em Carlton v. Bokke em 1873 conclui que a multiplicação desnecessária de reivindicações nebulosas, feitas para enganar o público, são nulas por esta razão, se por nenhuma outra razão.  No entanto Tompkins v. Gage em 1861 observa que nenhuma patente pode ser anulada por ter uma pluralidade de reivindicações, cada qual cobrindo a mesma matéria, quando não houver evidências de que esta pluralidade de reivindicações foi feita com intuito de enganar o público. Na ausência desta evidência o excesso de reivindicações não poderá ser rejeitado por meramente por ser redundante.[16] Um estudo estatístico realizado por Dennis Crouch mostra que em média para um total de 20 reivindicações, 3 serão independentes, ao passo que para cada 50 reivindicações, um total de 5 serão independentes[17].

Nos Estados Unidos John Robb observa que embora o depositante possa elaborar um quadro reivindicatório com reivindicações amplas e restritas para melhor se proteger isso não confere o direito de ter concedida uma patente com diversas reivindicações que pleiteiam o mesmo objeto, e cita como exemplo US1160071 com 797 reivindicações ou US1043882 com seis páginas de relatório descritivo e trinta e nove páginas de reivindicações[18]. O pedido WO2005049105 (PI0510477) possui 17 mil reivindicações. John Robb cita casos em que as Cortes condenam quadro reivindicatórios prolixos que tem como objetivo “constranger o inventor e induzir ao erro o público”. A Suprema Corte em Carlton v. Bokee conclui: “quando o relatório descritivo por ambiguidade e um desnecessário multiplicação de reivindicações nebulosas é feita com intuito de enganar o público, a patente é nula”. A Corte Federal em Benjamin v. Dale condenou o número excessivo de reivindicações que tem como objetivo “simplesmente tornar trabalhosa a interpretação das reivindicações”. As Cortes inglesas seguindo a doutrina em Carlton v. Bokee em Linotype and Machinery Ltd v. Hopkins conclui: “o réu depositou um relatório descritivo que mais parece um tratado por sua extensão, que contém nada menos do que 60 reivindicações, onde há uma infinita redundância e repetição e referência constante aos desenhos que não são simples de acompanhar. Em seu conjunto trata-se de um documento que necessita  um estudo penetrante e prolongado de modo que alguém possa entender o problema a que se propõe resolver a invenção nesta classe de indústria que ela se encontra de modo que possam estar livres do risco de infração [...] Em outras ocasiões eu já observei uma tendência de se elaborar descrições e reivindicações que são verdadeiros quebra cabeças a desafiar um estudante e a amedrontar homens de negócios com medo de terem uma interpretação errônea e assim possam se encontrar acusados de infração. Isto é um abuso da lei e que deve ser verificado, se a ocasião assim ocorrer, pelo simples processo de se declarar a patente inválida”.[19]

 

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[1] Catalogue of remaining differences 2012 update of the CDP 2011, IP5 Offices, p. 18 http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/pdf/jitsumu_catalog/en.pdf

[2] Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office Sixth Edition July 2010, p. 270 http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/case-law.html

[3] Catalogue of remaining differences 2012 update of the CDP 2011, IP5 Offices, p. 19 http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/pdf/jitsumu_catalog/en.pdf

[4] item 9.25 PCT International Search and Preliminary Examination Guidelines, PCT Gazette, Special Issue, WIPO, 25 março 2004, S-02/2004

[5] item A5.42[1] The claims should not be unduly multiplied so as to obscure the definition of the claimed invention in a maze of confusion. PCT International Search and Preliminary Examination Guidelines, PCT Gazette, Special Issue, WIPO, 25 março 2004, S-02/2004

[6] Records of the Diplomatic Conference for the Conclusion of a Treaty Supplementing the Paris Convention as far as patents are concerned, v.1, WIPO, 1991, p.259

[7] Catalogue of remaining differences. First Draft supplemented with KIPO and SIPO contributions (mid 2011 version), p.15 http://www.trilateral.net/catalogue/catalogue.pdf

[8] VOJÁCEK, Jan. A survey of the principal national patent systems. New York:Prentice Hall, 1936, p.36

[9] WALKER, Albert. Walker on patents: a treatise on the law of patents for inventions. New York:Baker, Voorhis and Co., 1929, p.299

[10] Dennis Crouch, “Patent Prosecution: Sensitivity to Claim Fee Variation,” Patently-O (Sept. 21, 2006), available at http://www.patentlyo.com/patent/2006/09/evidence_based_.html

[11] item 9.25 PCT International Search and Preliminary Examination Guidelines, PCT Gazette, Special Issue, WIPO, 25 março 2004, S-02/2004

[12] item A5.42[1] The claims should not be unduly multiplied so as to obscure the definition of the claimed invention in a maze of confusion. PCT International Search and Preliminary Examination Guidelines, PCT Gazette, Special Issue, WIPO, 25 março 2004, S-02/2004

[13] Records of the Diplomatic Conference for the Conclusion of a Treaty Supplementing the Paris Convention as far as patents are concerned, v.1, WIPO, 1991, p.259

[14] Catalogue of remaining differences. First Draft supplemented with KIPO and SIPO contributions (mid 2011 version), p.15 http://www.trilateral.net/catalogue/catalogue.pdf

[15] VOJÁCEK, Jan. A survey of the principal national patent systems. New York:Prentice Hall, 1936, p.36

[16] WALKER, Albert. Walker on patents: a treatise on the law of patents for inventions. New York:Baker, Voorhis and Co., 1929, p.299

[17] Dennis Crouch, “Patent Prosecution: Sensitivity to Claim Fee Variation,” Patently-O (Sept. 21, 2006), available at http://www.patentlyo.com/patent/2006/09/evidence_based_.html

[18] ROBB, John. Patent essentials for the executive, engineer, lawyer and inventor, New York: Funk & Wagnalls Co., 1928, p.190

[19] ROBB, John. Patent essentials for the executive, engineer, lawyer and inventor, New York: Funk & Wagnalls Co., 1928, p.203