Para Mark Lemley[1]
a aprovação do American Inventor Act em 2011 que estabelece o conceito de first to file, estimula o inventor a
depositar seu pedido de patente o quanto antes, o que traz como consequência
que os pedidos tornam-se cada vez mais distantes de uma implementação prática,
pois se o inventor atrasa seu depósito até o momento em que tiver realizado tal
implementação, irá incorrer em risco de perder seu direito. Historicamente a
Cortes destacaram tanto o aspecto de implementação pratica da invenção como o aspecto
conceitual da invenção. Segundo a Suprema Corte em Seymour v. Osborne, 78 U.S.
516, 522 (1871) “experimentos grosseiros
e imperfeitos não são suficientes para que se conceda uma patente, de modo a
constituir uma invenção o depositante deve proceder a redução de sua ideia em
prática (reduced his idea to practice) e incorporada em alguma forma distinta”.
Isto não significava necessariamente a comercialização do invento, porém muitas
vezes exigia construção de um protótipo.
Esta perspectiva, coexistiu com uma segunda visão que atribui a parte conceitual
como a mais importante, presente por exemplo no tratado de patentes de Robinson
de 1890. A Suprema Corte em Pfaff v.
Wells Elecs., 525 U.S. 55, 66 (1998) destaca que “o significado principal da palavra <invenção> na lei de patentes
inquestionavelmente se refere à concepção do inventor ao invés da implementação
física daquela ideia”. A lei de 1952 é um meio termos entre as duas
perspectivas. A seção 102(g) estabelec que no caso de disputa entre dois
inventores será declarado o primeiro inventor aquele que diligentemente
trabalhou no sentido de implementar a invenção, ou seja, não se assume como critério
a data de concepção (conception date) ou a data de redução á prática (reduction
to practice) mas um meio termo entre estas duas datas. O pedido de patente deve ser descrito de modo
que o técnico no assunto possa implementar a invenção sem esforço indevido (enabling
criteria) o que permite algum grau de abstração na descrição. Outro exemplo
citado por Mark Lemley é a exlcusão “on sale bar” (seção 102 b)[2]
que concede um período de graça de um ano para posterior depósito caso o
inventor comercialize o produto propriamente dito. Caso apenas licencie sua
ideia sem a produção propriamente dita do produto em questão, a este ato não se
aplica a “on sale bar” esta data de
licenciamento não é válida como data de invenção. Portanto o licenciamento da ideia
não tem o benefício do período de graça. O Amaerican Inventor Act aumenta ainda
mais a pressão para encorajar o depósito mais cedo do pedido quando adota o
first to file: “enquanto a lei de 1952
não encorajava de modo suficiente a que o inventor implementasse sua invenção,
o AIA não encoraja nada”. Pela lei
de 1952 o inventor tinha um ano após o uso público ou comercialização de sua
invenção para depositar o pedido junto ao USPTO. Ainda não está claro na
doutrina se este uso público inclui os testes expeeimentais do produto feito
com a participação de terceiro. Mar Lemley apnta que tais usos possivelmente não
terão o benefício do período de graça o que deixaria o inventor a descoberto
uma vez que o direito é garantido ao primeiro que depositar. De qualquer forma
enquanto que na lei de 1952 o período de graça era absoluto ou seja, a data de
invenlão de fato retragia ao do uso público feito pelo inventor, para todos os
efeitos, no AIA o período de graça não é absoluto pois se refer apenas aos usos
públicos promovidos pelo inventor ou por terceiros com base em informações
obtidas direta ou indiretamente do inventor.[3]
Portanto, a divulgação independente feita por terceiros, mesmo tendo ocorrido após
a divulgação do inventor, poderá ser usada contra a novidade do pedido
depositada pelo inventor dentro de um ano do período de graça. Uma
possibilidade para compensar essa desvantagem do sistema first to file seria
exigir para a concessão da patente uma implementação prática, protótipo ou
prova de comercialização. Adicionalmente as patentes não implementadas tem mais
chances de se enquadrarem como trolls de patentes. No entanto, esta medida
encontraria grande resistência por parte de universidades. Mark Lemley sugere
uma medida intermediária, a de aumentar as exigências de suficiência descritiva,
com a apresentação de mais exemplos de implementações práticas, especialmente
nas reivindicações funcionais. Outra
medida para garantir direitos aos que implementam suas invenções antes de
realizar o depósito seria o de expandir o direito de usuário anterior (prior
user right) previsto no AIA de forma mitigada válida não apenas para o uso comercial
mas ampliando sua abrangência para aquelas empresas que estão com uso
experimental e que de boa fé tem esforços efetivos para redução da invenção à
prática.
[1] LEMLEY, Mark. Ready for
patenting, 2015, p. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2613696
[2] A person shall be entitled to a patent unless the invention was
patented or described in a printed publication in this or a foreign country or
in public use or on sale in this country, more than one year prior to the date
of the application for patent in the United States
[3] A disclosure made 1 year or less before the effective filing date of a
claimed invention shall not be prior art to the claimed invention […] if- the subject matter disclosed had, before
such disclosure, been publicly disclosed by the inventor or a joint inventor or
another who obtained the subject matter disclosed directly or indirectly from
the inventor or a joint inventor
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