Na EPO T977/94 esclarece que se o requerente pode realizar emendas nas suas reivindicações então ele também pode realizar emendas no relatório descritivo de modo a promover a compatibilização com as reivindicações de modo a cumprir as exigências do Artigo 84 da EPC que prevê que a reivindicação deve ter suporte no relatório descritivo assim como no Artigo 69 que afirma que as reivindicações devam ser interpretadas à luz do relatório descritivo. Desta forma, é importante observar que todas as características essenciais da invenção reivindicada estejam também descritas no relatório. T1808/06 destaca que qualquer trecho do relatório descritivo que esteja em contradição com as reivindicações emendadas deva ser suprimido de modo a garantir a compatilidade exigida pelo Artigo 84 da EPC. O guia de exame de março de 2021 deve incorporar esta regra, muito embora mesmo antes já estivesse em uso na EPO, tendo como fundamento T1808/06, onde se sugere que o relatório descritivo seja emendado de modo a explicitar que tal variante está fora do escopo do proteção da patente (uma vez que não é reivindicado) ou simplesmente suprimido. A Suprema Corte da Inglaterra em Actavis v. Eli Lilly (2017) considerou como critérios para caracterizar a contrafação não literal por equivalência que se leve em conta três questões 1) A variante alcança substancialmente o mesmo resultado , substancialmente do mesmo modo que a invenção, isto é, segundo o mesmo conceito inventivo revelado na patente ? 2) Seria óbvio para o técnico no assunto , lendo a patente na data de prioridade, mas sabendo que a variante alcança substancialmente o mesmo resultado da invenção, que assim o faz substancialmente da mesma forma como na invenção ? 3) Tal leitor da patente teria concluído que o titular apesar disso preferiu a interpretação de sua reivindicação em conformidade com seu sentido literal restrito como um elemento essencial de sua invenção ? Para caracterizar a contrafação o juiz deveria concluir pela resposta positiva nas duas primeiras perguntas e negativa na última. Para que a terceira questão fique clara seria importante que as variantes mostradas no relatório descritivo e não reivindicadas fossem suprimidas do relatório descritivo. Em alguns casos em que a reivindicação aparece de forma mais ampla, então o exemplo específico mostrado no relatório descritivo talvez seja preferível manter no texto uma vez que ele está coberto pela reivindicação, porém não está claro, como os examinadores da EPO irão traar esta situação na prática. A questão da inconsistência entre reivindicações e relatório descritivo foi também tratada em T1285/18. Na decisão, o Conselho observou que havia uma clara discrepância entre a definição da invenção na descrição e nas reivindicações e o que era mostrado pelos exemplos. Em particular, o pedido principal incluía uma reivindicação de "Uma resina absorvente de água com uma superfície tratada, em que um átomo de metal polivalente está presente em uma superfície ..." e definindo uma razão de extração específica do átomo de metal polivalente. A reivindicação do pedido principal não se limitou a um átomo de metal polivalente específico, enquanto os exemplos comparativos da patente mostraram que quando o alumínio foi empregado como o átomo de metal polivalente, a taxa de extração especificada não foi alcançada. O Conselho observou que a patente não continha nenhum reconhecimento ou explicação para o motivo do fracasso dos exemplos comparativos indicados em atender ao requisito da proporção de extração e a reivindicação do pedido principal foi considerada como falta de suporte no relatório descritivo. Assim, a forma como a descrição e os exemplos de uma patente são obtidos pode ter implicações importantes após a concessão.[1]
[1] Marks & Clerk - Giles Pinnington, Marianne Shepherd and Ian
Turner . New practice on amendments to the description at the European Patent
Office (EPO) www.lexology.com 01/02/2021
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