Patente de método de gerenciamento de empréstimos

Em LendingTree, LLC v. Zillow, Inc. (Fed. Cir. 2016) foram discutidas as patentes US6385594 e US6611816 referentes a métodos de coordenação de empréstimos realizados pela internet que envolve o uso de apenas uma operação de crédito para uma pluralidade de instituições de empréstimo que podem fazer ofertas ao cliente pela internet. O Federal Circuit que ainda que a reivindicação se refira a bases de dados e internet, a mesma se enquadra como ideia abstrata ao descrever uma aplicação de gerenciamento de empréstimos (clearinghouse). A Corte estabeleceu similaridades desta reivindicação com a descrita no caso Bilski pela Suprema Corte, bem como o gerenacimento previsto no caso Alice. O fato de que no presente pedido um computador organiza tal gerenciamento não tem qualquer consequência porque o uso de intermediários em empréstimos trata-se de uma ferramenta básica (building block) da economia moderna. Não há na reivindicação qualquer elemento que individualmente ou em combinação transforme uma ideia abstrata em uma matéria patenteável, pois trata-se da automação de um conceito econômico fundamental através de um computador de uso geral. Não há, portanto, qualquer problema tecnológico sendo resolvido pela reivindicação.[1]

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[1] HERNDON, Joseph. Claims of Another "Loan Application" Patent Invalidated under Section 101, 25/07/2016 http://www.patentdocs.org/2016/07/lendingtree-llc-v-zillow-inc-fed-cir-2016.html

Patente de métodos de inventários

Em Life Technologies Corporation v. Unisone Strategic IP, Inc. (PTAB 2016) foi analisada a patente US6996538 relativa a um software de gerenciamento de inventário, simplificando um processo de compra na internete facilitando a revenda de produtos. O PTAB conclui tratar-se nada além do que uma pártca de gerenciamento de inventário, um principio econômico fundamental, até então que vinha sendo realizado de forma manual no comércio. O fato da reivindicação não se referir diretamente a operação de pagamento não exclui seu enquadramento dcomo método de fazer negócios segundo o PTAB. Ademais a reivindicação se refere a coleta de informações de custo o que sugere o acesso a um serviço financeiro. A referência a aspectos técnicos na reivindicação como bancos de dados e software ou computador não revelam qualquer característica técnica nova e não obvia sobre o estado da técnica e, desta forma, a reivindicação não revela qualquer solução técnica que resolva um problema técnico sendo, portanto, elegível como método de fazer negócios a uma revisão pelo CBM do AIA. O PTAB fez o contraponto com a decisão em Enfish onde as reivindicações, à luz do relatório descritivo, fazia de forma não ambígua e direta um aperfeiçoamento as capacidades do computador, o que não acontece no caso em questão que desta forma não atende ao disposto na seção 101, ou seja, não constitui matéria patenteável. [1]

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[1] HERNDON, Joseph. Life Technologies Corporation v. Unisone Strategic IP, Inc. (PTAB 2016) 28/07/2016 http://www.patentdocs.org/2016/07/life-technologies-corporation-v-unisone-strategic-ip-inc-ptab-2016.html

Combinação óbvias

Em Allied Erecting and Dismantling v. Genesis Attachments (Fed. Cir., June 15, 2016) a Corte confirmou entendimento do PTAB de que não é necessário que duas referências sejam fisicamente combináveis para que a patente em exame seja considerada óbvia. A Allied detinha patente uma patente de uma ferramenta intercambiável que compreendia uma garra acoplável a um corpo universal. A garra era formada por um par de lâminas pivotadas em torno de um eixo e acondicionadas em um compartimento. Para desacoplar a garra este compartimento tinha de ser removido do corpo universal sem que se desmontasse o eixo pivot. Ainda que os dois documentos do estado da técnica, quando adaptados um ao outro, não alcancem de imediato a funcionalidade da patente isto não necessariamente afasta a possibilidade do técnico no assunto em combinar os dois documentos de modo a promover as adaptações necessárias para se chegar na solução proposta. [1]

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[1] MANSOUR, Danny. Physical Combinability of References Not Necessarily Required for Obviousness, 26/07/2016 http://www.lexology.com

Atividade inventiva no problema ?

Em Purdue Pharma v. Epic Pharma[1] a Corte considerou uma patente de medicamento contra a dor sem produzir quantidade excessiva de 14-hidroxi tóxica. O estado da técnica conhecia apenas o 8β como fonte deste produto tóxico, ao passo que o inventor descobriu que o fator 8α era outra fonte. A adição de uma etapa de hidrogenação no processo conhecido do estado da técnica eliminou a formação deste fator 8α e consequentemente do 14-hidroxi sendo que a reivindicação explicitamente menciona o 8α como fonte de toxidade. Para o inventor, uma vez que a identificação da fonte do problema não é óbvia então por consequência a introdução da etapa de hidrogenação também não poderia ser considerada óbvia. O federal Circuit, contudo, rejeitou esta lógica, uma vez que a reivindicação não pleiteia uma solução para o problema de excesso de formação de 14-hidroxi, mas ao invés disso reivindica o produto final, o medicamento contra dor propriamente dito, que afinal de contas pode ser fabricado mesmo que a fonte dos problemas de formação de hidroxi-14 fosse desconhecida que pode ser formado tanto tendo como fonte 8α como 8β. Para a Corte o foco da reivindicação continua sendo o produto e não o processo pelo qual este produto é feito: “há uma regra bastante antiga que diz que um produto antigo não será patenteável mesmo se feito por um processo novo”. A patente em questão não é uma exceção a esta regra geral, pois nenhuma estrutura nova decorrre do 14-hidroxi e tampouco o processo de hidrogenação é diferente pelo fato do 14-hidroxi ser derivado de 8α. Não se pode, portanto, assumir que a solução de um problema é inventiva porque a identificação da fonte de um problema é inventiva.[2]

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[1] 811 F.3d 1345 (Fed. Cir., Feb. 1, 2016)

[2] SADASIVAN, Bhanu. Product sans Problem Can Be Obvious Even though a Source of the Problem Is Non-Obvious, 19/07/2016 http://www.lexology.com

Incertezas de medidas e escopo de uma patente

Philip Grubb exemplifica a aplicação da doutrina de file wrapper estoppel. Considere uma reivindicação que pleiteie uma composição com uma faixa preferencial de ureia de 1 a 20% e uma segunda reivindicação independente em que esta mesma composição é pleiteada com uma subfaixa de 1 a 10%. Uma vez encontrado um documento de anterioridade, durante o processamento do pedido de patente, com composição com 18% de uréia, o requerente retirou a primeira reivindicação, permanecendo na patente concedida apenas a reivindicação mais restrita. Para Philip Grubb uma composição no mercado com 13% de ureia não seria considerada contrafação, pois que o requerente quando do processamento durante o processamento teve a oportunidade de ajustar a faixa de valores de ureia para a qual ele considerada como essencial para sua invenção a ponto de a diferenciar da anterioridade que apresentava percentual de 18%. [1] Se o pedido originalmente fosse depositado apenas com a reivindicação de 1 a 10% de ureia, sem qualquer recuo diante do estado da técnica durante o processamento do pedido de patente, um composto de 18% de ureia poderia ser considerado contrafação por equivalência.[2]

Na Inglaterra em Smith & Nephew v. Convatec Technologies [2012] EWHC 1602 a Corte analisou uma patente que especificava na reivindicação uma faixa de 1% a 25% de agente aglutinante. O concorrente fabricou produto usando 0,77 % de aglutinante, alegando que seu produto estava fora do escopo da patente. A High Court considerou uma margem de incerteza no limite inferior de 0.95% e de 25.5% no limite superior, o que excluía a contrafação. A Corte de Apelações, contudo, utilizou a faixa de 0.5% a 25.5% aplicando os mesmos 0.5 % em valores absolutos tanto no limite inferior como superior, e, desta vez, caracterizando a contrafação, rejeitando os limites assimétricos propostos pela High Court. Mesmo a Corte de Apelações tendo recusado a abordagem assimétrica (adoção de uma precisão diferente nos limites superior e inferior) Olena Butriy entende que esta abordagem pode ser adotada em função do tipo de invenção na área química. Outras decisões como em T708/05 OJ 2007, T1186/05 OJ 2007, T234/09 OJ 2012 e Lubrizol Corp. v. Esso Petroleum [1997] RPC 195 da mesma forma consideraram como dentro do escopo da patente tolerâncias inferiores a 5%. Em T820/04 OJ 2006, contudo considerou uma diferença de 35% como fora do escopo da patente por não se justificar dentro das tolerâncias de medida.[3]

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[1] GRUBB, Philip, W. Patents for Chemicals, Pharmaceuticals, and Biotechnology: Fundamentals of Global Law, Practice, and Strategy; Oxford University Press, 2004, p.423

[2] http://www.ladas.com/Patents/Biotechnology/USPharmPatentLaw/USPhar29.html

[3] BUTRIY, Olena. Interpretation of a numerical range in a patente claim: the understanding of a skilled person. Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2016, v.11, n.5, p.333-338

Patente de software na Austrália: o caso RPL

Em 2013 na decisão RPL Central Pty Ltd (“RPL”) v Commissioner of Patents (“the Commissioner”) [2013] Federal Court of Australia 871[1] confirmou a possibilidade de patentes para invenções implementadas por programa de computador desde que evidenciado um efeito físico, ainda que este não seja substancial ou “central” para a invenção reivindicada. Segundo Grant v Commissioner of Patents [2006] FCAFC 120 o conceito de efeito físico refere-se a um efeito, fenômeno, manifestação ou transformação concretas.[2] A patente de inovação em litígio refere-se a um software que realiza diversas perguntas ao usuário procurando identificar padrões de comportamento com base nas respostas apresentadas. A Corte concluiu que a patente apresenta um resultado útil ao reconhecer padrões de aprendizado. O produto é comercializável no setor de educação. As etapas do método constituem um número de efeitos físicos exigidos por Grant, na medida em que apresenta questões ao usuário. Em RPL a Corte australiana afirma um conceito amplo de patenteabilidade: “sempre se deve lembrar que [...] negar patenteabilidade a qualquer classe de invenção (seja tangível ou não tangível) iria contra os princípios desenvolvidos pelas Cortes ao longo dos séculos e iria contra os ensinamentos centrais do caso NRDC [...] que adota um critério de flexibilidade de modo a permitir a patenteabilidade de invenções emergentes e imprevisíveis. Enquanto historicamente patentes se relacionam com a engenharia, indústria e ciências aplicadas, o escopo de matéria patenteável expandiu-se para além destas áreas tradicionais”.[3] Na Australia o caso NRDC de 1959, relativo a método de aplicação de produtos químicos no solo para extinção de pragas definiu critérios importantes para esclarecer o conceito de artigo de manufatura previsto em lei.[4] A Corte Federal, contudo, posteriormente em 2015 (Commissioner of Patents v RPL Central Pty Ltd [2015] FCAFC 177), reverteu esta decisão considerando que o método reivindicado não incluía qualquer etapa fora do computador de uso genérico. As perguntas ou o processamento das respostas do usuário não apresentavam qualquer inventividade de modo que a Corte Federal considerou tratar-se de um esquema não patenteável ou um método e fazer negócios. Em maio de 2016 a Suprema Corte negou recurso para a decisão RPL, reafirmando as conclusões da Corte Federal de que (i) no caso de métodos de fazer negócios computadorizados a invenção deve residir na computação e não no método de negócios, (ii) uma invenção não se torna patenteável meramente pelo uso de elementos técnicos na reivindicação, (iii) a invenção deve mostrar uma contribuição técnica tal como as Cortes inglesas, como no caso Aerotel (iv) um computador atuando meramente como intermediário para realização de um método, mas que nada acrescenta a substância deste conceito, não é uma invenção patenteável, (v) software de inteligência artificial pode ser patenteados. Para patenteabilidade será importante identifica a presença da solução de um problema técnico, uma melhoria no funcionamento do computador independente do dado sendo processado.[5]

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[1] http://www.austlii.edu.au/cgi-bin/sinodisp/au/cases/cth/FCA/2013/871.html

[2] http://www.austlii.edu.au/au/cases/cth/FCAFC/2006/120.html

[3] A boost for business methods, 25/09/2013, http://www.lexology.com

[4] http://en.wikipedia.org/wiki/National_Research_Development_Corporation_v_Commissioner_of_Patents_(1959)_102_CLR_252

[5] McFARLANE, Ross, Software patents in Australia: where to from here? 21/06/2016 Phillips. https://www.pof.com.au/wp-content/uploads/2016/06/Inspire-June-2016-FINAL.pdf

Efeito Catch 22

Em G1/93 o Enlarged Boards of Appeal discute uma situação conhecida como “Catch 22” situação descrita no livro de mesmo nome de Joseph Heler em que tripulações de aviões da Segunda Guerra que desejavam se livrar de missões consideradas perigosas alegavam desejar realizar testes psicológicos para demonstrar sua insanidade. No entanto, a própria solicitação do exame era considerada uma comprovação de sua sanidade, ou seja, consciência de seus atos. De forma similar se um requerente deseja emendar sua patente durante um procedimento de oposição de modo a contornar uma objeção de acréscimo de matéria (contrariando o Artigo 100(b) da EPC), esta eliminação de matéria, por exemplo, de algum detalhe da invenção, pode representar o aumento de escopo da matéria reivindicada. Portanto, se por um lado, os problemas com o Artigo 100(b) da EPC são contornados, o aumento de escopo da matéria reivindicada, causada com esta correção, levam a patente a ser anulada por violação do Artigo 123(3) da EPC.[1]

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[1] GRUBB, Philip, W. Patents for Chemicals, Pharmaceuticals, and Biotechnology: Fundamentals of Global Law, Practice, and Strategy; Oxford University Press, 2004, p.207; LUNDBERG, Steven; DURANT, Stephen; McCRACKIN, Ann. Electronic and software patents. The Bureau of National Affairs, 2005, p.10-14

É possível se livrar do hindsight ?

Um estudo de Gregory Mandel[1] mostra que as pessoas são cognitivamente incapazes de fazer uma análise de obviedade sem qualquer influência de hindsight, ou seja, ao saber da solução não tem como a pessoa ter uma decisão igual a que teria se não soubesse da solução. O estudo apresentou uma mesma invenção a três grupos de estudantes de direito: o primeiro grupo (foresight condition) teria de avaliar se seria óbvia se obter uma solução para um dado problema técnico. Um segundo grupo (hindsight condition) avaliou a obviedade da solução proposta na patente. Um terceiro grupo (debiasing condition) analisou a mesma solução sendo, contudo, alertado que o fato de conhecer a solução poderia induzir a pessoas achar que a solução era óbvia. Os dados mostram que se no primeiro grupo apenas 24% dos entrevistados consideram óbvio resolver o problema técnico apresentado, este índice sobre para 76% quando tomam sua decisão conhecendo a solução. O índice cai para 66% no terceiro grupo, quando alertados que podem estar cometendo um erro por hindsight. Uma vez que a pessoa tem conhecimento da solução seu entendimento da invenção se modifica de forma irreversível, o que influencia seu julgamento de obviedade, sendo cognitivamente incapaz de ignorar tal conhecimento em sua decisão: “torna-se difícil reconstruir um estado mental anterior”.  Esta conclusão coincide com o observado na área de psicologia com Baruch Fischhoff onde o fenômeno de hindsight foi inicialmente estudado.[2]

 

Gregory Mandel[3]

 

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[1] MANDEL, Gregory. Patently Non-Obvious: Empirical Demonstration that the Hindsight Bias Renders Patent Decisions Irrational, Ohio State Law Journal, v.67, p.1391-1461, 2006, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=871684

[2] FISCHHOFF, Baruch; hindsight # foresight: the effects of outcome knowledge on judgment under uncertainty, Journal of Experimental Physcology, 1975, v.288, p.289
[3] http://www.law.temple.edu/contact/gregory-n-mandel/

Patentes de método de embalsamento

 O Tribunal do Sena rejeitou um método de embalsamento que consistia na aplicação de um líquido na carótida do cadáver, uma vez que o mesmo não poderia ser considerado como uma mercadoria, entendimento aprovado por Picard. Ademais a incisão na carótida constitui segundo o Tribunal uma operação análoga a uma operação cirúrgica que não e patenteável apesar das vantagens sobre métodos de embalsamento anteriores.[1] Pouillet contesta o argumento pois o líquido de embalsamento possui fabricação industrial, e os resultados alcançados permitem melhor transportar o cadáver. Ademais jamais se questionou que um procedimento de desinfecção não fosse patenteado. [2] Étienne Blanc da mesma forma entende que houve uma interpretação errada do Tribunal, pois embora de fato um cadáver não possa ser considerado uma mercadoria, o processo em questão, abstraindo-se do objeto ao qual se aplica (no caso um cadáver), pode ser patenteado.[3] Henri Allart também entende como decisão equivocada uma vez que a patente tem com objeto o líquido usado no embalsamamento.[4] Para Ferdinand Mainié os métodos de embalsamamento e conservação de cadáveres permitem o transporte sde corpos sem riscos de contaminaçãoalém de poder ser usados por naturalistas na preparação de espécimes para os museus, tratando nos dois casos de indústrias no sentido amplo que a lei confere ao termo[5]. Benjamin do Carmo, citando Pouillet defende a patenteabilidade de processos de embalsamento do corpo humano, notando que o líquido antisético empregado para conservação de cadáveres é um produto industrial: “Quanto ao processo, em si mesmo,quanto ao emprego desse líquido em determinadas condições, não se poderá dizer, é claro que esse processo é fabricado, mas qual é o processo empregado na indústria fabricado pela própria indústria ? O que se deverá verificar é se com esse processo se procura um resultado útil, do qual a indústria possa tirar proveito. Eis a questão. Ora, quem pode por isso em dúvida ? Será impossível conceber que se forma uma indústria para semelhante processo ? Não haverá, em absoluto, resultado industrial a esperar, de uma maneira prática e duradoura, da conservação de cadáveres, de tal modo que possam ser transportados a grandes distâncias, sem inconvenientes , ou, ainda, para que possam esses corpos servir as investigações científicas sem os inconvenientes das emanações pútridas ? Duvidou-se alguma vez que possa ser objeto de privilégio de invenção um processo de desinfecção ? “[6] Nos Estados Unidos em Rapid Litig v. CellzDirect (Fed. Cir. 2016) o Federal Cicuit conclui que o método de criopreservação descrito na patente US7604929 é patenteável. Embora as reivindicações se refiram a uma lei da natureza, a de que os hepatócitos são capazes de sobreviver a múltiplos ciclo de congelamento, a reivindicação se dirige a um novo método de preservação de células de hepatócitos e portanto contitui matéria patenteável. O estdao da técnica se referia a capacidade destas células sobreviver a apaneas um ciclo de congelamento. O método premite a preservação dos hepatóciotos por múltiplos ciclos. Em Ariiosa v. Sequeenom, por outro lado a Corte entendeu que o método se dirigia a detecção da exustência de vestígios do gene paterno no sangue de uma mulher grávida, uma característica considerada um fenômeno natural em contraste com US7604929. O método proposto ademais cita um processo aperfeiçoado para preservação de hepatócitos.[7]

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[1] NOUGUIER, Louis. Des brevets d'invention et de la contrefaçon. Paris:Librairie de la Cour de Cassation, 1856, p.208

[2] POUILLET, Eugène. Traité Theorique et Pratique des Brevets d'Invention et de la Contrefaçon. Marchal et Bilard:Paris, 1899, p.13

[3] BLANC, Étienne. Traité de la contrefaçon, Henri Plon Editeur:Paris, 1855, p.480

[4] ALLART, Henri. Traité des brevets d'invention. I. Des inventions brevetables. Produits et moyens nouveaux. Application nouvelle de moyens connus. Caractères de la nouveauté, 1896, Paris Arthur Rousseau, p.10; ALLART, Henri. Traité théorique et pratique des brevets d'invention. 1911, Paris:Arthur Rousseau, p.9

[5] MAINIÉ, Ferdinand. Nouveau traité des brevets d'invention, Paris:Marescq, 1896, p.17

[6] JUNIOR, Benjamin do Carmo Braga, Pequeno Tratado prático das patentes de invenção no Brasil, Rio de Janeiro:Ed. Pocural 1936, p.31

[7] PARSONS, Ainslie. Method of Cryopreservation is Patentable Subject Matter: US Federal Circuit, 08/07/2016 http://www.lexology.com

Contrafação na Itália

Uma decisão de 2004 da Corte de Cassação italiana estabelece que a doutrina de equivalente deve ser aplicada quando as alegadas diferenças do produto  ou processo acusado de contrafação e a invenção reivindicada não tornam o porduto ou processo originais em relação à invenção reivindicada: “para fins de avaliação se aa alegada solução acusada de contrafação deva ser considerada como equivalente à patenteada, e portanto contrafação da patente, deve ser avaliado se, de modo a se alcançar o mesmo resultado final, trata-se de uma solução orginal [..] que excede as habilidades técnicas do técnico no assunto quando colocado diante do mesmo problema”. Uma decisão de 2011 da Corte de Cassação determinou que “de modo a excluir a infração por equivalência, não importa se um único elemtno da solução patenteada foi modificado, ainda que esta modificação tenha sido original, caso esta mudança não conduz a excluir a possibilidade de que a patente é, pelo menos parcialmente, usada”. Uma outra decisão de 2013 da Corte da Cssação confirm este entendimento quando afirm que a infração existe se “o núcleo inventivo da ideia protegida” é reproduzido, ou seja, a patente é pelo menos parcialmente usada, ao reproduzir seu “núcleo inventivo” (inventive core). Em 2015 em Omac v. Galli spa (Decision 22351 de 2 de novembro de 2015) a corte conclui pela contrafação uma vez que o objeto acusado de contrafação represente uma variante do objeto patenteado que não excede as habilidades de um técnico no assunto quando colocado com o mesmo problema técnico para resolver, ou seja, ambos os objetos possuem o mesmo núcleo invetivo (core of the invention). O fato de que o objeto acusado de contrafação não reproduz todos os detalhes das características reivindicadas não foi considerado suficiente para excluir a infração pela doutrna de equivalentes. As decisões mostram que se a reivindicação lista apenas os elemenos essenciais da invenção, a análise de contrafação fica mais simplificada.[1]

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[1] RONDANO, Davide. Court of Cassation rules on patent infringement by equivalence, 8/6/2016 http://www.jacobacci.com/news/publications/artmid/804/articleid/994/court-of-cassation-rules-on-patent-infringement-by-equivalence

Patente do Viagra no Peru

No Peru, A Corte de Justiça Andina em decisão de 28 de setembro 2001 (89-AI-2000)[1] decidiu pela não patenteabilidade do Viagra, uma vez que sendo o composto previamente conhecido, novos usos são entendidos como mera descoberta e propriedades e como tal não patenteável.[2] Segundo a Corte a patente não atende ao disposto no artigo 16 da Decisão n° 344: “Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el artículo 2 de la presente Decisión, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial”.[3]  O governo do Peru publicou em 5 de junho de 1997 o Decreto Supremo No. 010-97-ITINCI em que normativa a Decisão n° 344 estabelecendo  que os novos usos que não estivessem  no estado da técnica poderiam ser objeto de proteção o que fundamentou a ocncessaõ da patente do Viagra pelo INDECOPI. O Tribunal da Comunidade Andina concluiu que a patente também violava o artigo 21 do Decreto n° 486 que estabelece que “Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el artículo 16 de la presente Decisión, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial”. O Tribunal não analisou a compatibilidade do artogo 16 da decisão n° 344 com o disposto no artigo 27 de TRIPS por carecer de competência nesta questão. Segundo Andreas Markowski[4]: “se o acordo TRIPS exige que se outorguem patentes de invenção em todos os campos tecnológicos tanto para porditos como para processos, não se pode aceitar que ao mencionar as palavras <produtos>  e <processos>  se entenda que <uso> seja uma exceção [...] Desta forma a exclusão da patenteabilidade dos segundos usos, conforme o artigo 16 da Decisão 344 configura uma violação do artigo 27 de TRIPs”.

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[1] http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/DocumentosEntrada/E00000392011.pdf

[2] GRUBB, Philip, W. Patents for Chemicals, Pharmaceuticals, and Biotechnology: Fundamentals of Global Law, Practice, and Strategy; Oxford University Press, 2004, p.229

[3] http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/can/can013es.pdf

[4] MARKOWSKI, Andreas. Patentabilidad de invenciones de segundo uso em la Comunidad Andina. La decision del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina em el caso Viagra, Actas de derecho industrial y derecho de autor, Tomo 23, 2002, p. 363-380

Exceções ao claim differentiation

Em Howmedica Osteonics Corp. v. Zimmer, Inc., Case (Fed. Cir., May 12, 2016) foi analisada patente relativa a próteses de quadril. A reivindicação refere-se a um recesso disposto em uma posição relativa adequada para produzir o efeito desejado, no entanto o relatório descritivo especifica que trata-se “essencialmente no meio caminho” entre os elementos descritos. O Federal Circuit conclui que a reivindicação embora não o especifique se limita a tal posicionamento uma vez que o técnico no assunto naturalmente consultaria o relatporio descritivo para localizar tal posição de modo a garantir a efeytividade do implante uma vez que este é o único posicionamento revelado. A titular apegou que este entendimento contrariava a regra de claim differentiation uma vez que a especificação de “essencialmente ao meio caminho” aparece apenas na reivindicação dependente, e revela meramente um posicionamento preferencial. O Federal Circuti, contudo, discordou que se tratava de um posicionamento preferencial e que tampouco o relatório descritivo referia-se a este posicionamento como mero exemplo. A Corte observou que a doutrina de claim differenciation é refutável no caso. [1]

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[1] OTT, Alexander. Look to Specification to Interpret Facially Unclear Claims, 28/06/2016 www.lexology.com