Decisões CGREC TBR3246/17

  Falta de suporte com relatório descritivo 

Uma vez que o examinador tenha estabelecido que uma reivindicação ampla não é suportada pelo relatório descritivo, o ônus de demonstrar o contrário é da depositante. Neste caso, o examinador pode se apoiar em um documento publicado, de modo a fundamentar suas razões. (Res. n.124/13 § 3.89)

TBR3246/17 A reivindicação pleiteia batente para portas em alumínio em formato de calha, recheado com massa de cimento ou espuma expansiva (5) formando um batente sólido para portas (4), caracterizado por ser geminado e extrusado conjuntamente formando uma peça única, a guarnição ou alizar (2), que após montagem dará aspecto de moldura a sua volta. A reivindicação não especifica que a aplicação do batente em questão seja em paredes de alvenaria e que nesta não é desnecessário o uso de contramarco, fato que torna a reivindicação ampla, protegendo matéria que vai além do descrito no relatório descritivo. 

História do artigo 40 da LPI

A disposição do parágrafo único do artigo 40 da LPI não constava do Projeto do Executivo encaminhado ao Congresso Nacional e foi proposta no parágrafo único do artigo 40 da emenda substitutiva ao Substitutivo do relator Deputado Ney Lopes. O dispositivo foi aprovado sem qualquer emenda nas discussões posteriores. O texto é um retorno ligeiramente modificado do artigo 25 do código de 1967 decreto lei nº 254. (DOMINGUES, Douglas Gabriel, Comentários à LPI, Rio de Janeiro, Forense, 2009, p.154). 

Diário do Congresso Nacional 5700 quinta feira 9, seção I, maio de 1991

PL 824 de 1991 do Poder Executivo

Substitutivo do Relator Ney Lopes

agosto de 1992 Diário do Congresso Nacional Seção I sábado 1º 17531

PL824-A de 1992

maio de 1993 Diário do Congresso Nacional seção I, sexta feira 7 9067

substitutivo apresentado em 1993

junho 1993 Diário do Congresso Nacional seção I quinta feira 11595

PL 824-D redação final

Diário da Câmara dos Deputados 06276 março 1996 

Projeta 824-F emendas ao Senado ao PL 824-D

ADI 5529 Plenário Supremo Tribunal Federal - Votação

ADI 5529 Constitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da LPI

https://www.youtube.com/watch?v=uMwRtZv92hE

Relator Ministro Dias Toffolli

Presidência Ministro Luiz Fux

Otto Licks

Gostaria de formalizar meu pedido de desculpas em especial ao Ministro relator por conta do termo que utilizei em minha manifestação. Nunca tive intenção de questionar esta Corte. Presto todas as reverências a esta Corte e a sua observância à Constituição. Reitero meu pedido de desculpas e reafirmo meu respeito a ética e renovo meus protestos à mais alta estima que tenho a esta Corte.

Relator Ministro Dias Toffoli

Louvável a manifestação do advogado, mas observo que no dia 1 de abril no Valor Econômico houve um especial publicitário e já depois da liminar por mim concedida no Estado de São Paulo rebatendo a minha liminar onde é colocado que a matéria é de responsabilidade do advogado. Pergunto se o eminente advogado pagou estas matérias.

Otto Licks

Estas matérias são feitas por diferentes titulares de patentes. Os jornais diferenciam este tipo de veiculação como diferentes de anúncios, e são aprovados pelo jornal.

Dias Tofolli

Vou inquiri judicialmente quem é o autor desta matéria. A responsabilidade do que está contido é de seu escritório. Nunca vi matéria paga para comentar processo. Isso é deslealdade processual e punida pelo processo civil, é uma infração disciplinar. Fica o registro. Vou verificar a responsabilização. Se isso vira moda teremos matérias pagas na impressa disfarçada para comentar julgamentos. O advogado deve se pronunciar nos autos. Por isso deve haver uma nota de desculpas nestas mídias.

Luiz Fux

Ministro tem toda a razão, temos que nos precaver de críticas fabricadas que acabam atingindo a imagem da Corte. Sua preocupação procede.

Ministro Dias Toffoli - vota pela inconstitucionalidade do dispositivo

Críticas são normais e bem vindas, mas não se pode tolerar é matéria paga em meios de comunicação por advogados que atuam na causa. Isso é má fé processual e deslealdade processual. Eu li a matéria e achei que a matéria era do jornal, mas fui alertado que não era. Não posso tolerar isso. Por conta disso vou fazer o voto na íntegra.

Não obstante o pedido de inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 o que prevê a ampliação do prazo de vigência das patentes no caso de atrasos. Ampliação automática e discricionária dependendo da gaveta que esteja no órgão de registro. A propriedade industrial é parte integrante com instrumentos nacionais e internacionais para proteger ativos intangíveis da indústria. No Brasil tal proteção remonta ao Alvará de 1809 do príncipe regente D. João VI. Na Constituição de 1988 a proteção é tratada no artigo 5º inciso XXIV onde prevê privilégio temporário a tal direito e com fundamento no interesse social e no desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Karin Grau anota que ainda que na parte de direitos individuais o objetivo é incrementar o bem estar social seja pela garantia do privilégio para incentivo aos incentores de novos tecnologia e pelo incremento da concorrência de imitação ao fim do privilégio produzindo mais qualidade e menor preço. No direito internacional na OMC extraímos o Acordo TRIPs conforme Decreto 1355/1994. Em nada caso a solução seja no sentido por mim proposto de inconstitucionalidade em nada ofende TRIPs ou violação as regras da OMC. TRIPS estabelece um patamar mínimo no intuito de reduzir distorções e obstáculos ao comércio interacional através de uma proteção eficaz a propriedade intelectual. A LPI se adapta as regras de TRIPS. TRIPS previa a adequação por quatro anos como regra de transição e prazo adicional de cinco anos para fármacos, porém, o país renunciou a tais prazos de transição.  Patentes favorecem o investimento em pesquisa ao compensar os que assumiram riscos na inovação. O Ministro Eros Grau em resposta a consulta da ABIFINA se refere a patentes por oferecer certa vantagem concorrencial do titular e viabiliza a recuperação de investimentos, estimulando a inovação por free Riding. O artigo 6 da LPI diz que o autor de inventor tem direito a patente. O trâmite processual do pedido de patente no INPI envolve várias etapas. O artigo 44 da LPI garante a retroação à data de publicação do pedido quanto aos aspectos penais e indenizatórios. Embora a patente conceda exclusividade ao titular após concessão o processo acaba levando a divulgação da patente antes da concessão. Em geral os pedidos de exame são realizados somente no final do prazo de 36 meses ficando paralisado pelo próprio depositante e não pelo INPI. Quanto aos fármacos o artigo 229-C exige a prévia anuência da ANVISA para concessão da patente. A Portaria conjunta INPI/ANVISA nº 1/2017 o processo fica até 36 meses aguardando pedido de exame sendo submetido à ANVISA apenas após este prazo de 36 meses. É muito importante atentar para esta particularidade dos fármacos. A fim do exame o INPI profere sua decisão pelo artigo 37 da LPI. O privilégio vige pelo caput do artigo 40 da LPI e, também, pelo parágrafo único. Destaco que expedida a carta patente surge o direito de obter indenização pela exploração indevida inclusive após a publicação do pedido pelo artigo 44 da LPI. Assim sendo a proteção conferida retroage o que funciona como uma contenção aos concorrentes explorarem a tecnologia. Esse ponto é muito bem elaborado no parecer citado do Ministro Eros Grau. Mesmo antes da concessão da patente esta produz, portanto, efeitos. A proteção não inicia, portanto, com a concessão da patente. Findo o prazo de vigência e assim a proteção extingue-se entrando para o domínio público. Em regra a vigência é de vinte anos contados do depósito o que atende ao TRIPs. O parágrafo único prevê a vigência nunca inferior a dez anos contados da concessão. Na hipótese do INPI demorar 15 anos para conceder a patente, esta irá vigir por 25 anos contados do depósito. O prazo é portanto variável pois depende da tramitação de cada processo administrativo e pode ultrapassar os 20 anos. Examinando os documentos do PL que deu origem a LPI não localizei a motivação deste parágrafo único, ou seja, tal dispositivo foi inserido sem maiores debates no Congresso. As suas razões não são esclarecidas nos documentos do Congresso PL824/91 tampouco o incluiu, ele foi inserido no PL824B em 1993 por substitutivo sem qualquer debate sobre seus possíveis impactos. Isso tem mais cara de jabuti, de emenda submarino. Diz-se que o dispositivo era para compensar backlog, mas por mais que se resolva isso, backlog sempre pode voltar. O fenômeno de backlog existe desde 1996 que tornou patenteável os fármacos, que até então não tinham proteção. Internalizado TRIPS e sem utilizar o prazo de transição o INPI não estava equipado para receber esse adicional de pedidos o que gerou um grande passivo de pedidos e assim formou-se uma enorme demanda. A solução pensada foi este parágrafo único.  Penso que está na hora de ajustar isso. TRIPS estabelece a vigência de vinte anos contados do depósito (artigo 33). O acordo está assim garantido pelo artigo 40 da LPI. Esse parágrafo único nada tem a ver com qualquer obrigação de TRIPs. A racionalidade econômica de TRIPS leva em conta um prazo médio para concessão da patente. O artigo 44 da LPI já cumpre esse efeito de compensação por atrasos. Este parágrafo único é conhecido como TRIPS Plus, além do acordo. O Brasil não é signatário que exija esta prorrogação, logo nenhuma consequência haverá para o país pelo descumprimento de qualquer compromisso internacional. A combinação dos artigos 40 e 44 atende perfeitamente ao acordo TRIPs. O estudo de Direito e Pobreza da USP listou 30 legislações de diferentes países e conclui que o parágrafo único não encontra paralelo em nenhuma destas legislações. É bem verdade que existem SPCs mas não se trata de mecanismo automático e discricionário, sem qualquer justificativa, além de seguirem lógica diversa pois tem aplicação reduzida e limitada a casos específicos e não automáticos pela simples passagem do tempo. Elas não se confundem com o parágrafo único do artigo 40 da LPI.  Nestas legislações prevêm um prazo máximo legal o que não ocorre na LPI, além de terem extensão pelo período exato da demora. Não há qualquer evidência que tais países foram prejudicados por não terem dispositivo semelhante ao parágrafo único do artigo 40 da LPI que cria um desequilíbrio entre titulares e consumidores. Nenhum destes dispositivos é tão amplo e geral como este da LPI. Mecanismos PTA nos Estados Unidos (incorporado nas legislações do Chile e outros países. Na Colômbia e Peru tal mecanismo não se aplica aos fármacos para garantir acesso a medicamentos) preveêm extensão da vigência para cada dia de atraso no USPTO, excluídos os dias de atraso por culta do requerente (cada caso concreto portanto tem um prazo definido), assim como PTE mas de uma forma separada e restrita e dependente de requerimento com máximo de cinco anos. Os SPCs europeus preveêm a extensão, mas para apenas alguns setores específicos como fármacos e agroquímicos, que pode levar a extensão de até 5 anos adicionados por seis meses, por conta de atrasos na aprovação pelas autoridades de saúde e não atrasos da EPO. A análise, contudo, depende de requerimento e sua duração é variável.  Todos os países que adotam algo parecido com o PTS o ajuste só é concedido caso o atraso seja causado pelo escritório de patente, mas na LPI isso é automático, o que acaba levando ao interesse claro do depositante que a concessão atrase o máximo possível. Não é toa que fazem matéria paga em jornal pois o interesse é atrasar e manter esse dispositivo. Torna-se assim forçosa a conclusão que os instrumentos adotados no exterior em suas variadas formas contém mecanismos que o prazo seja estendido mais tempo que o necessário enquanto que no Brasil é automático e sem necessidade de justificativa.

Quanto a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40, no parecer de Eros Grau destaca-se que a demora prolonga a vigência da patente indiscriminadamente em prejuízo a concorrentes e consumidores que tenham conhecimento da data em que podem explorara tecnologia o que compromete a previsibilidade dos agentes no mercado. Ademais a norma incide comportamentos adversos à livre concorrência ao retardar o processo de exame, pois quanto mais lento maior a vigência. O prazo de vigência das patentes torna-se indeterminado, e pode demorar mais de uma década. Inacreditável tal atraso em pleno século XXI. O prazo determinado precisa ser dado pela delimitação temporal e previsível, ela depende de um aspecto aleatório: a gaveta do INPI. Temos patentes de 30 anos no Brasil enquanto o produto já é de uso comum na Europa e Estados Unidos enquanto aqui não tem concorrente, o que transcende dos limites da razoabilidade e destoa da regra internacional.  Com esta norma o prazo será indeterminado visto que o backlog do INPI é variável depende da tecnologia e eventuais decorrentes de ações promovidas pelo próprio requerente. Mesmo que o INPI supere o backlog remanescerá a inconstitucionalidade da norma. Não questiono o prazo de dez anos de extensão, isso não vem ao caso. Trata-se de uma regra arbitrária, automática e possibilita monopólios por tempo excessiva em franca violação da segurança jurídica e eficiência da administração pública, e o direito á saúde no caso dos fármacos.

Sobre o backlog do INPI há violação do princípio da eficiência da administração pública. Ao aderir os prazos de transição de TRIPS poderíamos ter preparado melhor para o exame de fármacos. O dito parágrafo único do artigo 40 da LPI em nada contribui para reduzir o backlog, que segundo estudo da London Economics de 2009 observa que não se trata de problema exclusivo do INPI e causa prejuízos bilionários às economias. TCU no relatório de auditoria sobre o INPI conclui que o prazo de concessão acima de 10 anos observado é bem acima da média mundial.  O INPI ocupa o topo da lista com maior atraso em patentes no mundo. O tempo até primeiro exame é cinco maior que na China e Estados Unidos 2010-2018 variando entre 70,8 e 84 meses, enquanto que na China e Estados Unidos variou de 4,4 e 27.7 meses. O atraso na ANVISA é de 13,92 meses. A ANVISA consegue ser mais rápida que o INPI com toda a complexidade de seu exame. Tais meses somando-se aos 36 meses de pedido de exame. Entre 2008 e 2014 a quase totalidade das patentes incidiu no artigo 40 da LPI com extensão para além dos 20 anos. Torna-se comum patentes de medicamentos com 29 anos ou até mais segundo auditoria do TCU, o que onera poder público por ser grande comprador. O voto do Ministro Vital do Rego mostra que tais efeitos são preocupantes sendo obstáculo à inovação do país, embora o número de depósito no Brasil seja muito inferior a China e Estados Unidos seu tempo de processamento é muito maior do que nestes escritórios. O Brasil, portanto, é duplamente de deficiente na área tendo poucos pedidos e por demorar nestes poucos pedidos que examina. Requisitei ao INPI informações atualizadas mostra que tem 143 mil processos pendentes de decisão. Dentre estes 16 mil estão em etapa de exame formal,  25 mil estão com pedidos publicados mas pendentes de requerimento técnico não podendo entrar para fila de exame, 1,9 mil aguardam retorno da ANVISA, 94 mil (65% do estoque) estão na etapa de exame técnico, e 5,9 mil estão na segunda instância. Entre os pedidos os que aguardam a mais de dez anos são 8,8 mil pedidos. Vejam 85% dos processos judiciais do Brasil já são digitalizados, mas o INPI justifica tem problemas com guarda e digitalização. INPI alega que tais problemas estão sendo solucionados. Observo que o presidente está imbuído para resolver o problema. Isso só contextualiza a situação. Chama a atenção a demora em resolver esse problema independente da causa aqui em julgamento.  Há clara violação do princípio da eficiência. O INPI alega redução considerável do backlog com o plano de combate atual. As divisões que tem maior demora em tempo médio são telecomunicações 10 anos e 1 mês, biofármacos 9 anos e 9 meses. Há situações em que o tempo ultrapassa em muito o tempo médio chegando a uma proteção de quase três décadas.  Hoje temos 36 mil patentes com mais de 20 anos em vigor por força do parágrafo único do artigo 40, muitas com mais de trinta anos de proteção efetiva e agora em vigor.  A grande maioria destas patentes está em telecomunicações e fármacos. Todas as patentes hoje concedidas nessas áreas incidirão no parágrafo único do artigo 40 da LPI. O setor de fármacos 2 (86%) e fármacos e biotecnologia (41%) também tem altos índices de incidência. Segundo o TCU isso se deve ao incremento da complexidade das tecnologias, e até mesmo atrasos causados pelos próprios depositantes ou por terceiros segundo relatório do TCU (já imagino quem possam ser estes terceiros... diz o Ministro).  TCU apontou como fraquezas do INPI: existência de bases de dados sem interação adequada, muitos documentos com problema de imagem, falta de solução tecnológica que permita controlar o fluxo, necessidade de automação, quadro pessoal insuficiência, necessidade de sistemas de qualidade. O INPI tem sim séria defasagem de examinadores com 312 examinadores e 459 processos pendentes para cada examinador. Dos 810 cargos de pesquisador em PI na carga do INPI temos 388 vagas vazias (52%). O INPI opera em situação precária e carência de recursos humanos e denota necessidade urgente a reformulação das práticas do órgão. Matérias pagas pelos agentes representantes do titulares pode ser considerado até um atentado processual. TCU menciona o depósito sucessivo de pedidos de patentes, evergreening, para prolongar a exploração exclusiva tendo em vista que o mero depósito inibe a concorrência. Tal prática é agravada pelo parágrafo único do artigo 40 da LPI como o caso do etanecepit segundo maior no total de compras do governo com 15 pedidos de patente, sendo o primeiro em 1999. Mesmo não examinados garantiram a proteção ao titular, com o tempo de proteção podendo alcançar 36 anos (depositado em 2015). Não é possível afirmar que essa gestão bloqueou a concorrência, no entanto, é típico de muitos outros casos. Não vi em nenhuma das manifestações orais alguém ter contestado os dados deste relatório do TCU. As estratégias dos agentes para maximizar a vigência de suas patentes estão fartamente citadas na literatura sobre evergreening. É costume titulares de medicamentos depositarem mais de 100 pedidos por medicamento. Estudo da Fiocruz apontou uso de tais mecanismos de evergreening para HIV AIDS com média de 22 pedidos por cada medicamento. A auditoria do TCU estimou os custos nas compras do governo por conta do parágrafo único do artigo 40 da LPI podendo chegar a perto de um bilhão de reais. O TCU recomendou a revogação do parágrafo único do artigo 40 da LPI. A Casa Civil já tem consenso governamental em favor da revogação do parágrafo único do artigo 40 da LPI e revogação da anuência prévia da ANVISA. No que tange as deficiências do INPI se reconhece os avanços pelo INPI, porém isso já aconteceu no passado e o backlog voltou. O plano de combate atual visa diminuir o estoque em 80% dos pedidos depositados até 31/12/2016 e com exame solicitado. O estoque de 149 mil caiu em abril de 2021 para 63 mil pedidos. A norma questionada retroalimenta o backlog.

 

Decisões INPI CGREC TBR3643/17

 Falta de suporte com relatório descritivo 

Uma vez que o examinador tenha estabelecido que uma reivindicação ampla não é suportada pelo relatório descritivo, o ônus de demonstrar o contrário é da depositante. Neste caso, o examinador pode se apoiar em um documento publicado, de modo a fundamentar suas razões. (Res. n.124/13 § 3.89)

 

TBR3643/17 Na reivindicação principal 1, deveria haver a definição de que o metal a ser acumulado nas plantas, quando o pH do solo é de pelo menos 6,3 é níquel. O Relatório Descritivo ensina que o pH preferido irá depender, entre outras coisas, do metal em particular e do solo. Por exemplo, o pH preferido para extração do níquel varia entre cerca de 6,3 e cerca de 7,0. No presente pedido, o referido pH de pelo menos 6,3 é sempre associado com a fitomineração de níquel, e não de outros metais. Portanto, a indefinição do metal para fitomineração contraria o disposto no art. 25 da LPI, uma vez que a matéria pleiteada não se encontra plenamente fundamentada no Relatório Descritivo. 

ADI 5529 Plenário Supremo Tribunal Federal

 ADI 5529 Constitucionalidade do parágrafo unico do artigo 40 da LPI

https://www.youtube.com/watch?v=sTUeEzTtnJw

Relator Ministro Dias Toffolli

Ação ajuizada pela PGR sobre o parágrafo único do artigo 40 da LPI que regula direitos da propriedade industrial. Recebi a relatoria em 14/09/2020. O dispositivo trata do prazo de vigência de dez anos contados da data de concessão, ao invés dos regulares 20 anos contados da data de depósito da patente. A PGR alega alega ofensa aos artigo 5 da Constituição e artigo 37 e artigo 160 da Constituição  e que a norma acarretaria a indeterminação no prazo de vigência das patentes. Em caso de atraso do INPI a patente ultrapassaria o prazo máximo de 20 anos do caput do artigo 40 da LPI e alega que essa extensão se acrescenta a indenização prevista no artigo 44 que já garante indenização contado da publicação da patente. A patente pode ser usada como reserva de mercado e por isso há que se considerar a função social do instituto. O ato comprometeria investimentos e consumidor que estaria considerado a preços monopolistas por preços indeterminados. A parte alega que não há inconstitucionalidade pois a Constituição se refere a proteção temporária. Presidente da República alega constitucionalidade do artigo 40 pois durante a tramitação haveria mera expectativa de direito sem possibilidade de excluir terceiros.  A PGR manifestou-se pela procedência da ação. Em janeiro o Procurador requerer tutela provisória de urgência em decorrência da pandemia e danos irreparáveis aos cofres públicos e a saude decorrentes da extensão de tal vigência. Em 7 de abril de 2021 uma liminar em decisão monocrática pude antecipar o teor de meu voto suspendendo a eficácia do parágrafo único do artigo 40 somente no que es se rede e produtos e farmacêuticos e a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde, com efeitos ex tunc.  Em 8 de abril de 2021 esclareci os impactos concretos da cautelar onde ressaltei que ela não teve efeitos retroativos. Hoje trago o processo para julgamento definitivo pelo plenário.

Antonio Aras, Procurador Geral da República

A liminar do ministro Dias Toffoli deferiu parcialmente o pedido desta PGR. Ao criar prazo mínimo de vigência da patente o dispositivo excepciona a regra geral do artigo 40 do prazo de 20 anos contados do depósito e permite que a patente vigore por prazo indeterminado. Havendo a demora do INPI de quinze anos essa patente levaria 25 anos de vigência contados do depósito. Esse backlog cria benefício exclusivo para o titular e quanto mais a mora tanto mais o benefício ao titular. O INPI implantou um plano de combate ao backlog de patente com meta de examinar em dois anos. Assim se resolveria o problema. A possibilidade de extensão indeterminada viola artigo 5 XXIX da Constituição assegura privilégio temporário sem definir prazos mas o tempo deve ser certo definido e previsível. Isso inviabiliza o planejamento e viola os princípios do artigo 170 da Constituição. A inexistência de um termo certo impede surgimento de competidores pois dificilmente alguém irá investir naquela tecnologia sem que saiba quando estará em domínio público. O titular estará assim sempre afrente dos concorrentes inibindo a concorrência o que é prejudicial ao consumidor. A disputa pela concorrência é bem vinda pois confere aos compradores maiores possibilidade de aquisição do produto elevando ao bem estar e bem social e comum.  A mora transfere o ônus da morosidade para sociedade civil que fica impedida de usufrui dos benefícios do domínio público daquela tecnologia. O ônus da conduta estatal de demora não deve ser da sociedade. Este modelo atual premia a morosidade administrativa e interesse privados e isso não é razoável que o processo tramite por dez anos e que o requerente se beneficie disso.  O direito a razoável durante do processo tem mais interesse a sociedade que o requerente que não é atingido por essa morosidade que já é contemplado pelo artigo 44 da LPI com indenização retroativa à data de publicação, antes portanto da concessão da patente. Pondero a necessidade de modulação temporalmente neste caso. Estamos numa situação de calamidade pública e a manutenção destas patentes em saúde não atende ao interesse social.  No caso de medicamentos e equipamentos eficazes no tratamento da pandemia caberia efeito retroativo, levando a quebra destas patentes. 

Andre Mendonça, Advogado Geral da União

Entendo que não há violação aos preceitos constitucionais da dita norma. Ela tem por finalidade impedir que as patentes sejam concedidas com data muito próxima a expirar o que seria um desestímulo a novas invenções e investimentos. TRIPS estabelece no artigo 33 um prazo mínimo de vinte anos. Outros anos adotaram normativos semelhantes ao brasileiro como Estados Unidos e que prevê a extensão em caso de atrasos na concessão assim como México, Coreia do Sul em acordos comerciais com Estados Unidos da mesma forma que nosso parágrafo único do artigo 40 da LPI. O programa de combate ao backlog pelo INPI corrige o desequilíbrio que havia e tem reduzido o backlog em especial a partir de 2019 tanto assim que em 2018 tínhamos 200 mil patentes pendentes e em agosto esse numero foi reduzido para cerca de 149 mil pedidos pendentes. Em 2020 o tempo medido de decisão era de 5 anos e 4 meses. Nesse ritmo ao final deste ano deverão estar resolvidos 80% do estoque e decisão em 2 anos após pedido de exame conforme média internacional e a extensão será uma exceção. Uma eventual inconstitucionalidade impactaria não apenas a área de saúde mas universidade, telecomunicações e demais áreas com perda imediata do direito conferido pelo dispositivo legal. Algumas indústrias nacionais serão de fato beneficiadas mas outras tantas prejudicadas como Petrobrás, Embrapa, USP, Unicamp, ou seja, resta claro que os reflexos da decisão irão muito além do setor farmacêutico. Hoje temo 8 mil pedidos aguardando definição há mais de 10 anos. Cerca de 40 mil patente seriam impactadas com decisão ex tunc. A abrupta eliminação do paragrafo citado prejudicaria diversos setores. O TCU fez exaustiva auditoria 1199/2020 em que recomendou a conveniência de revogação do parágrafo único. O assunto esta em fase final pelo governo e preparação de PL para revoar o dispositivo. E uma questão de conveniência e não de inconstitucionalidade. O momento que vivemos na pandemia o INPI em abril de 2019 estabeleceu priorização do exame de pedidos relativos a covid e hoje tem cerca 90 pedidos de patentes sendo apenas 4 com incidência no parágrafo unido do artigo 40 da LPI e se encontram em fase recursal dentro do próprio INPI.  Não há portanto inconstitucionalidade anda que se possa discutir sua conveniência. Como pedido subsidiário em relação a cautelar do Ministro Toffoli por razões de segurança jurídica e em respeito ao ato jurídico perfeito preserve as patentes já concedidas até a data de publicação da decisão deste STF. Em segundo lugar retire da incidência do paragrafo único do artigo 40 da LPI os produtos relativos a covid, não aplicando tal dispositivo a tais invenções. 

Amici Curiae. Alan Rossi ABIA

Em trinta anos de existência a ABIA tem lutado pelo aceso à saúde, no entanto, vemos cada vez mais pessoas sofrerem com falta de tratamento. Trazemos aqui a voz das pessoas afetadas para defender que este dispositivo é inconstitucional sem paralelo em qualquer parte do mundo, prejudica as políticas públicas de saúde e limita nossa capacidade de resposta a pandemia. Precisamos de um sistema de inovação mais justo

Liliane Roriz, Agrobio

Ford, Mercedes Benz estão deixando o país pelo ambiente de negócios desfavorável. O que a Constituição restringe são os direitos perpétuos o que não é o caso. Compensar o atraso do INPI como inconstitucional não cabe, inclusive porque o INPI já tem mostrado resultados satisfatórios. O agronegócio será muito afetado por esta ADIN. Patentes poderão ser concedidas com prazo zero. Não há qualquer ampliação pois a proteção efetiva só corre com a concessão. A harmonização de interesses não pode se render a um dilema falso e bipolar.

Luiz Amaral, ABPI

Nossa análise é técnica e que visa inovação. Somos favoráveis a constitucionalidade. Esse dispositivo foi introduzido pela necessidade de garantias mínimos para investimentos. Esse dispositivo afeta todos os segmentos da indústria e não apenas o setor saúde. Trata-se de um prazo razoável para o inventor aproveitar de sua tecnologia. Não há que se falar em prazo indeterminado.

Gustavo Freitas, Interfarma

Interfarma integra as empresas de pesquisa no setor. Não me parece correto que as empresas se beneficiam por este atraso pois várias vezes entramos com ações para dar maior celeridade ao exame. vejo possíveis violações a TRIPS caso haja inconstitucionalidade. Desconheço qualquer medicamento da covid que esteja sendo desabastecido por este dispositivo. Se houver modulação que se mantenha em vigor as patentes já concedidas. Defendemos a constitucionalidade do artigo.

Vitor Santos Rufino ANDEV

O setor agrícola esta na raiz do desenvolvimento tecnológico brasileiro resultado de investimentos significativos em P&D. Existe um universo de patentes é estável e funciona mas não se justifica que haja uma inconstitucionalidade neste dispositivo. Todos os cuidados devem ser tomados para que essa estabilidade não seja perturbada.

Pedro Barbosa ABIFINA

Mesmo que não haja dano o titular tem sua patente estendida. Se o agente for corresponsável pelo atraso ele também ganha a extensão. Se o INPI atraso quem paga pelo atraso não é o INPI, são os consumidores. O meio ambiente também paga porque muitas destas patentes são de agroquímicos. Pagamos preços monopolísticos quando o mundo inteiro paga preços concorrenciais. Excesso de tutela não esta correto e viola o artigo 150 VI por uma bitributação. Defendemos a inconstitucionalidade sem modulação de seus efeitos

Marcelo Martins ABAPI

Uma das maiores aflições do depositante de patente é o atraso do INPI que é histórica e chega a onze anos. A patente sempre terá efeito temporário. O parágrafo único não existe para estender o prazo mas como compensação para evitar patentes natimortas. O prazo de direito autoral é de 70 anos, as marcas indefinidamente, as patentes onde tem maior investimento são apenas 20 anos, trata 

Otto Licks AB2L

Nossos dados são corretos e isentos que não há qualquer extensão de vigência mostramos que o INPI evolui e saiu do caos, como reconhecem inclusive ABIFINA e FarmaBrasil. O dispositivo está 25 anos em vigor. Em oito leis de propriedade industrial do país de um total de dez contam a vigência da concessão, o que revela uma tradição do uso de dispositivo semelhante. Cada patente concedida pelo INPI está sempre na carta patente não há qualquer extensão. Não há discricionaridade. A retroatividade faz parte do arsenal legislativo pelo artigo 44. É o prazo de vigência e não o combate de pirataria que fomenta os investimentos e é esse prazo de vigência que o BNDES leva em conta para conceder seus empréstimos. Uma modulação de alfaiataria, fomentando a judicialização, viola o princípio da impessoalidade. 

IBPI Felipe Santa Cruz

Não se sustenta o argumento que o backlog do INPI foi reduzido pois este ano 51% das patentes farmacêuticas serão concedidas com extensão. Nos medicamentos com maior proteção patentária tem 30 anos enquanto que nos Estados Unidos são apenas 20 anos e assim Japão, China e Índia. Isso causa um impacto grande no SUS. Há uma contradição da AGU e Ministério da Saúde que informa que a economia apenas com 18 medicamentos será de bilhões de reais. Este dispositivo foi inserido na via parlamentar, um jabuti colocado no alto de uma arvore dando benefícios as grandes empresas farmacêuticas que nem os países ricos concedem.

Marcos Furtado proGenericos, FarmaBrasil

A Constituição é vida com dignidade e por isso traz a função social da propriedade em especial da propriedade intelectual. Se em momentos de normalidade afastar essa extensão patentária em medicamentos já é um dever constituição em momento de pandemia isso é uma exigência ética. Temos olhar para o povo pobre deste país, que não tem acesso a preços acessíveis por conta deste odioso dispositivo. O direito a saúde é uma proteção constitucional maior. Não se pode interpretar a Constituição por partes mas em seu conjunto. O dispositivo por estender a vigência por prazo indeterminado é inconstitucional. 

Luiz Paulino ANPEI

Criada há 35 anos a ANPEI reúne 60% do investimento em P&D e reúne empresas como Natura, Embraer, Vale e outras.  A norma em questão é constitucional há 25 anos pois o inventor só usufrui de seu direito após concessão e há várias decisões do tribunal nesse sentido. O período que antecede a concessão é mera expectativa de direito. Declarar inconstitucional será colocar o ônus nas empresas inovadoras. 

Regis Percy ABINEE

O objetivo é substitui patentes de patentes por genéricos. os medicamentos citados nenhum deles é para COVID. Patentes serão extintas ou perderão prazo. Mais de 10,5 mil pedidos patentes serão concedidos sem prazo ou com prazo mínimo. Telecomunicações perderá mais de mil pedidos de patente. A medida será muito traumática para o país e irá impactar o 5G e nossa imagem de credibilidade e segurança jurídica. O dispositivo foi usado por 25 anos. O INPI fez avanços e nesse ritmo o backlog acabará logo e o paragrafo único se tornar letra morta sem traumas 

Defensoria Publica Uniao

Defendemos o acesso a saúde. Uma extensão inconstitucional conduz a uma indevida extensão a restrição a produção de medicamentos e uma alta artificial de preços com limitação de acesos à saúde. Sem tais patentes os preços serão menores para atender as políticas públicas. Para o cidadão haverá maiores possibilidades de arcar com tais medicamentos. Somos pela procedência da inconstitucionalidade.

Gabriel Leonardos ASIP

Ao contrário do afirmado no voto do Ministro Toffoli a extensão é uma obrigação assumida pelo Brasil no artigo 62 de TRIPS e descumprir isso pode sim causar impactos na OMC. Quanto a determinação que o INPI realize concurso lembramos que o governo há anos confisca recursos do INPI, mesmo sendo um preço publico e portanto deveria ser revertidos em sua totalidade para a Autarquia constituindo um tributo perverso disfarçado. A ordem de concurso esta dirigido ao destinatário errado pois deveria ser a União Federal liberando tais recursos e assim se cumpra o artigo 239 da LPI. Se o STF cumprir este artigo deixará todos os interessados na propriedade industrial satisfeitos. 

Eduardo Telles ProLive Brasil

Agronegócio terá mais de 2 mil afeitadas e outros tantos pedidos que serão concedidos natimortos. Não há extensão de prazo na LPI mas dois regimes diferentes claros e objetivos. Outros países sim preveem extensão como Estados Unidos. Preocupa o agronegócio a título de resolver um problema do setor saúde impacte o agronegócio. Para isso temos o instituo das licenças compulsórios.

Relator Dias Toffoli

Diante da complexidade da causa e em razão do pedido de urgência eu divulguei meu voto antecipadamente.  Não posso deixar de repelir a ofensa trazida por Otto Licks ao se referir a proposta de modulação por alfaiataria. Isso é uma desrespeito e desleal com a mais alta Corte do pais assim como as atividades que vem fazendo via imprensa age de maneira desleal, incorreta e estúpida por isso repilo tal pronunciamento que ofende toda a Corte.

Votação será feita na sessão de amanhã dia 29/04/2021 as 14h 

Duas estratégias para o uso das patentes: a invenção da insulina

Em 1920, um cirurgião ortopedista chamado Frederick Banting da Universidade de Toronto, que havia atuado no corpo médico canadense durante a 1ª Guerra Mundial, interessa-se pela ideia da insulina, após ler um artigo científico de Moses Barron, relacionando as ilhotas de Langerhans ao diabetes. Banting decide, então, ir a Toronto para realizar suas pesquisas. Sob a supervisão de John Macleod e auxiliado pelo estudante Charles Best, de apenas 22 anos, Banting realizou experiências com cachorros nos laboratórios da Universidade de Toronto. A manipulação química era feita por James Bertrand Collip. Em poucos meses, a equipe conseguiu isolar extratos de insulina e produzi-los em massa, o que seria o primeiro extrato de insulina terapêutica. A descoberta e a manipulação da insulina, o hormônio que reduz o nível de glicose no sangue, iriam permitir que os pacientes de diabetes levassem uma vida normal. Em 1922, a primeira paciente a receber insulina por via injetável é uma garota de 15 anos. O objetivo era evitar que suas funções fossem alteradas em contato com o estômago.[2]

A invenção doi objeto da patente canadense CA234336 de titularidade de Banting e Best. Frederick Banting e MacLeod receberam o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia concedido pela invenção em 25 de outubro de 1923, pouco mais de um ano após o uso com sucesso da insulina em humanos. Ressentido por Macleod e não Charles Best ter sido agraciado, Banting não foi cerimônia de premiação, e dividiu seu prêmio em dinheiro com Best. A controvérsia foi tema do filme Glory Enough for All, 1988. Os inventores venderam seus direitos sobre as patentes para a Universidade de Toronto por um dólar. Menos frequentemente observado é o fato de que a Universidade passou a alavancar esses direitos de patente para ganhar royalties significativos que financiaram mais inovações, na época correspondendo a uma das maiores fontes de financiamento de pesquisa biomédica no Canadá.[1]

[1] Understanding the true value of your IP assets: A brief history of insulin, Gowling WLG, www.lexology.com 26/04/2021

[2] https://adj.org.br/viver-bem/entenda-o-diabetes/a-saga-do-diabetes/um-passeio-pela-historia/

STF, o prazo de patentes e o combate à Covid-19, Jota

 Jota 27/04/2021 

STF, o prazo de patentes e o combate à Covid-19 

https://www.youtube.com/watch?v=k3F8TnH8Be4

Pedro Barbosa PUC/RJ

Nenhum governo deu a real atenção ao INPI. O STF em seu voto obriga o Executivo a resolver uma das causas fundamentais que é a falta de estrutura do INPI. Quanto a modulação da decisão não se trata de solução comum nesta área de PI, é mais ligada a questões em que o efeito de interesse público é secundário. Neste caso temos seis núcleos de interesse o inventor, o titular do direito PJ, a concorrência, o Estado e o meio ambiente. Todos são impactados por uma patente. Em agroquímica não tem mais novos princípios ativos mas tecnologias que minimizem efeitos ambientais. Não podemos modular tais efeitos olhando apenas para o titular, por exemplo, pois isso impacta os demais. è errôneo pensar que só a saúde humana tem impacto nas patentes. Agroquímico por exemplo também tem impacto e não pode ser ignorado. Não sou portanto uma solução perfeita mas uma solução inteligente. Embora se pudesse alegar que se trata de uma liminar pois ela vem após oito anos da ação ter dado entrada. Defensoria e PGR estão juntas pela inconstitucionalidade, o que é muito raro vermos isso. Não vejo como liminar. Ciente de que havia um impacto para saúde fez-se esta decisão dita liminar. 

A compensação presume a existência de um dano. O STF tem reafirmado isso nos casos de responsabilidade civil. Neste caso de artigo 40 não temos dano e nem nexo de causalidade. A patente como expliquei temos de observar os efeitos extra propriedade, pois o sistema não tem em vista unicamente o único do seu titular. Contrafação é um instituto bastante incomum, pois a incidência de terceiros que violam patentes é muito incomum. As pessoas cumprem espontaneamente o direito das patentes concedidas, sem necessidade de ação judicial, pois a concorrência não ingressa com ação. Logo com seu pedido o titular já possui um direito de fato mesmo antes de ter a patente concedida. O dano é pressuposto, ele não existe efetivamente. Há instrumentos para acelerar o exame mas pouco é usado pelos titulares. A lógica compensatória deste dispositivo portanto não faz sentido pois não há dano a presumir, mas a conta é alta pois a grande maioria destes titulares são estrangeiros, não há esfomeados no lado dos titulares. 

Pela Constituição o ente federativo responde pelos atos omissivos cometidos. O INPI agindo omissivamente ao demorar exame não paga essa conta. Isso é tributação velada. Se pensarmos na Teoria Pura do Direito em Hans Kelsen no  início do século XX, o STF está no seu papel neste julgamento, não se trata de uma questão a ser respondida somente pelo Congresso. Creio em um julgamento cauteloso do STF para este que será um caso líder em PI e portanto creio em um quórum apertado, e não acredito em modulação, pois a matéria é controversa. Creio que todos os aspectos econômicos, jurídicos e sociais devem ser levados em conta.

Mariana Pargendler FGV

O nível ótimo de proteção da PI para fins de fomentar a inovação não é o tempo máximo. É um erro pensar que quanto maior o prazo maior a inovação. As patentes também podem servir como obstáculo á inovação. O nível ótimo de proteção aas patentes em países em desenvolvimento é diferentes do nível exigido em países desenvolvidos. Nos países em desenvolvimento esse nível é menor porque eles precisam adquirir a tecnologia necessária para dar esse salto. Vários países hoje desenvolvidos deram esse salto com uma PI bem menor do que tem hoje (vide Ha Joon Chang em Chutando a escada). Eles chutaram a escada impedindo os subdesenvolvidos de usá-la, mas isso nem está em jogo nesta ação, pois estamos defendo a aplicação dos 20 anos de TRIPS. Na nossa lei ela prevê a retroação em caso de indenizações para compensar eventuais atrasos na concessão. Temos que observar as características próprias de nosso país e não assumir a narrativa de que a negação de constitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da LPI seria negar patentes no Brasil, isso não é verdade.  A declaração de inconstitucionalidade ao contrário viria em benefício à inovação do país. 

A imprevisibilidade do prazo é manifesta neste caso e preocupante e consegue inclusive encorajar a demora pelo INPI. Não se trata de compensação. Trata-se de uma super compensação, pois o titular fica numa posição melhor do que se não tivesse tal demora. A proteção excessiva de patentes opera uma transferência de riqueza de países pobres para ricos sem nenhum benefício para os países pobres. Nosso mecanismo do parágrafo único do artigo 40 é diferente de outros mecanismos e preocupante. A proteção neste caso é excessiva e viola a Constituição. O Acordo TRIPS foi criticado pelos maiores defensores liberais quando uniformizou o prazo em 20 anos como prazo mínimo. Há um consenso que esse prazo não é ótimo e está acima do ideal, estamos indo além do que TRIPS exige, um TRIPS Plus o que mostra o caráter aberrante do dispositivo. 

No momento da concessão as indenizações retroagem logo é raro casos de contrafação nesse período e sem surpresa, porque isso afasta os contrafatores. Isso não surpreende. O que é aberrante é essa cumulação de benefícios ao titulares o que leva a majoração do prazo de vigência, maior do que a observada em países desenvolvidos. Não é verdade que antes da patente o titular está desprotegido. Há inclusive  condutas protelatórias no INPI por parte dos titulares para retardar essa concessão. Toda essa discussão tem como principal motivação a indústria farmacêutica. 

Karin Grau Kuntz IBPI

As patentes existem para gerar bem estar social como força de incentivo aos inventores. esse privilégio decorre de uma falha de mercado. Nem todas as pessoas tem acesso à invenção mas somente aquelas que podem pagar por isso. O bem estar social não é alcançado neste momento mas somente quando essa tecnologia entra no domínio público e nesse momento sim, sem preços monopolísticas e concorrência a tecnologia pode ser tornar mais acessível. Se você concede uma proteção muito grande esse preço monopolístico gera mais dano do que o benefício que você consegue nesse segundo momento de domínio público e o bem estar social, no conjunto, é prejudicado. O objetivo não é fazer o titular rico, mas em alcançar no conjunto o bem estar social. 

A teoria de dois prazos ou 20 anos do depósito ou dez anos da concessão, na verdade ninguém sabe qual o prazo será usado quando do depósito do pedido o que gera incerteza no mercado. essa incerteza significa que o concorrente não entra no mercado e fica aguardando esse prazo de definir quando da concessão da patente, o que é muito tempo de incerteza. A retórica de que os titulares precisam recuperar seu investimento, porém, os estudos mostram que a recuperação do investimento acontece em cinco anos, o que vem depois disso é lucro. Essa extensão é uma extensão de lucros para o titular de uma posição monopolística. Não podemos cair na fábula de que o empresário precisa de 25 anos para recuperar investimento, se for isso mesmo, ele é um empresário muito ruim. 

O artigo 5 XXIX prevê interesse individual mas ao mesmo tempo destaca o bem estar social, que deve ser o principal a ser observado. O direito individual é meramente instrumento para o bem estar social. No TRIPs a discussão sobre vigência teve os 20 anos desenhados pela indústria farmacêutica. Não é verdade que a indústria de 5G vai sofrer com a inconstitucionalidade deste paragrafo único. Não é verdade isso, trata-se de uma indústria que o ciclo de produto é mais curto. 

A solução pode aparecer na definição do problema técnico a ser resolvido ?

 

T1352/18 analisa pedido de patente para um dispositivo sem fio para gerenciar serviços de telecomunicações de rede cruzada. Embora o dispositivo seja técnico em si, a Câmara entendeu que não havia atividade inventiva em relação à técnica anterior D1 dado o problema técnico. Embora o problema técnico a ser resolvido não deva ser formulado para conter qualquer sugestão para a solução ou antecipá-la parcialmente, apenas porque alguma característica aparece na reivindicação não o exclui automaticamente de aparecer na formulação do problema. Em particular, quando a reivindicação se refere a um objetivo a ser alcançado em um campo não técnico, esse objetivo pode aparecer legitimamente na formulação do problema como parte da estrutura do problema técnico a ser resolvido, em particular como uma restrição de que isso tem que ser realizado. O pedido em exame trata do fornecimento e uso de um perfil de usuário para roteamento de chamadas telefônicas. Neste caso o problema técnico objetivo pode, portanto, ser definido como "como adaptar o sistema de chamadas de D1 para a situação de múltiplas assinaturas de comunicação (isto é, endereços de usuário) por usuário" de modo que a solução proposta não tem atividade inventiva em relação a D1. [1]

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[1] Call routing matrix: technical, Bardehle Pagenberg, www.lexology.com 20/04/2021

Patenteabilidade de invenções em inteligência artificial

 

Em Re Board of Trustees da The Leland Stanford Junior University, (Fed. Cir. 2021) as reivindicações direcionadas a métodos para determinar a “fase de haplótipo” foram rejeitadas sob 35 USC § 101 como matéria inelegível. A fase de haplótipo é uma forma científica de descrever a metodologia de determinação de qual pai um alelo (ou gene) específico é herdado. A reivindicação representativa envolvia (i) receber dados de alelos, (ii) receber dados de linhagem, (iii) determinar um estado de herança com base nos dados de alelos, (iv) receber dados de probabilidade de transição; (v) receber dados de desequilíbrio de ligação e, em seguida, determinar uma fase de haplótipo com base nos dados de linhagem, o estado de herança para as informações descritas nos dados de alelo, os dados de probabilidade de transição e os dados de desequilíbrio de ligação de população; e armazenar a fase de haplótipo em um sistema de computador e fornecer a fase de haplótipo armazenada em resposta a uma solicitação. As etapas (i) a (iii) eram conhecidas na técnica para determinar a fase do haplótipo. O ponto crucial do processo dependia das etapas (iv) e (v). Os dados adicionais fornecidos como "dados de desequilíbrio de ligação" e "dados de probabilidade de transição" supostamente permitem que a fase do haplótipo seja inferida em regiões do gene onde o "estado de herança" pode não ser informativo. Os dados adicionais no método reivindicado resultaram em um aumento no número de previsões de fase do haplótipo feitas. Aplicando a estrutura de duas etapas estabelecida pela decisão da Suprema Corte de 2014 em Alice Corp. v. CLS Bank, o Circuito Federal primeiro determinou que as reivindicações eram direcionadas a um cálculo matemático abstrato sob a etapa um de Alice. Na etapa dois da abordagem usada em Alice, o Circuito Federal concluiu que as reivindicações não incluíam limitações adicionais que, tomadas como um todo, fornecem um conceito inventivo que transforma a ideia abstrata em matéria elegível para patente. O Tribunal argumentou que a reivindicação “não recita etapas que apliquem de forma prática o algoritmo matemático alegado; em vez disso, [a reivindicação] termina no armazenamento da fase de haplótipo e 'fornecendo' -a 'em resposta a um pedido' ”. Essas etapas por si só não foram suficientes para transformar a ideia abstrata em objeto de patente elegível. Para a Corte as reivindicações não faziam outra coisa senão "apenas melhorar um conceito inelegível".[1]

Stanford argumentou que a invenção levou a uma maior precisão na previsão de quais genes estão associados a um dos pais. Apesar de reconhecer esse aumento de precisão e seus benefícios, o tribunal considerou que o aumento da precisão na previsão representava uma melhoria na precisão computacional de um algoritmo matemático abstrato. Esse aprimoramento não é considerado um aprimoramento de um processo tecnológico, que é elegível, mas, em vez disso, é considerado um aprimoramento de uma ideia abstrata, que é inelegível como patente. Marcel Binghem observa que é importante notar que a precisão preditiva que Stanford argumentou em apoio à elegibilidade da patente não foi uma melhoria generalizada na precisão preditiva, mas sim uma melhoria muito específica limitada ao domínio de faseamento de haplótipos para "posições heterozigóticas". As inovações em machine learning de aplicação geral geram melhorias na precisão preditiva que são amplamente aplicáveis. A patente de Stanford mostra que uma estratégia que limita a precisão preditiva aprimorada de uma inovação de machine learning geralmente aplicável a um domínio específico nas reivindicações é uma estratégia que não pode impedir que as reivindicações sejam consideradas direcionadas a uma ideia abstrata ou cálculo matemático. Em Enfish, v. Microsoft Corp., (Fed. Cir. 2016) por outro lado, a Corte entendeu que a solução de machine learning era patenteável dado seu caráter mais genékrico: "Nossa conclusão de que as reivindicações são direcionadas a uma melhoria de uma tecnologia existente é reforçada pelos ensinamentos do relatório descritivo de que a invenção reivindicada alcança outros benefícios sobre bancos de dados convencionais, como maior flexibilidade, tempos de busca mais rápidos."[2]

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[1] Method for Determining Haplotype Phase Found Subject Matter Ineligible McDermott Will & Emery, www.lexology.com 17/03/2021

[2] Improved Predictive Accuracy Will Not Buy Patent Eligibility For Machine Learning, Hickman Becker Bingham Ledesma LLP www.lexology.com 22/04/2021

Decisões INPI CGREC TBR3528/17

 Clareza 

 As reivindicações deverão ser fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção (LPI artigo 25). 

TBR3528/17 Composição de tratamento que compreende um polímero que compreende um segmento de polímero que tem uma cadeia principal de silicone a fim de formar uma molécula em forma de pente ou rodo sendo que o segmento de copolímero compreende unidades monomérica de acordo com a fórmula A. A reivindicação dependente pleiteia composição de acordo com a reivindicação 1 na qual o copolímero consiste essencialmente em um único segmento de copolímero. De fato, o termo “...um único segmento de copolímero...“ define a claramente matéria, ainda mais em se tratando de reivindicações dependentes, atendendo ao disposto no artigo 25 da LP

Decisões INPI CGREC TBR3363/17

 Clareza 

 As reivindicações deverão ser fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção (LPI artigo 25). 

TBR3363/17 Pedido pleiteia um processo para a fabricação de um elemento celulósico com pelo menos 50% em peso de celulose em relação ao peso de polímero, mas reivindica um elemento celulósico que compreende celulose e até 50% em peso de uma substância química, ou seja, a delimitação do elemento produzido pelo processo pleiteado é diferente da delimitação do elemento reivindicado, que seria produzido por tal processo em termos de relação de peso entre celulose e polímero ou entre celulose e substância química, como também difere na identidade do componente que compõem o elemento junto com a celulose, ora sendo somente um polímero e ora sendo uma substância química, que é muito mais amplo que somente um polímero.  

Patente para arranjo floral em computador

 

No caso de In re Sturgeon (Fed. Cir. 2021), o pedido de patente reivindicou um Método de criação de um arranjo floral em uma tela de exibição eletrônica, o método caracterizado pelo fato de que compreende: selecionar uma flor de uma biblioteca de imagens que compreende uma pluralidade de imagens para a flor; colocar a flor em um local selecionado pelo usuário em um arranjo floral que é exibido em uma tela de exibição eletrônica; selecionar dinamicamente uma da pluralidade de imagens da flor com base na localização da flor no arranjo floral; e exibir a imagem da flor selecionada no arranjo floral exibido na tela. A requerente admitiu que meramente criar um arranjo floral usando um computador é uma ideia abstrata, mas no caso em questão argumentou que a reivindicação não é abstrata porque "adiciona um elemento de realismo ao arranjo floral". O tribunal discordou e considerou que a reivindicação era direcionada a processos mentais, a ideia abstrata de gerenciar o comportamento pessoal e métodos de organização da atividade humana - neste caso, arranjar flores, de modo que não satisfaz a condição de patenteabilidade da seção 101. A reivindicação cita um método de "selecionar uma flor de uma biblioteca de imagens", "colocar a flor em um local selecionado pelo usuário", "selecionar dinamicamente" uma imagem da biblioteca com base no local escolhido e "exibir a flor selecionada ... na tela de exibição. Segundo o tribunal " Essas etapas não diferenciam a reivindicação de um processo mental comum ou atividade convencional de computador. Além disso, os elementos foram "descritos em um alto nível de generalidade e requerem apenas implementação genérica de computador."[1]

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[1] Federal Circuit: Method of Creating a Floral Arrangement is an Abstract Idea Blog Section 101

Holland & Knight LLP, www.lexologyc.com 21/04/2021

Decisões CGREC TBR2942/17

 Clareza 

 As reivindicações deverão ser fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção (LPI artigo 25). 

TBR2942/17 O título “Produto antimicrobiano para papéis especiais” não deixa claro que a matéria pretendida se trata de uma Composição antimicrobiana para papéis especiais, não atendendo também ao Art. 25 da LPI. Substituir os títulos do presente pedido e das reivindicações de “Produto antibacteriano para papeis especiais” para “Composição antibacteriana para papeis especiais” 

Percentual crescente de patentes relativas a software no USPTO

Tendo em vista a literatura [1] definiu-se um campo de busca para se identificar patentes concedidas no USPTO relativas a software [2]

Para cálculo das patentes concedidas a cada ano utilizou-se no site do USPTO [3]

ISD/1/1/2007->12/31/2007 AND APT/1

Para se calcular as patentes relativas a software no mesmo ano:

ISD/1/1/2000->12/31/2000 AND APT/1 and (CPCL/G06F or CPCL/G01C or CPCL/G01S or CPCL/G05B or CPCL/G05D or CPCL/G06C or CPCL/G06F or CPCL/G06K or CPCL/G06M or CPCL/G06N or CPCL/G06Q or CPCL/G07C or CPCL/G07G or CPCL/G08G or CPCL/G10L or CPCL/H03M or CPCL/H04J or CPCL/H04K or CPCL/H04L or CPCL/H04N)

O comando CPCL busca qualquer classificação naquela subclasse usando um truncamento, por exemplo buscar CPCL/G05B recupera tanto G05B3/00 como G05B3/02 e todos os demais grupos de G05B seja qual for a classificação de a primeira classificação ou não.

Os resultados mostram um crescente aumento da participação de tais patentes no total de patentes concedidas atingindo o índice atual de 40% que é compatível com a literatura, o que mostra que o campo de busca, mesmo sendo uma aproximação parece razoável.

[1] https://patentescomentarios.blogspot.com/2021/04/patentes-de-software-no-uspto.html

[2] https://patentescomentarios.blogspot.com/2021/04/campo-de-busca-para-patentes.html

[3] http://patft.uspto.gov/netahtml/PTO/search-adv.htm

Campo de busca para patentes relacionadas a software

 

Campo de busca para invenções relacionadas a software

GRAHAM, Stuart; VISHNUBHAKAT, Saurabh. Of Smart Phone Wars and Software Patents. 

Journal of Economic Perspectives—Volume 27, Number 1—Winter 2013—Pages 67–86

https://pubs.aeaweb.org/doi/pdfplus/10.1257/jep.27.1.67

G06F 3/*, 5/*, 7/*, 9/*, 11/*, 12/*, 13/*, 15/*; G06K 9/*, 15/* , H04L 9/*, 

Kortum, S., Lerner, J., 1998. Stronger protection or technological

revolution: what is behind the recent surge in patenting. Carnegie–

Rochester Conference Series on Public Policy 48, 247–304

H04J, H04K

Of Smart Phone Wars and Software

Stuart J. H. Graham and Saurabh Vishnubhakat

Journal of Economic Perspectives—Volume 27, Number 1—Winter 2013—Pages 67–86

https://pubs.aeaweb.org/doi/pdfplus/10.1257/jep.27.1.67

*Class 235; REGISTERS G01C0022, G06M0001, G06C0003, G06C0007, G06C0027, G07G0001, G06F0019, G06K0007, G06K0019, G07C0013

*Class 236; AUTOMATIC TEMPERATURE AND HUMIDITY REGULATION G05D0023, F16K0024, F22B0035, F24F0003, F24F0007

*Class 348; TELEVISION H04N0007, H04N0017

*Class 380; CRYPTOGRAPHY H04K0003,H04L0009,H04N0007

*Class 382; IMAGE ANALYSIS G06K0009

*Class 386; TELEVISION SIGNAL PROCESSING FOR DYNAMIC RECORDING OR REPRODUCING H04N0005

*Class 455; TELECOMMUNICATIONS H04B017

*Class 700; DATA PROCESSING: GENERIC CONTROL SYSTEMS OR SPECIFIC APPLICATIONS G06F0019, G06F0007, G05B, G05D

*Class 702; DATA PROCESSING: MEASURING, CALIBRATING, OR TESTING G01S

*Class 704; DATA PROCESSING: SPEECH SIGNAL PROCESSING, LINGUISTICS, LANGUAGE TRANSLATION, AND AUDIO COMPRESSION/DECOMPRESSION G10L

*Class 705; DATA PROCESSING: FINANCIAL, BUSINESS PRACTICE, MANAGEMENT, OR COST/PRICE DETERMINATION G06Q, G06F0017

*Class 706; DATA PROCESSING: ARTIFICIAL INTELLIGENCE G06F0017, G06N0005, G06N0003, G06F0015

*Class 707; DATA PROCESSING: DATABASE AND FILE MANAGEMENT, DATA STRUCTURES, OR DOCUMENT PROCESSING G06F0017

*Class 708; ELECTRICAL COMPUTERS: ARITHMETIC PROCESSING AND CALCULATING G06F0017, G06F0015

*Class 709; ELECTRICAL COMPUTERS AND DIGITAL PROCESSING SYSTEMS: MULTIPLE COMPUTER OR PROCESS COORDINATING G06F0015

*Class 710; ELECTRICAL COMPUTERS AND DIGITAL DATA PROCESSING SYSTEMS: INPUT/OUTPUT G06F0013, G06F0012

*Class 711; ELECTRICAL COMPUTERS AND DIGITAL PROCESSING SYSTEMS: MEMORY G06F0012

*Class 712; ELECTRICAL COMPUTERS AND DIGITAL PROCESSING SYSTEMS: PROCESSING ARCHITECTURES AND INSTURCTION PROCESSING (E.G., PROCESSORS) G06F0009, G06F0007, G06F0015

*Class 713; ELECTRICAL COMPUTERS AND DIGITAL PROCESSING SYSTEMS: SUPPORT H04L0029, H04L0009

Classes adicionais:

Class 345; COMPUTER GRAPHICS PROCESSING, OPERATOR INTERFACE PROCESSING, AND SELECTIVE VISUAL DISPLAY SYSTEMS G08G

Campo de busca final:

$array_busca = array ('F16K0024', 'F22B0035', 'F24F0003', 'F24F0007', 'G01C0022', 'G01S', 'G05B', 'G05D', 'G06C0003', 'G06C0007', 'G06C0027', 'G06F', 'G06K0007', 'G06K0009', 'G06K0015', 'G06K0019', 'G06M0001', 'G06N0005', 'G06N0003', 'G06Q', 'G07C0013', 'G07G0001', 'G08G', 'G10L', 'H04B0017', 'H04J', 'H04K', 'H04L0009', 'H04L0029', 'H04N0005', 'H04N0007', 'H04N0017')

Definições da classificação UCLA

http://www.patentec.com/data/class/Classes.html

Definições da Classificação internacional IPC

https://www.wipo.int/classifications/ipc/ipcpub/

Correspondência UCLA-IPC

https://figshare.com/articles/dataset/USPC-IPC_Correspondence/3502742

Patentes de software no USPTO

Raymon Millien [1] estima que 63% das patentes concedidas em 2020 pelo USPTO envolvem de alguma forma software. 

Millien, 2021

A metodologia usada por Millien é baseada em estudo da GAO (United States Government Accountability Office) de 2013 que ainda se baseava nas classificações da UCLA. No gráfico se observa que em 2010 e 2011 o número de software related patents é de 50% dos total de patentes concedidas [2]. 

Estatística GAO, 2013

A lista de classes utilizada é a mesma que aparece em estudo de Stuart Graham and Saurabh Vishnubhakat onde aparecem mais de 50 classificações da UCLA [3]. A antiga classificação UCLA [4] possui uma correlação bastante pulverizada com a IPC o que dificulta a conversão [5]. 

Yu Kai Lin [12] estima as patentes relacionadas a software usando a metodologia de Hall e Macgarvie, combinando classificação e palavras chaves e conclui que para 2018 temos aproximadamente 50% das patentes relacionadas a software.

Rainer Frietsch em estudo de 2015 utiliza uma complexa metodologia que combina classificação e palavras chaves para analisar os dados da EPO [6]

Frietsch , 2015

Graham e Mowery em estudo de 2003 [7] utiliza um total de 11 classificações na IPC para avaliar as patentes relativas a software. Os dados mostram um percentual de apenas 4% do total, quando na mesma época Millien estimava em torno de 30%, ou seja, o uso apenas destas 11 classificações restringe bastante o dado quanto ao total de patentes relativas a software, em grande parte porque todo setor de telecomunicações não é contemplado nesta busca.

G06F Electric Digital Data Processing: 3/ Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer. 5/ Methods or arrangements for data conversion without changing the order or content of the data handled. 7/ Methods or arrangements for processing data by operating upon the order or content of the data handled. 9/ Arrangements for programme control. 11/ Error detection; Error correction; Monitoring. 12/ Accessing, addressing or allocating within memory systems or architectures. 13/ Interconnection of, or transfer of information or other signals between, memories, input/output devices or central processing units. 15/ Digital computers in general. G06K Recognition of Data; Presentation of Data; Record Carriers; Handling Record Carriers 9/ Methods or arrangements for reading or recognizing printed or written characters or for recognizing patterns. 15/ Arrangements for producing a permanent visual presentation of the output data. H04L Electric Communication Technique 9/ Arrangements for secret or secure communication.

 

Graham e Mowery, 2003

 

Geoff Dallimore [8] divulga uma estimativa de patentes relativas a software no USPTO baseada em metodologia de Bessen e Hunt que usa palavras chave no site do USPTO [9]. A estratégia informa que em 2007 haviam 38874 patentes relacionadas a software para um total de 185710 patentes expedidas no mesmo ano, ou seja, 21% das patentes, enquanto que Millien no mesmo período indicava índice de 50% o que mostra que a estratégia por palavras chaves subestima os números pois muitas destas patentes não usam os termos software ou computer programa no resumo. 

ISD/1/1/2000->12/31/2000 AND APT/1

AND SPEC/(software OR (computer AND program)) ANDNOT TTL/(chip OR semiconductor OR bus OR circuit OR circuitry) ANDNOT SPEC/(antigen or antigenic OR chromatography)

Para obter o total de patentes no ano:

ISD/1/1/2000->12/31/2000 AND APT/1

Gallimore, 2007

Douglas H.McQueen [10] em estudo identifica como principais classes de invenções relacionadas a software G11, G09, G01, G06, G05, G08, H01, H03 e H04. Bronwyn Hall [11] compila estudos de Graham Mowery por classificação somando os resultados com Hall MacGravie para depois restringir com as palavra chaves usadas em Bessen/Hunt. Nesta estratégia combinada Bronwyn Hall estima que em 2006 cerca de 10% das patentes concedidas são relativas a software o que é um valor bem abaixo dos 52% de Millien.

Bronwyn Hall, 2006

[1] MILLIEN, Raymond. Seven Years After Alice, 63.2% of the U.S. Patents Issued in 2020 were Software-Related, mar/2021 https://www.ipwatchdog.com/2021/03/17/seven-years-after-alice-63-2-of-the-u-s-patents-issued-in-2020-were-software-related/id=130978/

[2] GAO, Assessing Factors That Affect Patent Infringement Litigation Could Help Improve Patent Quality, GAO-13-465, 2013. https://www.gao.gov/assets/gao-13-465.pdf

[3] GRAHAM, Stuart; VISHNUBHAKAT, Saurabh. Of Smart Phone Wars and Software Patents. Journal of Economic Perspectives—Volume 27, Number 1—Winter 2013—Pages 67–86 https://pubs.aeaweb.org/doi/pdfplus/10.1257/jep.27.1.67

[4] http://www.patentec.com/data/class/Classes.html

[5] https://figshare.com/articles/dataset/USPC-IPC_Correspondence/3502742

[6] FRIETSCH, Rainer et. al. The economic impacts of computer-implemented inventions at the European Patent Office, Fraunhofer, 2015 https://www.4ipcouncil.com/application/files/1314/5277/3742/Economic_impact_of_CII_at_EPO.pdf

[7] GRAHAM, Stewart; MOWERY, David. Intellectual property protection in the US software industry. In: Patents in the knowledge based economy 219, Wesley M. Cohen & Stephen A. Merill eds, 2003 https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.87.6776&rep=rep1&type=pdf

[8] DALLIMORE, Geoff, 2007 File:US granted software patents.png 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:US_granted_software_patents.png

[9] http://patft.uspto.gov/netahtml/PTO/search-adv.htm

[10] MCQUEEN, Douglas. Growth of software related patents in different countries. Technovation Volume 25, Issue 6, June 2005, Pages 657-671  https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0166497203001950

[11] HALL, Bronwyn; MACGARVIE, Megan. the private value of software patents, Cambridge, 2006, https://www.nber.org/system/files/working_papers/w12195/w12195.pdf

[12] Lin, Yu-Kai and Rai, Arun, Patent Protection and Software Innovation: Evidence from Alice (September 9, 2020). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3703055 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3703055

Decisões CGREC TBR4390/17

  Clareza 

 As reivindicações deverão ser fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção (LPI artigo 25). 

TBR4390/17 Pedido reivindica pastilha medicamentosa de açúcar cozido para chupar de consistência sólida destinada a se dissolver na cavidade bucal caracterizada pelo fato de que compreende nicotina como princípio ativo, um excipiente açucarado e um agente matricial do tipo celulósico. O termo “excipiente açucarado principal”, definido na reivindicação 1, é genérico e não define de maneira clara e precisa a matéria a ser protegida. Além disso, é importante ressaltar que pastilhas compreendendo nicotina, um excipiente açucarado principal e um polímero do tipo celulósico representado de 1 a 10% de peso da pastilha já se encontra revelado em D4. Assim, de modo a atender o disposto no artigo 25 da LPI solicita-se que este termo seja reformulado englobando somente o excipiente devidamente fundamentado no presente pedido, ou seja, ao diluente formado por isomalte representando 80 a 99% em peso da pastilha. O termo “agente matricial do tipo celulósico” empregado no texto da reivindicação 1 também não define de maneira clara e precisa a matéria a ser protegida. Como sugestão, a reivindicação 1 pode ser reformuladas para: “Pastilha medicamentosa de açúcar cozido para chupar, de consistência sólida, destinada a se dissolver na cavidade bucal, caracterizada pelo fato de que compreende: i) nicotina com princípio ativo; ii) um excipiente açucarado principal formado por isomalte representado 80 a 99% em peso da pastilha, e iii) um agente matricial do tipo celulósico selecionado dentre o grupo formado por 54 hidroxipropilcelulose, hidroxietilcelulose e/ou hidroxipropilmetilcelulose representando 1 a 10% do peso da pastilha em que o dito agente matricial proporciona resistência aumentada da dita pastilha e, assim, permite retardar a liberação do dito princípio ativo, que permanece em contato prolongado com a área bucofaríngea, assim como permite um tempo de dissolução da pastilha na cavidade bucal sendo de, pelo menos, 15 minutos 

Suficiência da anterioridade no exame de atividade inventiva

 

Em Raytheon Technologies Corp. v. General Electric (Fed. Cir. 2021) o Federal Circuit reverteu uma decisão do PTAB deixou claro que quando uma única referência da técnica anterior é invocada para formar a base de uma rejeição de obviedade (seção 103), a referência deve ser auto-suficiente. A referência (motor Knip) trata de um artigo da NASA de 1987 sobre turbofan subsônico de tecnologia avançada incorporando materiais revolucionários não disponíveis no momento do depósito da patente. O artigo desta forma não divulga o impulso SLTO, o volume da turbina ou a densidade de potência para este motor hipotético. Embora o Circuito Federal tenha reconhecido que uma referência não suficientemente descrita pode ser usada em combinação com outras referências para formar uma rejeição de obviedade adequada nos termos do § 103, quando uma única referência da técnica anterior é a base de uma rejeição § 103, ela deve ser auto-suficiente o que significa que permite as partes de sua própria divulgação que estão sendo invocadas para fazer a rejeição de § 103. O Circuito Federal descobriu que a referência do estado da técnica falhou em permitir que um artesão qualificado fizesse fisicamente o motor descrito no próprio artugo e, portanto, por não era auto-suficiente, não poderia ser considerado suficientemente descrito em termos de fazer a invenção reivindicada.[1] O Federal Circuit observou também que "uma referência que não fornece uma divulgação suficiente para uma limitação de reivindicação particular pode, no entanto, fornecer a motivação para combinar, e ser combinada com, outra referência na qual essa limitação é suficiente." Além disso, "tal referência pode ser usada para fornecer elementos de reivindicação que sejam considerados suficientemente descritos por outro documento do estado da técnica anterior." Além disso, a GE argumentou que um artesão habilidoso poderia atingir a densidade de potência alegada otimizando o motor descrito no documento knip. Mas o Tribunal rejeitou esta noção, declarando que "se um artesão habilidoso não pode fazer o motor de Knip, um artesão habilidoso necessariamente não pode otimizar sua densidade de potência." O juiz conclui "se um caso de obviedade for baseado em uma referência não autosuficiente e nenhuma outra referência ou evidência da técnica anterior teria permitido a um artesão qualificado fazer a invenção reivindicada, então a invenção não pode ser considerada óbvia."[2]

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[1] Federal Circuit reiterates the principle that when a § 103 rejection is based on a single prior art reference, the reference must be self-enabling in order to render the claimed invention obvious. McKee Voorhees & Sease PLC www.lexology.com 20/04/2021

[2] https://www.patentdocs.org/2021/04/raytheon-technologies-corp-v-general-electric-co-fed-cir-2021.html

Decisões CGREC TBR3596/17

 Clareza 

 As reivindicações deverão ser fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção (LPI artigo 25). 

TBR3596/17 Forma de dosagem farmacêutica caracterizada pelo fato de compreender uma dispersão sólida ou uma solução sólida de (2S, 3S, 5S)-2-(2,6-Dimetilfenoxiacetil)amino-3- hidróxi-5-[2S-(1-tetraidro-pirimid-2-onil)-3-metilbutanoil]- 5 amino-1,6-difenilexano (ABT-378; lopinavir) em uma quantidade terapeuticamente eficaz, em que a referida forma de dosagem é ingerida por um paciente sem alimento ou em condições de jejum. Com relação à expressão “...em que a referida forma de dosagem ser ingerida por um paciente sem alimento ou em condições de jejum...”,utilizada na reivindicação 1, entende-se que a mesma tem apenas um função limitadora de escopo e não interfere na clareza da reivindicação em questão

Problema Solução na EPO: o documento mais próximo

Em T1148/15 OJ 2021 a Câmara de Recursos da EPO observa que a principal razão para identificar o estado da técnica mais próximo é que, caso estabelecido que uma pessoa versada na técnica não teria resultado na invenção de maneira óbvia, começando pelo estado da técnica mais próximo , pode-se razoavelmente presumir que o mesmo se aplicaria com base em qualquer outra técnica anterior. Esta presunção pode, no entanto, revelar-se falsa se puder ser demonstrado que um especialista na técnica teria conduzido à invenção de uma maneira óbvia com base em outro documento que não seja o mais próximo. Nessa situação, ou mesmo em caso de dúvida, a abordagem de solução de problemas pode precisar ser repetida para qualquer ponto de partida válido.

A patente reivindica Processador para um decodificador de TV a cabo, caracterizado pelo fato de que compreende: uma interface para acoplar o processador a um segundo processador; uma porta que pode ser acoplada para controlar: um módulo de especificação de interface de serviço de dados sobre cabo (DOCSIS); um sintonizador; um demodulador; em que o referido sintonizador está acoplado ao referido demodulador e ao referido módulo DOCSIS; em que o processador emite um comando para a referida porta para controlar pelo menos um do referido sintonizador e demodulador com base em uma instrução recebida através da referida interface.

O Requerente discordou que D2 pudesse ser considerado como o documento mais próximo, pois não trata do mesmo problema da invenção e argumentou que o problema de D2 era simplificar o design dos decodificadores, reduzindo o número de componentes de hardware complexos e as interfaces entre eles. A escolha de D2 como a técnica anterior mais próxima constituiu, portanto, uma abordagem a  posteriori.

A Câmara lembra que a jurisprudência estabeleceu dois critérios para escolha do documento mais próximo do estado da técnica: 1) o estado da técnica mais próximo revela um objeto projetado para o mesmo fim, correspondendo a um uso semelhante ou relacionado a um problema técnico idêntico ou semelhante ou, pelo menos, pertencente ao mesmo campo técnico ou a um campo técnico muito próximo, 2) a técnica anterior mais próxima revela um objeto com um grande número de características em comum, ou seja, requerendo o menor número de modificações estruturais ou funcionais.

No caso presente, D2 cumpre os 2 critérios: trata-se, tal como a invenção, de um decodificador, projetado para o mesmo fim e cumprindo as funções de um decodificador (primeiro critério) e tem a maioria das características em comum - mais do que D1 (segundo critério). Por esse motivo, D2 pode ser considerado o estado da arte mais próximo. O estado da técnica mais próximo não tem que divulgar todos os problemas resolvidos pela invenção, e em particular não necessariamente o problema técnico objetivo, que só é determinado na etapa 2 da abordagem de solução de problemas. Na etapa 1 ainda não sabemos qual é o problema técnico objetivo. (etapa 1: determinar o estado da técnica mais próximo, etapa 2: estabelecer o problema técnico objetivo, etapa 3: considere se partindo-se do estado da técnica mais próximo, tendo em vista o problema técnico objetivo, o técnico no assunto chegaria a solução reivindicada).[1]

[1] https://europeanpatentcaselaw.blogspot.com/2021/04/t114815-choix-de-letat-de-la-technique.html