Patentability of AI and global harmonization: An analysis of the current
guidelines in Brazil and the IP5 offices
Tarso Mesquita Machado a,c,* , Eduardo Winter a, Hernane Borges de Barros Pereira
World Patent Information 2025
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0172219025000675
O artigo analisa como as principais autoridades de patentes do mundo (IP5: EPO, USPTO, CNIPA, JPO e KIPO) e o INPI brasileiro tratam a patenteabilidade de invenções baseadas em Inteligência Artificial (IA), com foco em três critérios centrais: elegibilidade, suficiência descritiva e atividade inventiva
Os autores mostram que, embora a IA seja hoje transversal a diversos setores tecnológicos, os sistemas de patentes — criados em um contexto industrial muito diferente — enfrentam dificuldades para lidar com algoritmos, aprendizado de máquina e modelos treinados com dados. As grandes jurisdições vêm atualizando suas diretrizes para oferecer maior previsibilidade jurídica, mas a harmonização ainda é incompleta.
No caso brasileiro, o estudo conclui que o INPI reconhece implicitamente a patenteabilidade de invenções implementadas por IA, desde que apresentem efeito técnico, mas carece de diretrizes específicas e detalhadas, o que gera insegurança jurídica. Em contraste, os escritórios do IP5 possuem orientações mais maduras, ainda que divergentes entre si — especialmente o USPTO, que depende fortemente de interpretações judiciais. Este estudo examina todas as regulamentações atuais publicadas pelo INPI até agosto de 2024. Atualmente, o INPI não possui diretrizes específicas para exames de IA. A Portaria 411/2020, que é a mais recente Diretriz de Exame para CIIs [20], menciona brevemente a IA no parágrafo [013]. Além disso, a Portaria 411/2020 confirma que invenções aplicando conceitos matemáticos para resolver problemas técnicos podem ser patenteáveis. Assim, o INPI reconhece que invenções implementadas por IA podem ser patenteáveis se apresentarem características técnicas e atendam aos requisitos de patenteabilidade descritos no Artigo 8 do LPI: novidade, passo inventivo e aplicabilidade industrial.
O artigo destaca que:
A IA não é patenteável “em si”, mas pode ser protegida quando aplicada a um problema técnico concreto.
A suficiência descritiva é um dos maiores desafios, sobretudo em sistemas de “caixa-preta” e modelos treináveis. Em 2013, o INPI publicou seu primeiro conjunto de diretrizes para exame de patentes por meio da Resolução 124/2013 [22], recentemente revogada pela Portaria 16/2024. Essas diretrizes aprofundam a suficiência da divulgação em pedidos de patente. A Seção 2.13 das diretrizes estabelece que a suficiência da divulgação deve ser avaliada com base na especificação da patente, que deve ser clara e precisa o suficiente para que uma pessoa especializada na área possa reproduzir a invenção. Além disso, a Seção 2.15 enfatiza que informações técnicas suficientes devem ser fornecidas para possibilitar a execução da invenção sem experimentação indevida.
Para as CIIs, especialmente aquelas envolvendo IA, frequentemente há incerteza sobre quanta informação deve ser divulgada na aplicação e qual nível de conhecimento em IA pode ser assumido para uma pessoa habilidosa na área. Invenções de IA, especialmente aquelas envolvendo algoritmos complexos e modelos de aprendizado de máquina, podem apresentar dificuldades para descrever como certos resultados são alcançados durante o treinamento e como o sistema de IA foi ajustado.
A atividade inventiva exige que a contribuição da IA vá além de melhorias rotineiras ou meramente algorítmicas.
Persistem diferenças relevantes entre os escritórios do IP5, o que dificulta uma harmonização global efetiva.
na EPO Invenções relacionadas à IA podem contribuir para o caráter técnico se servirem a um propósito técnico específico, como aplicar uma rede neural em um dispositivo de monitoramento cardíaco para detectar batimentos cardíacos irregulares. Além disso, quando um método de classificação tem um propósito técnico, as etapas relacionadas ao treinamento e geração de um classificador também podem contribuir para o caráter técnico da invenção [26]. Embora a IA deva ser aplicada em um campo técnico específico para ser reconhecida como possuidora de características técnicas pela EPO, a IA fundamental que pode ser adaptada em vários campos pode carecer de caráter técnico, independentemente de sua utilidade. No entanto, especialistas [26,27] argumentam que o primeiro obstáculo é relativamente baixo e frequentemente pode ser superado identificando uma única característica técnica na reivindicação, como incluir elementos de hardware como um computador [25] As diretrizes de 2024 especificam que, se algoritmos de aprendizado de máquina (ML) são bem conhecidos, basta nomeá-los e explicar seu uso. No entanto, se uma técnica inovadora de ML for crítica para a invenção, uma descrição abrangente deve ser fornecida, abrangendo estruturas de redes neurais, topologia, funções de ativação, condições finais e mecanismos de aprendizagem. Embora não seja necessário divulgar os dados reais de treinamento, as características dos dados que impactam o efeito técnico do algoritmo de ML devem ser explicadas para permitir que a pessoa qualificada replique a invenção sem dificuldade excessiva. Na avaliação da atividade inventiva pela EPO, apenas as características que contribuem para resolver um problema técnico ao fornecer um efeito técnico são consideradas. Recursos não técnicos não podem suportar atividade inventiva a menos que, em combinação com recursos técnicos, contribuam para a solução de um problema técnico. O teste atual aplicado pela EPO para avaliar a atividade inventiva para reivindicações com características técnicas e não técnicas é chamado de teste COMVIK [19]. Embora recursos não técnicos tenham sido anteriormente ignorados, as diretrizes atualizadas da EPO esclarecem que elas podem ser consideradas se contribuírem para uma solução técnica quando combinadas com recursos técnicos. Por exemplo, recursos de IA, quando combinados com parâmetros do processo de controle, podem contribuir para atividades criativas. No entanto, recursos relacionados a métodos de negócios, programação ou linguística geralmente não são considerados técnicos pelo EPO.
Na China apesar da natureza estocástica da IA, se os dados e algoritmos relevantes forem totalmente descritos, a invenção pode atender aos requisitos de suficiência, mesmo que os resultados variem [30]. No entanto, se apenas algoritmos genéricos e aplicações forem descritos sem permitir que uma pessoa qualificada alcance resultados determinísticos, a CNIPA se oporá à aplicação devido à insuficiência.
No Japão Como exemplo, o JPO aponta para um sistema que usa IA para estimar o teor de açúcar de uma maçã a partir de uma imagem do agricultor. No exemplo, a especificação não apresenta dados que comprovem uma relação entre o teor de açúcar da maçã e o rosto de uma pessoa, e tal relação não é conhecida ou inferível para a pessoa habilidosa na arte. Portanto, essa aplicação não atenderia ao requisito de suficiência descritiva [35]. Além disso, segundo especialistas [34], as incorporações que podem ser implementadas pela pessoa especializada na área a partir da divulgação na especificação estão abrangidas pelo escopo de proteção do pedido de patente. Portanto, ao contrário dos EUA, o escopo da descrição funcional na reivindicação não se limita às incorporações concretas correspondentes divulgadas na descrição. Na prática, nas CIIs, a violação dos requisitos de suficiência descritiva é frequentemente notificada para casos em que apenas o resultado a ser alcançado é funcionalmente descrito em uma reivindicação, enquanto nenhuma configuração ou método específico para alcançar o resultado é especificado e, consequentemente, a violação do Artigo 36(6)(ii) pode ser notificada.
Nos Estados Unidos Antes do teste Alice-Mayo, a questão da elegibilidade sob o artigo 35 USC 101 raramente era um obstáculo para a concessão de patentes de software nos EUA, sendo as principais questões dos outros critérios de patenteabilidade, como novidade, não obviedade e suficiência de descrição. Desde Alice, especialistas apontam que a elegibilidade se tornou um obstáculo difícil de superar e seus contornos permanecem incertos, mesmo após vários anos de decisões sucessivas. Essas decisões têm progressivamente ampliado o espaço de assuntos inelegíveis e ainda são controversas entre os profissionais de patentes dos EUA [37]. As Diretrizes atualizadas de 2024 explicam ainda que as características da reivindicação devem "aplicar, depender ou usar a exceção judicial de forma a impor um limite significativo à exceção judicial". No campo das tecnologias de IA, os candidatos normalmente satisfaz o teste Alice mostrando que a invenção da IA "melhora o funcionamento de um computador ou aprimora outra tecnologia ou campo técnico", às vezes abreviado como uma "solução técnica para um problema técnico" [38]. As reivindicações de CII frequentemente usam expressões de meios mais função, onde sistemas de IA são descritos funcionalmente, especialmente em fases de reconhecimento (pós-treinamento). 35 USC 112(f) limita o escopo dessas reivindicações a estruturas divulgadas na descrição e seus equivalentes. Se o USPTO encontrar elementos funcionais sem estrutura clara na descrição, violações do 35 USC 112 (a) e (b) podem ser emitidas, pois a descrição não apoiaria adequadamente as alegações [38].
Na Coreia Além disso, para invenções de IA que envolvem pré-processamento de dados brutos antes do treinamento de um modelo, a especificação deve descrever como realizar a função específica de pré-processamento de dados para preparar os dados brutos para o treinamento do modelo [42]. De acordo com a KIPO, se a especificação de uma invenção descreve etapas ou funções técnicas correspondentes às definidas em uma reivindicação de forma abstrata, e não revela como as etapas ou funções podem ser implementadas ou executadas por hardware ou software, e uma pessoa habilidosa na área não consegue entender claramente, mesmo levando em conta o conhecimento geral comum no momento do envio da solicitação, Tal pedido não atenderá ao requisito de suficiência descritiva.
Among the IP5, the office which differs most in the examination criteria analyzed in the present work is the USPTO. For example, in the eligibility criteria, the USPTO does not have a statutory subject matter prohibition. Such prohibition came through case law, which derived into the Alice-Mayo test, nowadays considerably controversial among specialists and practitioners in the area. As for sufficiency of disclosure, USPTO limits the interpretation of the functional language in the claims based on the embodiments of the application. Lastly, for inventive step, any number of documents might be combined, and the evaluation lies in the obviousness of the combination of documents
Como conclusão, os autores defendem que o INPI deve evoluir suas diretrizes, observando as melhores práticas internacionais, para aumentar a segurança jurídica, estimular investimentos em IA e permitir que o sistema de patentes acompanhe a Quarta Revolução Industrial
