Mudanças no guia de exame da EPO a partir de 1 de abril de 2026

 European Patent Office previews the 2026 Guidelines for Examination

Charlotte Penney e Andrew White www.lexology.com 16/02/2026

O Escritório Europeu de Patentes divulgou uma prévia das Diretrizes de Exame alteradas, que devem entrar em vigor no dia 1St de abril de 2026.

As emendas incorporam uma variedade de atualizações, incluindo a adição de informações que anteriormente estavam contidas no Euro-PCT Guide (Parte A), o processamento de desenhos coloridos (Partes A, C e H), informações adicionais relacionadas ao uso de inteligência artificial (IA) no EPO (Parte Geral e Parte E), a abolição da busca acelerada no programa PACE (Parte E), um novo capítulo sobre a suficiência da divulgação de novas reivindicações de uso médico (Parte F) e reflexão sobre as decisões do Conselho de Apelação G 1/23 e G 1/24 (Partes G e F).

Este artigo vai focar em uma seleção dessas atualizações.

Uso de IA no EPO

O uso de ferramentas de IA é abordado em três pontos nas Diretrizes atualizadas. A primeira está na nova Seção 5 da Parte Geral, onde a posição da EPO de que as partes são responsáveis pelo conteúdo dos pedidos de patente, independentemente de um documento ter sido preparado com a assistência da IA, é reforçada. Esta declaração reflete as diretrizes de IA generativa emitidas pelo epidemiologista em 2024. A segunda adição à Parte Geral, Parte 5, é o aviso de que a EPO pode usar IA para melhorar a qualidade e a eficiência de seu trabalho.

A adição final (E-III, 10.1) refere-se ao uso de ferramentas de IA para a criação das atas das reuniões dos procedimentos orais realizadas por videoconferência perante as divisões examinadoras e de oposição. A adição afirma que gravações sonoras serão feitas quando as atas dos procedimentos orais forem feitas com a ajuda da IA, mas que essas gravações não serão entregues às partes e serão excluídas após a distribuição das atas.

Uma fraqueza bem reconhecida da IA é sua tendência a alucinar (produzir respostas apresentadas como fatos, mas que contêm informações fabricadas ou incorretas). Portanto, quaisquer resultados gerados por ferramentas de IA devem ser cuidadosamente revisados para garantir sua precisão antes de serem enviados aos escritórios oficiais. Da mesma forma, quaisquer comunicações da EPO devem ser cuidadosamente revisadas, pois a IA pode ter sido usada para prepará-las. Além disso, a IA frequentemente não consegue resumir corretamente tópicos jurídicos complexos e, por isso, quaisquer atas de EPO geradas por ferramentas de IA devem ser cuidadosamente revisadas pelas partes para garantir precisão. As partes também devem continuar a fazer suas próprias anotações detalhadas e atas dos procedimentos para que possam ser comparadas com as atas oficiais da OEP.

Desenhos coloridos agora são permitidos

Atualizações ao longo da Parte A confirmam as 5th de setembro de 2025, aviso de que o arquivamento eletrônico de desenhos em cor e escala de cinza é permitido, inclusive para aplicações divisionais europeias. Desenhos em cores ou tons de cinza arquivados eletronicamente a partir ou após o 1St de outubro de 2025 será agora publicado nesse formato. No entanto, desenhos faltantes arquivados tardiamente, quaisquer desenhos em tradução e desenhos arquivados para corrigir deficiências notificadas pela Seção de Receção devem aderir ao formato dos desenhos originais, ou seja, podem conter cor ou tons de cinza apenas na mesma medida que os desenhos originais.

Essas adições são uma mudança positiva, proporcionando maior flexibilidade para os candidatos e garantindo que os desenhos sejam representados com mais precisão.

Interpretação da reivindicação

Em resposta ao G 1/24, que trata da interpretação das reivindicações, a EPO atualizou a orientação do F-IV, 4.2 relativa à interpretação.

As diretrizes agora afirmam que, embora as reivindicações sejam o ponto de partida e a base para avaliar a patenteabilidade de uma invenção, a descrição e os desenhos são sempre referenciados ao interpretar as reivindicações, e não apenas quando há falta de clareza ou ambiguidade. No entanto, a descrição e os desenhos não podem ser considerados como referência para trazer uma característica restritiva à reivindicação que não seja sugerida pela redação da reivindicação. Se, por outro lado, a descrição fornecer uma definição ampla especial de um termo usado em uma reivindicação, a reivindicação deve ser interpretada à luz dessa definição ampla, desde que a interpretação seja tecnicamente significativa.

Essas atualizações alinham a prática da EPO com a prática da UPC e dos tribunais nacionais, marcando a mudança em relação à abordagem anterior de "apenas reivindicações". Isso significa que os candidatos devem garantir que a linguagem da descrição esteja alinhada com as reivindicações, pois a redação da descrição pode afetar diretamente o escopo da reivindicação. Além disso, os candidatos podem estar em posição mais forte para contestar objeções de exame com base em uma interpretação excessivamente restrita das alegações.

Produtos no mercado: G 1/23

À luz do G 1/23, relacionado a produtos no mercado, as diretrizes sobre arte anterior e divulgação que permite (G-IV 2 e G-IV, 7.2.1) foram alteradas.

Agora afirmam que um produto colocado no mercado antes da data de apresentação da solicitação, e todas as suas partes analisáveis, fazem parte do estado da arte. O requisito de reprodutibilidade é inerentemente satisfeito pelo fato de que a pessoa qualificada é capaz de obter e possuir o produto. Informações técnicas sobre tal produto, como brochuras técnicas e literatura não patenteada e de patentes, também fazem parte do estado da arte, independentemente de a pessoa qualificada conseguir analisar e reproduzir o produto.

Essas atualizações tornam cada vez mais importante que os solicitantes apresentem pedidos de patente antes de fazer qualquer divulgação pública, especialmente ao lançar um produto no mercado ou publicar materiais técnicos.

A prévia completa das Diretrizes de Exame alteradas está disponível no site do EPO.

Suprema Corte na Inglaterra e a patenteabilidade de invenções de IA

 Patentability of AI - The UK Supreme Court Perspective on Emotional Perception www.lexology.com 12/02/2026

À medida que o desenvolvimento da Inteligência Artificial (IA) avança rapidamente, a capacidade de patentear invenções relacionadas à IA torna-se cada vez mais estrategicamente importante, principalmente para garantir vantagem competitiva e atrair investimentos. O marco legislativo que regula a patenteabilidade no Reino Unido remonta a 1977, quando os sistemas de IA que vemos hoje eram coisa de ficção científica. Por isso, não é de se admirar que seja necessária clareza sobre como essas leis serão aplicadas a invenções relacionadas à IA.

Uma decisão proferida pela Suprema Corte do Reino Unido esta semana (Emotional Perception AI Ltd v Comptroller-General of Patents [2026] UKSC 3) oferece orientações tão aguardadas sobre se um aspecto da IA, nomeadamente uma Rede Neural Artificial ("ANN"), pode ser patenteado no Reino Unido. É o teste mais significativo até agora de como a lei britânica trata a patenteabilidade da IA.

A lei

Uma das principais questões enfrentadas ao tentar patentear invenções de IA no Reino Unido é a lei relacionada às exclusões da patenteabilidade. Legislação do Reino Unido1 declara que qualquer coisa que consista em certas categorias de matéria excluída, como "um programa para um computador ... como tal" ou um método matemático, não é uma invenção e, portanto, não pode ser protegida por uma patente. A IA, por sua natureza, é baseada em modelos computacionais e algoritmos matemáticos, então essas exclusões legais levantam questões complicadas sobre se é possível patentear tecnologias relacionadas à IA.

Não há uma barreira absoluta para patentear invenções relacionadas a computadores. Se a tecnologia for considerada como compreendendo um programa de computador, ela ainda pode ser patenteável se for mais do que um programa de computador (evitando assim o "como tal") devido à presença de certas características técnicas – o objeto das reivindicações deve ter caráter técnico.

Nos últimos 20 anos, a avaliação dessa contribuição técnica necessária foi realizada de acordo com uma abordagem estruturada em 4 etapas desenvolvida por jurisprudência (o teste Aerotel1), na qual a reivindicação foi interpretada (Etapa 1), a contribuição real foi identificada (Etapa 2) e então foi feita a questão de saber se a contribuição se enquadrava exclusivamente no assunto excluído (Passo 3). Por fim, houve consideração sobre se a contribuição era realmente de natureza técnica (Passo 4). Na prática, o teste envolvia a consideração do problema a ser resolvido pela suposta invenção, como a invenção funcionava, quais eram as vantagens e o que o inventor havia acrescentado ao conhecimento humano. A questão central era se a invenção, conforme definida na patente, trouxe uma contribuição técnica inovadora, sendo desconsiderados os temas que se enquadravam na exclusão para avaliá-la.

O caso da Percepção Emocional

O caso Percepção Emocional é um recurso pelos tribunais que contesta uma decisão do Escritório de Propriedade Intelectual do Reino Unido (UKIPO) de recusar a concessão de uma patente solicitada pela Percepção Emocional. O pedido de patente alegava um sistema aprimorado para fornecer recomendações de arquivos de mídia ao usuário final, incluindo o envio de um arquivo e mensagem de acordo com a recomendação. Isso pode ser usado, por exemplo, por um site de música onde um usuário pode estar interessado em receber músicas semelhantes a outra faixa. Em contraste com sistemas existentes, onde faixas semelhantes são sugeridas de acordo com uma categoria derivada de classificação humana (rock, heavy metal, folk, clássico etc.) ou playlists compiladas por humanos, a vantagem alegada da invenção é que o sistema de IA pode oferecer sugestões de músicas semelhantes em termos de percepção e emoção humanas, independentemente do gênero musical e dos gostos aparentemente semelhantes de outros humanos. A invenção chega a essas sugestões passando a música por um ANN treinado.

A questão importante abordada pelo UKIPO e pelos tribunais é se um ANN envolve a exclusão legal da patenteabilidade de um programa para um computador como tal. O UKIPO concluiu que sim. Em contraste, a Suprema Corte decidiu que um ANN não era um programa de computador e que, mesmo que estivesse errado nisso, o ANN no sistema da Percepção Emocional ainda seria patenteável porque equivalia a mais do que um programa de computador em si devido à presença de um efeito técnico (a transferência de um arquivo ao usuário) (Emotional Perception AI Ltd v Comptroller-General of Patents [2023] EWHC 2948 (Ch)). Minha análise dessa decisão pode ser encontrada aqui.

Na época, esperava-se que a decisão da Suprema Corte abrisse caminho para facilitar a patente de invenções de IA no Reino Unido. No entanto, qualquer consolo durou pouco, pois a decisão foi apelada para o Tribunal de Apelação, que reverteu a decisão (Comptroller-General of Patents v Emotional Perception AI Ltd [2024] EWCA Civ 825). Minha análise dessa decisão pode ser encontrada aqui.

Em 11 de fevereiro de 2026, a Suprema Corte proferiu uma nova parte da matéria da Percepção Emocional. Esta é a última perspectiva jurídica sobre o teste a ser aplicada às questões encontradas em relação à patenteabilidade da IA, embora não seja a resposta final ao pedido de patente da Emotional Perception.

A decisão

A Suprema Corte decidiu que um "programa" deve ser interpretado como um conjunto de instruções capazes de ser seguidas por um computador de qualquer tipo, para produzir manipulações desejadas de dados. Um RNA se enquadra nessa definição e, consequentemente, é um programa de computador.

Ao avaliar se existem características técnicas que tiram a invenção da exclusão para "programas de computador como tais", a Suprema Corte decidiu que o teste da Aerotel não deve mais ser seguido e, em vez disso, adotou uma abordagem mais alinhada com a adotada pelo Escritório Europeu de Patentes. Essa abordagem de "qualquer hardware" assume que os meios técnicos relevantes estão presentes porque o hardware do computador é necessário para implementar a ANN, então a ANN não é um programa para um computador "como tal".

Neste caso, a Suprema Corte concluiu que, embora o método alegado envolva um ANN, que é um programa para um computador, ele também envolve meios técnicos, pois o ANN só pode ser implementado em algum tipo de hardware de computador. Além disso, as reivindicações de patente referem-se a um banco de dados para armazenar arquivos de dados, uma rede de comunicação e um dispositivo de usuário – todos eles requerem ou constituem hardware. Isso foi suficiente para mostrar que o objeto das reivindicações tem caráter técnico e não é um programa de computador "como tal".

O resultado da decisão da Suprema Corte é que as invenções de IA passarão a ser consideradas em conformidade com os requisitos usuais para patenteabilidade de qualquer invenção (devem ser novas, inventivas e capazes de aplicação industrial), sujeitas a um novo "passo intermediário" antes dessa análise. Nessa etapa intermediária, características da invenção que não contribuem ou não interagem com o caráter técnico da invenção vista como um todo são excluídas da avaliação de patenteabilidade, de modo que não desempenham papel na consideração da etapa inventiva. A função dessa etapa intermediária, portanto, está relacionada a excluir características da invenção da consideração subsequente, em vez de determinar a patenteabilidade da invenção como um todo.

A Suprema Corte descreve essa etapa como uma "abordagem característica por característica" (em contraste com o teste Aerotel, que considera de forma mais holística se a contribuição da invenção reivindicada, vista como um todo, é de natureza técnica – algo que a Suprema Corte descreveu como "o oposto exato" da etapa intermediária). No entanto, a etapa intermediária não envolve avaliar cada característica da invenção perguntando se a característica em si é, vista separadamente, técnica ou não técnica. O único critério é se a característica contribui para o caráter técnico da invenção como um todo. Assim, recursos técnicos podem ser filtrados porque não contribuem com tal contribuição, e recursos não técnicos podem ser mantidos porque realmente contribuem. Não é relevante, na fase intermediária, se o caráter técnico da invenção parece ser inovador ou inventivo.

Essa abordagem nunca foi aplicada antes no Reino Unido. Como o caso não havia sido argumentado com base nessa base, a Suprema Corte remeteu o caso à UKIPO para aplicar a etapa intermediária e os demais requisitos para a patenteabilidade da invenção reivindicada.

Discussão

A decisão da Suprema Corte em Percepção Emocional é o teste mais significativo até agora de como a lei do Reino Unido trata a patenteabilidade da IA e traz a clareza necessária sobre a abordagem que será adotada pelo UKIPO e pelos tribunais.

Há uma nova abordagem para a análise de invenções relacionadas a computadores. O uso da abordagem de "qualquer hardware" significa que agora há um obstáculo muito baixo para satisfazer o teste da "invenção" e evitar a exclusão do "programa de computador como tal" da patenteabilidade. Segundo a Suprema Corte, isso aborda "a questão se a reivindicação constitui uma 'invenção', sem qualquer avaliação de contribuição, novidade ou passo inventivo".

Isso oferece um caminho mais claro, e possivelmente mais fácil, para obter patentes sobre invenções relacionadas à IA e pode marcar o início de uma era cada vez mais favorável à IA no mundo das patentes, pelo menos no Reino Unido. As invenções implementadas por RNA não estão em posição melhor nem pior do que outras invenções implementadas por computador. Embora a lei seja diferente nos EUA, decisões recentes da USPTO também mostraram um avanço em direção à elegibilidade para patentes de invenções relacionadas à IA. No entanto, resta saber se essas patentes resistirão a contestação nos tribunais dos EUA.

Após a decisão do Tribunal Superior em Emotional Perception, as diretrizes do UKIPO para examinar pedidos de patente relacionados à IA foram temporariamente suspensas, sendo atualizadas no início de 2025 para alinhar-se à decisão do Tribunal de Apelação. Portanto, as diretrizes atualmente determinam que as RNAs são consideradas invenções implementadas por computador e, consequentemente, estão sujeitas à exclusão do "programa de computador como tal", a menos que forneçam uma contribuição técnica específica. Embora isso se mantenha em grande parte após a decisão da Suprema Corte, a mudança na abordagem para realizar essa avaliação e a introdução do "passo intermediário" antes de avaliar novidade, etapa inventiva e aplicação industrial certamente exigirão uma nova reformulação das diretrizes.

Inglaterra abandona teste de patenteabilidade da Suprema Corte em Aerotel

 

UK Supreme Court endorses EPO approach to assessing software inventions www.lexology.com 11/02/2026 Nicholas Fox, Dani Kramer, Max Thoma and Adam Gilbertson

A Suprema Corte emitiu esta manhã um comunicado de imprensa anunciando sua decisão no caso 'Emotional Perception AI Limited (Recorrente) v Controlador Geral de Patentes, Designs e Marcas Comerciais (Recorrido)'. Uma cópia da sentença pode ser encontrada aqui. https://supremecourt.uk/uploads/uksc_2024_0131_judgment_1da6c10a83.pdf

Em resumo, a Suprema Corte aceitou o recurso e decidiu:

• Os tribunais do Reino Unido não devem mais seguir o teste de quatro etapas estabelecido em Aerotel Ltd. v Telco Holdings Ltd & Ors Rev 1 [2006] EWCA Civ 1371 (frequentemente chamado de 'teste Aerotel') para avaliar se uma invenção, especialmente para software e métodos de negócio, está excluída da patenteabilidade. Aerotel Ltd. v. Telco – Aerotel tinha um contrato de patente para um sistema de chamadas telefônicas pré-pago. A Telco alegou que o patente devia ser revogado porque se tratava de um método de negócio ou um programa de computador, que seriam matérias excluídas de patenteabilidad. A Corte formulou um novo teste em quatro etapas que passou a ser usado no Reino Unido para decidir se um pedido de patente está dentro das exclusões de matéria sob a lei:

  1. Construir corretamente a reivindicação — compreender o que exatamente o pedido afirma como invenção.

  2. Identificar a contribuição real — qual é a contribuição técnica efetiva que o pedido traz.

  3. Perguntar se essa contribuição está exclusivamente dentro de matéria excluída — isto é, se ela é apenas um método de negócio “como tal”, programa de computador “como tal” ou outro tópico excluído.

  4. Verificar se essa contribuição é técnica por natureza — se o pedido efetivamente entrega algo mais do que um plano abstrato ou uma mera regra. 

   A decisão foi criticada por ter afastado a lógica usada pelo European Patent Office (EPO) em matéria de software, especialmente no que se refere à “característica técnica” versus “contribuição técnica”, levando a uma certa divergência entre a prática no Reino Unido e na EPO
• Os tribunais do Reino Unido deveriam, em vez disso, seguir a abordagem de 'qualquer hardware' endossada pelos Enlarged Boards of Appeal do European Patent Office (EPO) (decisão G 1/19), pela qual qualquer elemento de hardware em uma reivindicação transmitirá caráter técnico e evitará as exclusões.
• Os tribunais do Reino Unido também devem seguir a abordagem da EPO para avaliar reivindicações direcionadas a uma mistura de matérias técnicas e não técnicas endossadas pela G 1/19; ou seja, uma vez atingido o "obstáculo muito baixo" para satisfazer a abordagem de qualquer hardware, o próximo passo 'intermediário' é filtrar características que não contribuem para o caráter técnico da invenção, visto como um todo, da consideração subsequente durante a avaliação da etapa inventiva.
• A descrição do computador feita pelo Tribunal de Apelação como "uma máquina que processa informações" é muito ampla, mas, à luz das tecnologias em mudança, nenhuma definição rígida é apropriada.
• Um programa para computador é "um conjunto de instruções capazes de ser seguidas por um computador (de qualquer tipo) - que pode ou não ter CPU - para produzir manipulações desejadas de dados".
• Uma rede neural artificial (RNA), independentemente de como seja implementada, não é ela mesma um 'computador'. No entanto, aplicando a abordagem de 'qualquer hardware' a este caso, embora as reivindicações do pedido de patente envolvam uma ANN, elas envolvem meios técnicos e, portanto, não são excluídas por serem um programa de computador como tal.

A adoção pela Suprema Corte do Reino Unido da abordagem de qualquer hardware e do passo intermediário de filtragem de recursos não técnicos aproxima a prática do Reino Unido e da EPO. O Controlador levantou preocupações de que essas mudanças interfeririam na abordagem de longa data do Reino Unido para avaliar a criatividade inventiva, conforme estabelecido em Pozzoli v BDMO SA [2007] EWCA Civ 588 (frequentemente chamado de 'teste Pozzoli'), exigindo efetivamente que o Reino Unido também adotasse a abordagem de 'solução de problemas' da EPO para avaliar a evidência. No entanto, a Suprema Corte rejeitou essas preocupações, entendendo que a abordagem de solução de problemas não é a única forma de avaliar o passo inventivo e que o teste de Pozzoli "permanece uma abordagem legítima".

Na prática, como quase todas as invenções de software são implementadas por computador, o teste de 'qualquer hardware' pode ser facilmente cumprido e a avaliação do caráter técnico passa a fazer parte da avaliação da etapa inventiva, em vez de de matéria excluída; Aplicações no Reino Unido que podem ter tido dificuldades na fase de matéria excluída ainda podem ter dificuldades na etapa inventiva. Como, na prática, o recém-adotado 'passo intermediário' é aplicado (por exemplo, como o caráter técnico é avaliado e como a jurisprudência antiga se aplica) e a avaliação dos impactos da evidência no UKIPO ainda está por ser observada.

Atividade Inventiva segundo a Suprema Corte da Espanha

 

Supreme Court reinforces the criteria for examining inventive step and added subject-matter in patents www.lexology.com 09/02/2026 Grau & Angulo - Jesús Arribas and Carlota Caballero

Em sua decisão de 14 de outubro de 2025, o Supremo Tribunal da Espanha ("SC") consolida seus critérios de significativa relevância prática e doutrinária em várias questões centrais relacionadas às patentes, notadamente: (i) a avaliação da etapa inventiva em reivindicações independentes; (ii) a distinção adequada entre novidade e obviedade; e (iii) a aplicação da norma europeia sobre matéria adicional prevista no Artigo 123.2 da Convenção Europeia de Patentes ("CPE"), conforme desenvolvido na jurisprudência dos Conselhos de Apelação do Escritório Europeu de Patentes ("EPO").

De modo geral, a decisão alinha ainda mais a jurisprudência espanhola com a prática da OEP e, em nível nacional, consolida a abordagem europeia à fase inventiva e ao conteúdo adicional.

Contexto

A Universal Ball Head, S.L. (a "autora") entrou com um processo por infração contra a Talladium España, S.L., Geoda Medical, S.L. e Talladium Europe, S.L. (juntas, os "réus"), alegando que a fabricação, promoção e comercialização de um sistema de chave de fenda para aplicações odontológicas infringiam a patente europeia EP 2420354 B1, validada na Espanha como ES 2577509 T3.

Os réus negaram a infração e apresentaram uma reconvenção buscando a invalidação da patente com base em dois fundamentos principais: (i) falta de passo inventivo e (ii) matéria adicional resultante de emendas introduzidas durante o processo de aprovação.

Tanto a reivindicação de infração quanto a reconvenção foram rejeitadas em primeira instância, que confirmou a validade da patente e não encontrou infração. Consequentemente, recursos foram movidos tanto pelo autor quanto pelo réu, que também foram rejeitados pelo Tribunal de Apelação de Barcelona ("CoA").

A CoA analisou primeiro as emendas feitas durante o procedimento de concessão de patentes, concluindo que não houve adição ou exclusão do objeto que tornasse a patente inválida. Na opinião do Tribunal, os elementos adicionados ou removidos eram óbvios para um especialista na área, pois derivavam direta e inequívocamente do conteúdo da solicitação inicial, levando em conta não apenas as reivindicações originais, mas também a descrição e os números acompanhantes. Esse argumento baseia-se expressamente na jurisprudência da OEP, lembrando que a comparação não deve se limitar apenas às reivindicações inicialmente solicitadas e concedidas.

Por outro lado, a CoA rejeitou a nulidade com base na falta de passo inventivo, considerando que a primeira reivindicação resolveu um problema técnico específico por meio de uma solução que não era óbvia para um especialista na área, considerando o estado da técnica mais próximo. Com relação à segunda reivindicação, entendeu que ela também apresentava um passo inventivo devido à sua ligação funcional com a primeira, considerando-a dependente dela. Também confirmou a ausência de infração.

Ambas as partes apresentaram recursos contra essa decisão junto ao Tribunal Supremo, sendo admitido apenas o recurso movido pelos réus.

Decisão da Suprema Corte

O Conselho de Corte abordou, por sua vez, três questões principais.

1. A natureza da segunda reivindicação e seu passo inventivo.

A Suprema Corte reconheceu que a CoA errou ao considerar que a segunda reivindicação dependia da primeira, conforme alegado pelos apelantes. Embora a lógica seguida seja correta, se a primeira afirmação for válida, seus dependentes também são, a CoA não a aplicou neste caso.

Uma reivindicação dependente deve incorporar todas as características técnicas da reivindicação da qual depende. Como ambas as reivindicações protegem objetos diferentes, esse requisito não foi atendido e, consequentemente, cada reivindicação exigiu uma análise independente da etapa inventiva.

No entanto, a Suprema Corte considerou que esse erro não teve efeito prático, pois, ao aceitar o recurso, confirmou que a segunda reivindicação envolvia um passo inventivo ao fornecer um efeito técnico real e não apenas constituir uma alternativa de design. Portanto, rejeitou esse motivo para cassação.

2. A distinção entre novidade e passo inventivo

O segundo motivo de recurso alegava que a CoA havia aplicado raciocínio mais adequado ao exame da novidade do que à avaliação da obviedade (que é necessária para avaliar a etapa inventiva), sugerindo (quando não necessário) que a técnica anterior mais próxima deveria revelar todas as características técnicas reivindicadas pela patente.

O Tribunal Supremo admite que o argumento da CoA era próximo de uma análise de novidade, mas considera correta a conclusão: não havia revelação na técnica anterior que levasse claramente à solução alegada. Consequentemente, de acordo com a conclusão do SC, há um passo inventivo presente.

3. Sobre assuntos adicionais

O Tribunal Supremo examinou juntos os demais fundamentos de recurso, ambos relacionados a supostos materiais adicionais resultantes de alterações feitas durante o procedimento de concessão de patentes.

Em particular, analisa essas questões à luz da doutrina estabelecida da OEP e, especificamente, do chamado padrão-ouro, o parâmetro para a aplicação do Artigo 123.2 do CEE. De acordo com isso, uma emenda só é admissível se o conteúdo alterado derivar direta e inequívocamente da solicitação inicial. Isso inclui até mesmo o que é implicitamente inferido, ou seja, o que não é expressamente mencionado, mas é uma consequência clara e inequívoca do que é explicitamente mencionado.

Primeiramente, reconhece que o CoA errou ao usar o raciocínio baseado na obviedade para avaliar se uma característica adicionada constituiu matéria adicional, pois não basta que uma característica seja óbvia para um especialista. É necessário que essa característica seja derivada direta e inequívocamente a partir das informações originalmente divulgadas, mesmo que implicitamente. No entanto, considera que esse erro não é decisivo, pois o critério do tribunal de primeira instância, que aplicou corretamente o padrão exigido, foi confirmado.

Por outro lado, houve reclamações sobre a aplicação incorreta do teste de essencialidade, segundo o qual apenas características técnicas que não são essenciais podem ser excluídas de um pedido de patente, de modo que a remoção de uma característica essencial constituiria uma extensão indevida do escopo de proteção.

Nesse sentido, a Suprema Corte esclareceu que, embora o teste de essencialidade tenha sido historicamente usado pelos Conselhos de Apelação, a EPC não exige nenhuma evidência específica para avaliar o conteúdo adicional. O padrão-ouro agora prevalece. No presente caso, a exclusão de certas referências explícitas não era relevante, pois essas características permaneciam implicitamente reconhecíveis para a pessoa qualificada.

Consequentemente, o Tribunal de Suprema Corte conclui que as alterações feitas não constituem uma adição de objeto ou uma extensão indevida do escopo de proteção da patente, já que essas características são derivadas direta e inequívocamente, ainda que implicitamente, do conteúdo da solicitação inicial em sua totalidade.

Decisão judicial

O recurso de cassação movido pelos réus é totalmente rejeitado sem expropriação expressa de custas de custas, e a sentença proferida pela Seção 15 da CoA de Barcelona é mantida.

Reivindicações de dependência múltipla

 🎥 HGF Presents – Series 7: Multiple Claim Dependencies – Why It Matters

https://www.hgf.com/hgf-presents/

Joseh Todd

📌 Tema principal

Este episódio explica o que são multiple dependent claims (reivindicações dependentes múltiplas) e por que elas são importantes na redação e exame de pedidos de patente perante o European Patent Office (EPO). Uma reivindicação dependente múltipla é uma reivindicação que faz referência, em alternativa, a mais de uma reivindicação anterior.  Por exemplo, uma reivindicação pode dizer “o produto de acordo com a reivindicação 1 ou a reivindicação 2, caracterizado por …”. Para os pedidos originalmente depositados nos Estados Unidos e depois depositados na Europa podem haver impactos significativas diante da sutil diferença de abordagem dos dois escritórios.  NO USPTO multiple dependent claims são permitidas mas com restrições. Uma reivindicação de dependência múltipla não pode depender de outra reivindicação de dependência múltipla. na prática mutltiple dependent claims são raramente usadas nos US porque cada dependencia múltipla conta como uma reivindicação extra no cálculo das taxas junto ao USPTO. A estrutura das reivindicações no US tende portanto ser linear. Na EPO a Regra 43(4) da EPC preve a dependência múltipla. 

EPC 43(4)Qualquer reivindicação que inclua todas as características de qualquer outra reivindicação (reivindicação dependente) deve conter, se possível no início, uma referência à outra reivindicação e então declarar as características adicionais. Uma reivindicação dependente que se refira diretamente a outra reivindicação dependente também será admissível. Todas as reivindicações dependentes que refiram a uma única reivindicação anterior, e todas as reivindicações dependentes que remetam a várias reivindicações anteriores, devem ser agrupadas na medida e da forma mais adequada possível.https://www.epo.org/en/legal/epc/2020/r43.html

na EPO Permite cobrir várias combinações alternativas de características da invenção em uma única reivindicação. Isso pode ampliar o alcance da proteção sem precisar escrever muitas reivindicações separadas.Na prática europeia, as reivindicações podem ser mais eficazmente estruturadas se dependências múltiplas são usadas com cuidado, porque podem ajudar a manter o número total de reivindicações sob o limite de taxas adicionais do EPO.

Quando o pedido US é depositado na EPO ele nao tem essas dependencias múltiplas. Portanto a combinação de características de diferentes reivindicações não está prevista no pedido original. SE durante o processamento na EPO quiser combinar as características da reivindicação 3 e 5 o examinador europeu pode levantar uma objeção de artigo 123(2) por acrescimento de matéria tendo em vista que esta combinação não estava prevista no pedido original. O que seria uma solução simples no USPTO, na EPO é rejeitado pedir tal combinação. O problema ocorre mesmo após a concessão em procedimentos de nulidade quando ao tentar salvar uma patente o titular busca combinar reivindicações, não sendo possível pela mesma razão, acréscimo de matéria. O risco desta patente ser anulada na EP é maior do que seria nos US. O requerente deve portanto ter o cuidado de incluir múltiplas dependência logo ao fazer o depósito na EPO e estar seguro que tais combinações estão explicitamente previstas no relatório descritivo e não meramente implícitas. O ideal é prever tais dependencia smutiplas no primeiro deposito PCT e evitar que se faça isso na fase nacional da EPO quando poderá a ocorrer a perda da data de prioridade por nao ter sido prevista tal combinação no pedido original. 

📌 Resumo prático

✔️ Reivindicações dependentes múltiplas são uma ferramenta de redação estratégica para cobertura eficiente de variantes.

✔️ Elas permitem maior flexibilidade e podem ajudar a reduzir custos relacionados às taxas de reivindicações no EPO.

Documentação mínima do PCT

 PCT minimum documentation expands to improve search quality

Spruson & Ferguson www.lexology.com 04/02/2026

Em 1º de janeiro de 2026, novas regras entraram em vigor sob o Tratado de Cooperação em Patentes (PCT) sobre buscas internacionais de patentes, ampliando efetivamente a coleta de dados pesquisáveis de patentes disponíveis para as Autoridades Internacionais de Busca, melhorando o acesso a um corpo mais amplo e representativo de informações globais sobre patentes.

Novas Regras sob o Tratado de Cooperação em Patentes (PCT) entraram em vigor em 1º de janeiro, marcando um avanço significativo na qualidade e no escopo das buscas internacionais de patentes.

Novidades

Emendas às Regras 34, 36 e 63 do PCT ampliam a documentação mínima disponível para as Autoridades Internacionais de Busca do PCT, trazendo 19 coleções nacionais adicionais de patentes. Espera-se que novas coletas sigam, ampliando gradualmente os dados globais de patentes que sustentam as buscas PCT.

Ao mesmo tempo, as Autoridades Internacionais de Busca do PCT e os Escritórios de PI dos membros participantes do PCT (conhecidos como "Estados Contratantes") começaram a trocar o texto completo dos pedidos de patente, substituindo formatos apenas de imagem que ainda eram usados em alguns casos. Essa mudança permite uma busca e análise mais precisas, baseadas em texto, melhorando substancialmente a profundidade e a confiabilidade das buscas anteriores.

https://www.wipo.int/en/web/pct-system/w/news/2026/broader-data-stronger-rights-new-pct-rules-strengthen-international-patent-searches

Expansão da documentação mínima sob o PCT

No PCT (Patent Cooperation Treaty), a chamada documentação mínima é o conjunto de documentos de patente que as Administrações de Busca Internacional (ISA) são obrigadas a consultar ao realizar a Busca Internacional. Em outras palavras: é o “mínimo indispensável” de literatura patentária que deve ser pesquisado para avaliar novidade e atividade inventiva de um pedido PCT.

As emendas às Regras 34 (https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r34), 36 e 63 do PCT ampliam a documentação mínima disponível para as Autoridades Internacionais de Busca (ISA) do PCT, trazendo coleções nacionais adicionais de patentes, com a expectativa de novas cobranças a seguir.

A expansão e ampliação da base de arte prévia disponível que sustenta as buscas PCT deve melhorar substancialmente a profundidade e a confiabilidade das buscas de arte anterior conduzidas pelas ISAs.

As coleções nacionais de patentes que formavam a documentação mínima eram limitadas aos Estados Unidos e aos maiores países europeus e asiáticos (Reino Unido, França, Alemanha, Suíça, Rússia, China, Japão e Coreia), assim como quaisquer outros documentos de patente publicados eletronicamente em inglês, francês, alemão ou espanhol.

Regulamento 34.1(b) do PCT: Para os fins desta Regra, "documentos de patente" incluirão:

(i) publicação de pedidos internacionais,

(ii) patentes regionais publicadas,

(iii) patentes nacionais publicadas emitidas por um Escritório Nacional ou seu predecessor legal em e após 1920,

(iv) certificados de utilidade emitidos pela França em 1920 e após 1920,

(v) certificados de inventor emitidos pela antiga União Soviética, e

(vi) pedidos para qualquer uma das formas de proteção mencionadas nos itens (ii) a (v) acima, publicados em e após 1920.

https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/ai/s521

Administrative Instructions under the Patent Cooperation Treaty

Section 521

Minimum Documentation

International Searching Authorities shall agree on the items of non patent literature under ​​​​​​ Rule 34.1(b)(ii) for inclusion in the documentation referred to in Article 15(4) following the procedure in Part II of Annex H. https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/ai/annex-h

Cobertura nacional mais ampla e texto completo pesquisável

Com mais países agora oferecendo acesso ao texto completo eletrônico e traduzido de pedidos de patente, essa lista está se expandindo para incluir países como Brasil, Índia e Arábia Saudita.

Em muitos casos, publicações anteriores em formato pdf eram tipicamente fornecidas como imagens em vez de texto completo pesquisável, e, por isso, não estavam facilmente disponíveis para busca além de detalhes bibliográficos básicos e um resumo. O trabalho realizado para substituir especificações existentes por documentos em texto completo pesquisáveis tornou essas novas regras possíveis.

Além disso, a documentação mínima agora inclui divulgações não escritas, que incluem uma divulgação oral, um uso ou exibição, e 'outros' meios não escritos, presumivelmente algo como vídeo.

Acesso à documentação

O PatentScope da OMPI oferece acesso aos pedidos PCT e à maioria das coleções nacionais de patentes que formam os requisitos mínimos de documentação. Ele está disponível gratuitamente, com interface amigável e ajuda com campos de busca e sintaxe tanto para iniciantes quanto para usuários experientes.

Como observado pela OMPI, uma "base de busca mais rica e confiável ajuda a evitar a concessão de patentes fracas ou excessivamente amplas, apoia direitos de patente mais fortes e defensáveis e contribui para um sistema internacional de patentes mais transparente e equilibrado."

A novidade, patenteabilidade e busca de arte anterior realizada por nossa equipe experiente sempre cobriu, e consistentemente superou, a documentação mínima do PCT em relação à literatura de patentes publicada. Embora as novas regras nos aproximem, os bancos de dados proprietários de informações de patentes aos quais seguimos continuam a se estender muito além da documentação mínima.

Prosecution history no inpi

 Www.lexology.com 30/01/2026

Prosecution history estoppel in Brazil: is it an issue?

Licks Attorneys

A estoppel do histórico de acusação (PHE), também conhecida como estoppel de envoltório de arquivo, é um princípio legal relevante para definir o escopo e as limitações da doutrina de equivalentes em disputas por violação de patentes. A doutrina dos equivalentes permite que os titulares de patentes ajam contra a violação não literal, quando um produto ou processo acusado difere apenas de maneiras triviais ou irrelevantes. Dessa forma, terceiros não podem evitar a responsabilidade de infringir uma patente depois de realizar modificações que não levariam a mudanças substanciais, suportando que o conceito do que seria relevante ou não é outra discussão muito rica. O PHE, por sua vez, pode restringir o direito do titular da patente, impedindo-o de aplicar a doutrina dos equivalentes para recuperar o assunto removido do escopo literal de uma reivindicação durante o processo. As abordagens variam de acordo com a jurisdição, incluindo o peso dado ao histórico de acusação na construção de reivindicações.

No Brasil, o PHE já chegou aos Tribunais Federais. No recente Janssen v. Processo de violação de Cristália, Cristália (réu) levantou PHE para refutar as alegações de Janssen de que Darvyr® infringe a patente PI 0311176-8, que cobre o medicamento listado como referência Prezista®.

Janssen alegou que, ao comparar o assunto da patente PI 0311176-8 com Darvyr: (i) ambos os produtos contêm darunavir; e (ii) o propilenoglicolato de darunavir é equivalente ao etanolato de darunavir. 

Cristália, por sua vez, argumentou que a Janssen renunciou à proteção do propilenoglicolato de darunavir durante o processo do PI 0311176-8 e, portanto, não podia confiar na doutrina dos equivalentes para impedir seu uso.

PI 0311176-8 foi depositado com um amplo conjunto de reivindicações , cobrindo qualquer pseudopolimorfo de darunavir formado a partir de álcoois de 1-4 carbonos, incluindo propilenoglicol. Após objeções de capacitação pela FDA brasileira (ANVISA), a Janssen limitou o conjunto de reivindicações do PI 0311176-8 ao etanolato de darunavir. De acordo com Cristália, Janssen abandonou os outros pseudopolimorfos reduzindo severamente o escopo de proteção reivindicado para garantir a concessão. Caso contrário, o PI 0311176-8 não teria sido concedido

Nesse ponto de vista, o histórico de acusação do PI 0311176-8 mostra uma clara renúncia à proteção para as outras formas, incluindo o propilenoglicolato usado em Darvyr, prevenindo a infração baseada em equivalência.

Janssen se defendeu argumentando que nunca abandonaram as outras formas pseudopolimórficas; eles restringiram as reivindicações apenas para agilizar o processo 

De acordo com Janssen, embora o princípio da PHE estabeleça que as exclusões feitas pelo requerente no conjunto de reivindicações podem ser usadas como defesa por terceiros em casos de suposta violação de equivalência, ela não deve ser aplicada mecanicamente. Na visão de Janssen, nem todo ato ou declaração durante o exame técnico de um pedido de patente permite que o histórico do processo seja argumentado como defesa em um processo por infração. 

É preciso avaliar se as declarações justificaram a patenteabilidade de uma reivindicação mais restrita e se as emendas superaram as objeções de arte anterior feitas pelo examinador. Quando um argumento não tem conexão direta com documentos de arte anterior citados e não foi de forma alguma crítico para a concessão, tal argumento deve ser irrelevante na determinação do escopo de proteção conferido pelas reivindicações de patente. 

Assim, Janssen defendeu que, desde a redução no escopo de proteção do PI 0311176-8 durante a acusação abordada a habilitação em vez da técnica anterior, a PHE não deve se aplicar.

Embora a decisão do tribunal não tenha abordado expressamente a discussão do PHE, concluindo que os atos de Cristália se enquadram na exceção de Bolar (Artigo 43, item VII, do Estatuto de Patentes do Brasil), a PHE está sendo cada vez mais utilizada no Brasil como estratégia de defesa contra a doutrina dos equivalentes.

Os supostos infratores não apenas obtêm um histórico detalhado da acusação da patente contestada, mas também inspecionam o invólucro de arquivos de patentes da mesma família no Brasil e no exterior. Assim, os titulares de patentes devem ter cuidado com as declarações e emendas feitas durante o processo, uma vez que a PHE é considerada cada vez mais relevante em litígios no Brasil.

Advogados Licks - Eduardo Hallak, Rafaella Oliveira e Maria Luiza Rodrigues