Os compiladores de
silício utilizam os métodos de projeto de circuitos integrados utilizando uma
linguagem de programação como o VHDL (Very
High Speed Integrated Circuit Hardware Description Language) para descrever
a geometria das células básicas. Essas descrições tornam-se os procedimentos e
os programas nesta linguagem de programação. Dessa forma é possível passar
parâmetros para esses procedimentos, gerando uma variedade de diferentes
células estruturadas. No mesmo sentido de uma linguagem de programação de alto
nível, o compilador de silício traduz ou compila uma descrição estrutural de
sistema em um sistema físico a ser produzido na pastilha de silício[1]. Neste sentido, a descrição
de um circuito em VHDL é tida como um programa de computador em si e por
este motivo excluída da proteção por patentes. Nos Estados Unidos em Synopsis,
Inc. v. Mentor Graphics Corp. (Fed. Cir. 2016) a Corte anaisou uma patente de método
de conversão de uma descrição funcional de um circuito lógico em uma disposição
de componentes de harware que executa tal função lógica. Linguagem de Descrição
de Hardware (HDL) são conhecidas na técnica para permitir o usário especificar
um aoperação desejada de um circuito lógico ao invés de seus compopnentes e interconexões.
No entanto nas linguagens HDL conhecidas o usuário ainda tem de fazer algumas especificações.
Na patente US5530841 é descrito um método que faz tal tradução sem a intervenção
do usuário na esecificaão de componentes de hardware, permitindo a tradução de
um tipo de descrição lógica em outra sem a necessidade de dispor de componentes
de hardware reais. O método, portanto, prescinde de qualquer tipo de hardware
ou computador. Federal Circuiti
aplicando o teste em duas etapas da Siuprema Corte em Alice conclui que a
patente trata de um método abstrato e, portanto, não patenteável, podendo o método
descrito ser realizado mentalmente um com caneta e papel como reconhecido pelo
titular da patente quando trata da tradução de uma descrição funcional de um circuito
lógico em uma ddescrição de componentes de hardware de um circuito lógico. Os elementos
que não se configuram como abstratos são insuficientes para promover qualquer
avanço técnico relevante.[2]
segunda-feira, 31 de outubro de 2016
sexta-feira, 28 de outubro de 2016
Patentes não usadas
Joachim Henkel e Stefanie Pangerl
realizaram um estudo em 2008 sobre estratégias defensivas adotadas por empresas
alemãs e concluíram que cerca de 70% delas utilizam alguma forma de estratégia
defensiva, publicando preliminarmente seus resultados tecnológicos, seja em revistas
ou mesmo em patentes, como forma de evitar a apropriação da tecnologia por
concorrentes [1].
Algumas razões apresentadas pelas empresas para não utilização de patentes
incluem: 1) a patente possui valor limitado; 2) a publicação defensiva tem
menor custo que a patente; 3) a liberdade de conhecimento deve ser preservada;
4) parece incerto que a invenção é patenteável. A taxa de utilização comercial
de patentes é relativamente baixa, muitas vezes por questões de marketing
ou outros fatores de mercado, de forma que o não uso de uma patente não
necessariamente é algo prejudicial à sociedade. Estima-se que a maior parte das
patentes concedidas é utilizada internamente pelos próprios titulares (52%), ao
passo que apenas 14% são licenciadas e cerca de 34% não são usadas seja internamente
ou por licenciamento [2].
Bessen e Meurer[3],
Boldrini[4],
Mazzoleni e Nelson [5],
Heller e Eisenberg[6],
Scotchmer[7]
apontam para os riscos contra a inovação causados pelas patente sem uso. John
Walsh[8]
e Torrisi [9]
estimam que entre 42% e 45% das patentes concedidas não são usadas. Salvatore
Torrisi faz uma avaliação do uso de uma amostra de patentes (patentes
depositadas em US/EP/JP) e conclui que 60.6 % são efetivamente comercializadas,
o restante simplesmente não é usado, 26.3 % tem finalidade estratégica como
impedir a entrada de concorrente, ou seja, tem alguma finalidade de bloqueio
explicita e 13.1 % são patentes adormecidas, ou seja, não está sendo usada
(comercializada) e também não tem nenhum objetivo de bloqueio imediato, a
patente foi solicitada por precaução apenas. Ou seja, na prática metade das
patentes não são usadas (e isso considerando países altamente desenvolvidos com
geração de tecnologia e sistemas de PI maduros), no entanto o uso de patentes
de forma estratégica parece ser menor do que se acreditava. O estudo mostra que
cerca de 18% das patentes de pequenas empresas são licenciadas enquanto que
para as grandes empresas esse percentual cai para 5%[10]
[1] HENKEL,
Joachim; PAGERL, Stefanie. Defensive Publishing: An Empirical Study;
DRUID Working Paper No. 08-04, http: //www.druid.dk/uploads/tx_picturedb/wp08-04.pdf.
[2] Scenarios
for the future http: //www.epo.org/news-issues/issues/scenarios.html
[4]
Boldrin, Michele, Levine, David K., 2013. The case against patents. J. Econ.
Perspect. 27 (1), 3–22.
[5]
Mazzoleni, R., Nelson, R.R., 1998. he benefits and costs of strong patent
protection: a contribution to the current debate. Res. Policy 27, 273–284.
[6]
Heller, M.A., Eisenberg, R.S., 1998. Can patents deter innovation? The anticommons
in biomedical research. Science 280, 698–701.
[8]
John P. Walsh, You-Na Lee, Taehyun Jung. Win, lose or draw? The fate of
patented inventions, Research Policy, v.45, n.7, set/2016, p. 1362-1373
[9]
Salvatore Torrisi, Alfonso Gambardella, Paola Giuri, Dietmar Harhoff, Karin
Hoisl, Myriam Mariani. Used, blocking and sleeping patents: Empirical evidence
from a large-scale inventor survey. Research Policy, v.45, n.7, set/2016,
p.1374-1385
[10]
TORRISI, Salvatore et all Used, blocking and sleeping patents: Empirical
evidence from a large-scale inventor survey, Research Policy, v. 45, n.7,
setembro 2016, p.1374-1585
quinta-feira, 27 de outubro de 2016
Efeito técnico não alcançado: razão de indeferimento ?
Na EPO a divisão de exame rejeitou um pedido por não estar claro
que característica é necessária para se alcançar os resultados técnicos
declarados, e desta forma a reivindicação não define as características
essenciais da invenção. O recurso foi julgado em T2001/12 OJ 2015 e foi confirmada
a decisão em outro caso similar em G1/03 OJ 2004. O Board of Appeal rejeitou o
argumento da divisão de exame, ao afirmar que não se pode fundamentar uma objeção de insuficiência
descritiva (artigo 83 da EPC) baseado no fato de que o técnico no assunto não
alcançaria efeitos técnicos que afinal não são reivindicados. Em
T2001/12 OJ 2015 a EPO rejeitou um pedido com base no artigo 83 EPC uma vez que
o pedido não alcançara o efeito técnico alegado. G1/03 contudo afirma que
"uma objeção de artigo 83 não pode
se basear no fato de que o pedido não permite ao técnico no assunto de obter o
efeito técnico não reivindicado". O fato de se duvidar que uma
invenção resolve o problema técnico definido no pedido pode levar a duas
consequências: (i) se a reivindicação não contém as características descritas
no pedido para solução do problema pode ser levantada uma objeção do artigo 84
da EPC, (ii) se não for este o caso, e tendo em vista o estado da técnica, não
obstante o indicado no relatório descritivo, não for crível que a invenção
resolve o problema, então uma objeção de atividade inventiva deve ser
levantada. O fato de que o efeito técnico não foi efetivamente alcançado pode
ser relevante no contexto da análise da atividade inventiva. [1]
Disclaimers revelados e não revelados
Philip Grubb destaca
que por muito tempo a Câmara de Recursos permitiu disclaimers para contornar uma objeção de novidade ainda que não
houvesse fundamento para tal disclaimer
no relatório descritivo original. No entanto para se contornar uma objeção de
atividade inventiva o disclaimer
somente seria aceito se fundamentado no depósito original. Mesmo nos casos onde
a novidade era aceita com a inserção de um disclaimer
isso não necessariamente significava que a reivindicação necessariamente teria
atividade inventiva.[1]
Reinhard Spangenberg observa que o uso de disclaimers
tem sido aceito na EPO para contornar antecipações consideradas acidentais como
em T608/96 OJ 2000.[2]
Muitas decisões da Câmara de Recursos concentram a permissão do disclaimer na questão de se saber se o
documento apresentado contra novidade pode ser considerado como acidental ou
não, ou seja, se configurado que o técnico no assunto nunca seria levado a
levar este documento em consideração.[3] Em
T2130/11 OJ 2015 a Câmara de Recursos conclui que um disclaimer extenso que lista cinco exemplos citados no documento de
anterioridade foi considerado como não atendendo ao Artigo 84 da EPC de se ter
uma reivindicação clara e precisa. Para a Câmara de Recursos a dificuldade de
se redigir um disclaimer não pode
justificar uma exceção à Regra 84 da EPC. [4]
Quanto aos disclaimers que encontram amparo no
relatório descritivo original (disclosed
disclaimers) ainda haviam conclusões divergentes da Câmara de Recursos.
Algumas decisões (T1107/06 OJ 2008 e T1139/00 OJ 2005) aceitavam tal disclaimer que funcionaria como uma
renúncia (waiver) de direitos e não
haveria violação do artigo 123(2). Outras decisões, no entanto, aplicavam as
decisões G1/03 e G/03 OJ 2004 (que não se limitaria aos undisclosed disclaimers), pois a matéria excluída, uma vez que não
consta do pedido original não deva ser aceita (T1050/99 OJ 2005, T1102/00 OJ
2004, T1559/05 OJ 2007, T795/05 OJ 2007). Um novo questionamento ao Enlarged Board of Appeal foi proposto
para a seguinte pergunta: Um disclaimer
infringe o artigo 123(2) da EPC se sua matéria é revelada no pedido tal como depositado?
G2/10 OJ 2011 responde que haverá infração se a matéria restante na
reivindicação após a introdução do disclaimer
não puder ser, seja explicitamente ou implicitamente, diretamente e de forma
não ambígua ser revelada ao técnico no assunto usando o conhecimento geral
comum a partir do pedido depositado. O disclaimer
nestes casos ocorre como forma de se contornar a falta de novidade diante de
documento encontrado nas buscas pela EPO. Para a Câmara de Recursos o critério
a ser usado não é o de saber se a parte excluída está prevista ou não no
depósito original (critério que vinha sendo adotado), mas se a parte restante
da reivindicação modificada após a inserção do disclaimer encontra suporte no pedido original.[5] O uso
de disclaimer para contornar uma
objeção de falta de novidade[6] é,
portanto, aceito desde que a reivindicação restante não possa ser definida de
forma mais clara e concisa através de características positivas ou se tal
definição positiva limita indevidamente o escopo da reivindicação.[7] Em
T437/14 OJ 2016 a Camara de Recursos destaca que se você morde uma maçã o que
resta da maçã já não é a maçã original. Muito embora ainda seja uma maçã não se
pode considerar que o que resta da maçã seja algo revelvado de forma direta e
não ambígua da maçã original[8].
T437/14 OJ 2016 faz novo questionamento ao Enlarged Boards of Appeal se em
relação a G2/10 a permissão de disclaimers revelados (disclosed disclaimers) como não violando o artigo 123(2) da EPC
isto é se o técnico no assunto usando do conhecimento geral comum em relação à
matéria restante após a introdução do disclaimer
consegue explicita ou implicitamente, mas direta ou de forma não ambígua
identificar tal matéria no pedido tal como depositado, a Câmara de Recursos
pergunta se esta conclusão também se aplica aos disclaimers não revelados.[9]
[2] STAUDER, Dieter;
SINGER, Margareth; European Patent Convention: a commentary. Thomson:Cologne, 2003, p. 117
[4]
http://europeanpatentcaselaw.blogspot.com.br/2015/03/t213011-un-disclaimer-ni-clair-ni-concis.html
[5] An amendment to a claim by the introduction of a disclaimer disclaiming
from it subject-matter disclosed in the application as filed infringes Article
123(2) EPC if the subject-matter remaining in the claim after the introduction
of the disclaimer is not, be it explicitly or implicitly, directly and
unambiguously disclosed to the skilled person using common general knowledge,
in the application as filed. (G 00002/10)
[7] As was said in decision T 1107/06, point 45. of the Reasons, the
decisive question to ask under Article 123(2) EPC is not whether the skilled
person could infer from the original disclosure that the applicant intended to
exclude the disclaimed subject matter from the scope of protection. Rather it
has to be ascertained whether there is a clear and unambiguous disclosure, be
it explicit or implicit, of the subjectmatter remaining in the claim. (G
2/10)
[9] http://dp-patentlaw.blogspot.com.br/2016/10/t-43714-new-questions-on-disclaimers.html
quarta-feira, 26 de outubro de 2016
File wrapper na Inglaterra
Na Inglaterra a doutrina de file wrapper stoppel foi aplicada em Furr v. Truline[1] em
que uma restrição do significado de um termo da reivindicação foi adotado pelo
depositante como forma de escapar à uma anterioridade e ter a patente
concedida, de tal modo que na análise de contrafação, o titular não pode pleitear a ampliação do
significado do mesmo termo para aumentar o escopo de sua patente. Em Kirin
Amgen v. Hoesct [2005] RPC 9 a Câmara de Lordes afastou a aplicação da doutrina
file wrapper estoppel e a doutrina de equivalentes. Segundo a Corte a
desvantagem desta doutrina está em se definir o escopo de proteção de uma
patente com base em informações que não diretamente acessíveis e pelo fato de
que o titular pode emitir opiniões no processamento somente para se livrar das
objeções contra a patenteabilidade de seu pedido sem maiores polemizações com o
examinador como forma de ter mais rápida sua patente deixando para o tribunal
as defunições exatas do contorno de sua patente: “As cortes da Inglaterra, Holanda e Alemanha, certamente desencorajam,
se ela de fato não proíbem o uso do escritório de patentes como auxílio para
interpretar uma reivindicação. Há boas razões para isso: o significado de uma
patente não deveria veriar pelo fato do técnico no assunto ter tido acesso aos
arquivos”. Em Qualcommm v. Nokia [2008] EWHC 329 a Corte entendeu como
contraprodutivo o uso de tal informação.
No entanto em Actavis v. Elli Lilly [2014] EWHC 1511 aplicou
a doutrina de equivalentes em Improver. A Corte observou que o uso da doutrina
de equivalentes tem sido adotado pelos titulares em três casos: i) a patente
foi mal redigida (como em Improver), ii) a tecnologia avançou muito desde a
concessão da patente (como em Kirin Amgen) e iii) o titular se aarrepende de
uma decisão tomada quando do processamento de seu pedido no escritório de
patentes. A corte considera a patente de Eli Lilly como incidindo neste
terceiro caso, pois ela tentou uma reivindicação mais ampla, no entanto acabou
desistindo da tentativa e acabou aceitando a forma mais estreita de
reivindicação. Anos depois ao utilizar sua patente em um caso de contrafação a
Eli Lilly buscou aquele escopo mais amplo que havia sido negado na concessão da
patente. A corte negou esta nova tentativa da titular alegando que ao permitir
anular o entendimento do examinador na extensão da patente criaria um
desequilíbrio entre a extensão do monopólio concedido pelo escritório de
patentes e a revelação proporcionada pelo documento de patente. A Corte
considerou que o recurso ao file wrapper stoppel neste caso seria justificado
para não se ampliar o escopo da patente tal como concedida: “considerações sobre o acesso aos arquivos
podem ajudar a garantir que os titulares não abusem do sistema ao aceitar uma
reivindicação mais restrita apaneas para ter suas patentes concedidas para
depois pleitear uma interpretação mais ampla em casos de contrafação”[2]. A
decisão aplica a doutrina de equivalentes tal como definida no protocolo 69, um
recurso que até então vinha sendo pouco utilizado pelas Cortes inglesas.[3]
Em Actavis v Eli Lilly (2015, EWCA Civ 555) a Corte de
Apelações[4]
conclui que o file wrapper deve a ser usada na interpretação das reivindicações
apenas em casos muito raros. A patente trata de medicamento para tratamento de
um tipo de câncer com base no princípio ativo pemetrexede dissódico (um
antifolato) em combinação com vitamina V12 e opcionalmente com um agente
aglutinante proteína fólica. O pedido inicialmente reivindicava de forma
genérica um antifolato, e depois foi emendado para forma mais restritiva pemetrexede.
O examinador considerou tal emenda como acréscimo de matéria pois o depósito
referia-se a pemetrexede dissódico. Deste modo a depositante Eli Lilly
apresentou nova emenda reivindicando pemetrexede dissódico. A Actavis fabricou
medicamento baseado em pemetrexede diácido, pemetrexede dipotássio ou pemetrexede
dimetamina, alegando que como não usava pemetrexede dissódico não haveria
contrafação. O juiz considerou que recorrer as declarações feitas durante o
processamento seria improdutivo e provocaria incertezas nos concorrentes que
não teriam acesso a tal documento ou que a patente concedida de tal forma seria
resultado de uma preferência do titular em ter uma patente mais rápido do que
uma intenção e reconhecimento deliberado que sua patente não abrangeria
determinado escopo, seguindo Qualcomm v Nokia (2008, EWHC 329 (Pat)) e Kirin-
Amgen v Hoescht Marion Roussel (2005, RPC 9).
Para a Actavis este é um caso em que o file wrapper deveria ser
considerado, pois a Eli Lilly ao pleitear agora um escopo para composição
pemetrexed em geral configura um titular arrependido que restringira o escopo
da patente apenas para vê-la concedida. A Corte, contudo, manteve a decisão de
não usar as informações do file wrapper, pois dificilmente o técnico no assunto
recorreria a ele para avaliar o escopo da patente. A Corte conclui, portanto,
que o escopo da patente limita-se ao pemetrexede dissódico e desta forma o
medicamento genérico da Actavis não comete contrafação direta, no entanto,
quando as formulações são misturadas com solução salina antes de ser
administrada ao paciente são formados íons sódio suficientes para dizer que o pemetrexede
dissódico esteja presente e desta forma foi concluído que há contrafação
indireta. [5]
[1] [1985] FSR 553. Cf. CORNISH, William, LLEWELYN,
David. Intellectual property: patents, copyright, trademarks and allied rights.
London: Sweet&Maxwell, 2007. p. 174
[3] COX, Ralph; SPPINK,
Simon. UK claim construction: returno f the portocol questions and file wrapper
estoppel. Journal of Intellectual property law & practice, 2015, v.10, n.3,
p.167-169
[5] COX, Ralph. File wrappers and
declarations clarified, 10/11/2015
www.lexology.com
terça-feira, 25 de outubro de 2016
File wrapper estoppel no Canadá
No Canadá não existe uma doutrina de file wrapper estoppel.[1] Em
Free World Trust v. Électro Santé [2000] 2 SCR 1024 a corte canadense rejeitou
a aplicação da doutrina. [2] A
lei de patentes do Canadá determina que o histórico de processamento do pedido
de patente não seja usado para interpretação de uma reivindicação de uma
patente tal como definido pela Suprema Corte em Free World Trust v Électro
Santé Inc (2000 SCC 66): "permitir
tais evidências extrínsecas para fins de definir o monopólio minaria a função
de divulgação pública das reivindicações e aumentaria a incerteza bem como
alimentaria os já sobreaquecidos motores do litígio de patentes. A ênfase
corrente em uma interpretação propositiva, que mantenha o foco nos termos usados
nas reivindicações, parece também ser inconsistente com a abertura da caixa de
Pandora do arquivo processual do pedido (file wrapper estoppel)". Em
julho de 2016 o Federal Circuit em Pollard Banknote Ltd v BABN Technologies
Corp em que a titular argumenta que sua patente tenha o escopo de proteger
implementações as quais ela havia abandonando na fase processual para escapar de
uma anterioridade. A Corte adverte para o risco de se ignorar tais declarações
do titular dirante a fase processual do exame: "este caso destaca um risco
potencial em assumir uma abordagem simplista para interpretação de uma
reivindicação ao se ignorar evidências extrínsecas, tal como o processamento do
pedido de patente em questão". [3]
[2] COX, Ralph; SPPINK,
Simon. UK claim construction: returno f the portocol questions and file wrapper
estoppel. Journal of Intellectual property law & practice, 2015, v.10, n.3,
p.167-169
[3] UNRAU, Kevin. Court ponders role of
prosecution history in claim construction, 10/10/2016
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/Canada/Smart-BiggarFetherstonhaugh/Court-ponders-role-of-prosecution-history-in-claim-construction
Publicidade de características escondidas
Na EPO T2517/11
OJ 2016 analisou pedido relativo a codificação de um sinal digital. A depositante
alegou que a característica reivindicada estava escondida na anterioridade D1
apresentada de modo que esta não poderia ser obtida através de uma demonstração
matemática a partir das equações reveladas em D1, de modo que tal
característica não poderia ser considerada como publicada no documento uma vez
que não seria obtida pela leitura direta do mesmo e tampouco o técnico no
assunto seria conduzida a tal demonstração e por consequência à existência de tal
característica. A Câmara de Recurso, contudo, não seguiu esta argumentação, uma
vez que a dita característica estava acessível a partir de D1, independente do
técnico no assunto ter ou não razão em implementar tal busca, tal como conclui
no mesmo sentido G1/92 OJ 1992. Segundo T2517/11 OJ 2016: “o fato de existir uma característica técnica escondida, a saber uma
característica implícita presente em um documento do estado da técnica cuja
existência não pode ser obtida pela leitura do documento citado, [...] isso de
modo algum a exclui da consideração como uma característica revelada no
documento, existindo uma demonstração matemática que estabeleça a acessibilidade
de tal característica escondida. O argumento de que não haveria nenhuma razão
objetiva para fazer tal demonstração não afeta esta conclusão”[1]
[1] T2517/11 : caractéristique
cachée, 24/20/2016 http://europeanpatentcaselaw.blogspot.com.br/2016/10/t251711-caracteristique-cachee.html
domingo, 23 de outubro de 2016
Two-Prong Alice Test
Em Alice v. CLS a Suprema Corte aplicou um teste em duas etapas (Two-Prong Alice Test) para avaliar a
patenteabilidade segundo o 35 USC 101. A primeira etapa consiste em avaliar se
as reivindicações são direcionadas a uma lei da natureza, fenômeno natural ou
ideia abstrata. A segunda etapa consiste em avaliar se as reivindicações
proporcionam “conceito inventivo”
suficiente. Em Affinity Labs of Texas v. DirectTV (Fed. Cir. Sept. 23, 2016) a
patente é dirigida a um sistema de radiodifusão em que um celular localizado
fora da faixa do transmissor solicita e recebe um conteúdo através de sinal de
streaming e exibe o conteúdo particular ao usuário. O Federal Circuit conclui
tratar-se de ideia abstrata uma vez que descreve um conceito amplo e familiar
relativo a distribuição de informação e que não está vinculada a uma
implementação em concreto. Com relação à segunda etapa do critério em Alice o
Federal Circuit conclui que a reivindicação simplesmente recita o uso de
características gerais de telefones celulares, tais como meio de armazenamento
e interface gráfica, assim como funções de rotina tais como a transmissão e
recepção de sinais para implementar uma ideia abstrata o que foi considerado
insuficiente para descaracterizar a invenção como ideia abstrata: “as limitações adicionais descrevem
características puramente convencionais de telefones celulares e aplicações que
permitem a tais celulares executar funções em particular”.[1] A
Corte observou que as reivindicações são focadas no resultado alcançado e
funcionais em sua natureza sem revelar a tecnologia necessária para sua
implementação. [2]
sábado, 22 de outubro de 2016
Reivindicações de dependência múltipla
Reivindicações de dependência múltipla são permitidas,
desde que não comprometa a clareza das reivindicações. Para ter clareza nas relações de
dependências é recomendável que o examinador construa uma “árvore de
dependência” mostrando todas as relações de dependências entre as
reivindicações. No site de buscas europeu (http://worldwide.espacenet.com) o
usuário tem acesso a árvore de dependência (claims tree). No exemplo da patente
US5000000 observa-se que existem duas reivindicações independentes 1 e 5, sendo
2 e 3 dependentes de 1, 6 dependente de 5, 4 dependente de 3 e 7 dependente de
6.
 |
Reivindicações
de múltipla relação de dependência podem servir de base a novas reivindicações
de dependência múltipla. Na Lei
5772/71 sob o Ato Normativo 019/76 somente eram aceitas reivindicações de
dependência múltipla na forma alternativa, por exemplo: “como reivindicado nas reivindicações 1, 2 ou 3”, “como reivindicado em qualquer uma das
reivindicações de 1 a 3”. Reivindicações na forma cumulativa não eram aceitas[1]
sob a Lei 5772/71 tais como: “como
reivindicado nas reivindicações de 1 a 3” (ou seja 1 e 2 e 3), “como reivindicado em quaisquer das
reivindicações de 1 a 3” (ou seja 1 e 2, 2 e 3, 1 e 2 e 3, etc..). Com a
LPI o INPI, na forma cumulativa, aceita apenas a primeira forma, ao passo que a
segunda forma não seria aceita face a grande variabilidade de possibillidades
de intrepretação e portanto falta de clareza.
Segundo a IN
30/2013 art 6° IV. qualquer reivindicação
dependente que se
referir a mais
de uma reivindicação (reivindicação de dependência
múltipla) deve se reportar a essas reivindicações na forma alternativa
ou na forma
aditiva, sendo permitida
somente uma das formulações, ou
alternativa ou aditiva,
para todas as
reivindicações de dependência
múltipla, desde que as relações de dependência das reivindicações estejam estruturadas
de maneira que
permitam o imediato
entendimento das possíveis
combinações resultantes dessas dependências. Isso significa que numa mesma
reivindicação admite-se a forma alternativa ou aditiva mas não ambas, por exemplo
não seria uma reividindicação dependente de acordo com a reivindicação 1 e 2 ou
3, por isso geraria um problema de clareza na precedência destas relações. Por
outro lado é possível um quadro reivindicatório em que algumas reivindicação
dependentes aparecem na forma alternativa de relações de dependência enquanto
outras na forma aditiva.
Segundo o
item V. as reivindicações de
dependência múltipla, seja
na forma alternativa
ou aditiva, podem servir
de base a
qualquer outra reivindicação
de dependência múltipla, desde que
as relações de dependência
das reivindicações estejam estruturadas de maneira
que permitam o
imediato entendimento das
possíveis combinações resultantes
dessas dependências. Assim se tivermos uma reivindicação independente 1 mesa
caracterizada por tampo e pernas, presa por parafusos; uma reivindicação
dependente 2 conforme a reivindicação 1 em que o tampo é de madeira; uma
reivindicação dependente 3 conforme a reivindicação 1 em que o tampo é de metal;
se tivéssemos uma reivindicação dependente 4 conforme reivindicações 2 e 3 em
que as pernas são de madeira, esta não seria aceita por falta de clareza porque
neste caso não é possível uma relação de dependência múltipla aditiva (“E”)
pois o tampo não pode ser de madeira e de metal ao mesmo tempo. Considere uma
reivindicação dependente 5 de mesa conforme as reivindicações 2 ou 3 em que as
pernas são feitas de madeira. Neste caso a reivindicação dependente 5 é aceita.
Considere agora a reivindicação dependente 6 conforme a reivindicação 1 em que
o parafuso é de alumínio; a reivindicação dependente 7 conforme a reivindicação
1 em que o parafuso é de ferro. Uma reivindicação dependente 8 conforme as reivindicações 6 ou 7 em que os
parafusos tem 5 cm. Neste caso as reivindicações dependente 5 e 8 são de
dependência múltipla e estão na forma alternativa (“OU”). Uma reivindicação
dependente 9 conforme as reivindicações 5 e 8 seria aceita, note que trata-se
de uma reivindicação de dependência múltipla aditiva baseada em reivindicações
de dependência múltuplas alternativas, mas as relações de dependência está
claras pois ao contrário da reivindicação 4 inválida, as características
descritas em cada reivindicação são independentes não tratam do mesmo aspecto
da invenção.
O guia do
exame do PCT aponta duas possibilidades a serem adotadas pelas autoridades de
busca e exame. O item A5.16[1] estabelece que uma reivindicação dependente se
refere a mais de uma outra reivindicação referindo-se a estas somente na forma
alternativa. Múltiplas reivindicações
dependentes não podem servir de base para outras reivindicações dependentes
múltiplas. Por outro lado A5.16[2] estabelece que uma reivindicação dependente
que se feria a mais de uma outra reivindicação pode ser referir a elas alternativamente
ou cumulativamente. Relações de dependência múltipla podem servir de base para
outras reivindicações de dependência múltipla. Desta forma a prática do exame
de pedidos nacionais (IN 30/2013) está alinhada com a especificação A5.16[2].
[1]
BEN-AMI, Paulina. Manual de Propriedade Industrial, São Paulo: Secretaria da
Ind. Com. e Tecnologia, SEDAI, 1983, p.59
Assinar:
Postagens (Atom)