Na China o IP Tribunal of the Supreme
People’s Court (SPC) em Dunjun v. Tengda ((2019) SPC IP Civil No. 147)
considerou que o fabricante de um equipamento roteador assim como vendedor
praticam contrafação direta ainda que o método patenteado seja executado não
por eles mas por terceiros. A patente trata de método para acessar portais da
web usando um servidor web virtual através da interação do usuário do
computador e um roteador. A decisão amplia significativamente o escopo de uma
reivindicação de método. Até então tais casos configuravam contrafação
indireta, por contribuição, onde as provas para sua caracterização eram mais
difíceis pois o titular da patente tinha de provar que o dito equipamento foi projetado
intencionalmente para explorar o método patenteado, com situações
insignificantes de uso em que não há contrafação. Em Iwncomm v. Sony (2018) também
discutiu a contrafação de uma patente de método em telecomunicações com a
tecnologia WAPI. O Beijing IP Court entendeu que havia contrafação indireta, mas
o Beijing High Court reverteu esta decisão, pois o acusado de contrafação não
tinha controle sobre todo o processo nem tampouco agia em coordenação com os
demais participantes que executavam as demais etapas do método patenteado. A
Sony, acusada de contrafação alegou em sua defesa a doutrina de exaustão de
direitos, mas com relação a este fundamento o Beijing High Court concluiu que a
doutrina de exaustão de direitos não se aplica a um método patenteado na China.
Entretanto em Dunjun v. Tengda, o SPC IP Tribunal considerou que os alegados
infratores realizavam etapa substancial do método facilitando o desempenho dos
demais participantes das demais etapas, de modo a configurar contrafação. Sob o
critério de "papel substancial" do teste de incorporação substancial,
o tribunal examinou se o método patenteado seria executado por um cliente no
uso normal e esperado do suposto produto infrator. O tribunal observou que,
neste caso, as etapas A e B seriam executadas no suposto roteador infrator
quando este estivesse na posse de um cliente, enquanto a etapa C seria
executada por um computador comum operado pelo cliente. Portanto, o cliente
executaria as etapas A, B e C usando o roteador em um computador comum, em
ambiente de rede comum e sem outros dispositivos especiais. Como tal, o
tribunal concluiu que o suposto roteador infrator tem um "papel
substancial" em facilitar o desempenho do usuário patenteado. Com relação
ao "papel insubstituível" do roteador no método, o tribunal examinou
se o suposto produto infrator apresentava os recursos substanciais do método
patenteado. O tribunal concluiu que, neste caso, o "servidor da web
virtual" reivindicado nas etapas A e B são os recursos essenciais e
inventivos que distinguem o método patenteado em relação à técnica anterior. O
tribunal considerou que o roteador usou o "servidor virtual da Web"
alegado, em vez de usar meios alternativos não patenteados disponíveis para
acessar sites do portal. O uso do "servidor web virtual" prova que o
suposto roteador infrator incorporou os recursos substanciais da reivindicação
de método. Por conseguinte, o tribunal considerou que o roteador é
"insubstituível" no desempenho do método patenteado pelo usuário final.
A decisão se alinha com a Suprema Corte dos Estados Unidos em Quanta Computer,
Inc. v. LG Electronics, Inc., 553 U.S. 617 (2008) em que também foi
alegado que o produto vendido “substancialmente
incorporava” o método patenteado, ou seja ele incorporava a característica
essencial e inventiva do método patenteado. Nos Estados Unidos contudo a Corte
entendeu que o fabricante do equipamento não incorria em contrafação. [1]
[1] http://patentblog.kluweriplaw.com/2020/03/03/chinas-spc-ip-tribunal-router-manufacturer-and-seller-liable-for-infringement-even-though-patented-method-performed-by-a-third-party/
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