Dupla proteção da EPO

Na EPO a dupla proteção pode surgir em três situações em que dois pedidos são depositados pelo mesmo depositante: i) no mesmo dia, ii) entre pedido dividido e pedido original ou iii) pedidos que pleiteiem a prioridade interna de outro pedido EP. Alguns críticos notam que a EPC não possui nenhuma cláusula específica que vede a possibilidade de dupla proteção mesmo nestes casos. T318/14 discutiu a questão  e elaborou um conjunto de perguntas a serem respondidas pelo Enlarged Boards of Appeal. G1/05 e G 1/06 tratou da questão da dupla proteção em pedidos divididos e conclui que não há razões legítimas para o depositante solicitar duas patentes para a mesma matéria caso o mesmo já tenha uma patente concedida para tal matéria. O guia de exame extrapolou esta conclusão para o caso de dois pedidos do mesmo depositante depositados no mesmo dia e para o caso de prioridade interna. T318/14 trata de uma questão de dupla proteção em pedidos com prioridade interna, em que o depositante alega legítimo interesse uma vez que é a data de depósito do segundo pedido e não a data de prioridade que é usada para contagem da vigência de vinte anos. NA EPO é relativamente comum o depositante fazer um primeiro depósito na EPO para garantir a data de prioridade e dentro de um ano fazer o depósito PCT pleiteando prioridade no pedido EP e posteriormente após 31 meses dar entrada na fase nacional deste pedido PCT na EPO, tendo o primeiro pedido ainda em vigor. T318/14 observou que a jurisprudência na EPO não é consensual sobre o que fazer nestes casos e pergunta ao Enlarged Boards of Appeal se pode indeferir por dupla proteção se um pedido pleiteia a mesma matéria de patente já concedida ao mesmo depositante, mas que não faça parte do estado da técnica segundo os artigos 54(2) e (3) da EPC. [1]

Na EPO o artigo 139(3) da EPC permite que os Estados Contratantes decidam sobre qual destino a ser dado para um pedido nacional e um pedido depositado na EPO para a mesma matéria e mesma data de depósito ou prioridade. A maioria dos países não autoriza a dupla proteção. Na Alemanha o pedido nacional perde a eficácia automaticamente (artigo II § 8 IntPatGU), enquanto na Inglaterra a patente nacional pode ser revogada pelo escritório de patentes (Seção 70(2) do Patent Act de 1977). Alguns países, contudo, permitem a dupla proteção neste caso, tais como Áustria, Dinamarca, Finlândia, Hungria e Suécia. Na França o artigo 614-13 da lei de patentes prevê que na medida em que uma patente francesa abrange uma invenção já protegida por uma patente europeia concedida ao mesmo inventor com a mesma data de depósito ou prioridade, a patente francesa cessa de produzir seus efeitos tão logo expirado o prazo de oposição à patente europeia. Jacques Azéma observa que a EPC1973 em seu artigo 54 (3) previa que o conteúdo de pedido de patente europeu cuja data de depósito seja anterior à data do pedido em questão e que tenha sido publicado ainda que posteriormente será considerado estado da técnica. O parágrafo 4, contudo, estabelecia uma exceção nos casos em que este pedido de patente europeu tenha designado o estado contratante em pedido posterior. O pedido de patente europeu que designa a França não poderia ser usado como estado da técnica para pedido francês posterior para fins de novidade269. Em 2007, com a entrada em vigor da EPC2000, este parágrafo 4° do artigo 54 da EPC foi suprimido, de modo que tal restrição já não se aplica270. No âmbito da patente unitária (UPC) o Recital 26 do Regulation n° 1257/2012 sugere que a questão deva ser decidida pelas legislações nacionais.271 Uma proposta de emenda na legislação alemã prevê a possibilidade de se manter uma patente nacional válida mesmo com uma patente europeia pela Unified Patent Court (UPC) concedida. Neste caso uma ação na justiça envolvendo a patente nacional não seria admissível se uma ação correspondente baseada na patente europeia já houvesse sido instaurada diante da UPC

[1] https://www.patentdocs.org/2019/06/news-from-abroad-double-patenting-will-prohibition-end-at-last.html