A Corte Federal de Justiça da Alemanha BGH em Formstein ZR28/25 [1986] GRUR 11, 803 [BGH]
e [1991] RPC 597 estabeleceu que o meio substituído deve produzir o mesmo
efeito técnico que o meio especificado nas reivindicações (mesmo efeito). O
técnico no assunto deve ser capaz de concluir, sem considerações consideradas
inventivas, que esta substituição atinge a mesma função (obviedade) e por fim
ele deve considerar esta variante como uma solução equivalente (equivalência).
Esta decisão embora não formalmente adotada pela EPC é considerada uma
contribuição importante para o esclarecimento da questão da contrafação[1]. A
contrafação se estabele desta forma: (i) quando a matéria se enquadra no
sentido literal das reivindicações,, (ii) quando a matéria se enquadra no
elementos literais e equivalentes diretos (glatte
aequivalente), por exemplo ao substituir um prego por um parafuso, ou (iii)
quando a matéria se enquadra na mesmo conceito inventivo, o que pode incluir
elementos considerados não equivalentes diretos da reivindicação (nicht glatte aequivalente).[2]
Segundo a chamada objeção Formstein um réu de contrafação pode alegar em sua
defesa que a implementação impugnada como equivalente não é uma invenção
patenteada, mas ao invés disso, óbvia em relação ao estado da técnica pelo
técnico no assunto e desta forma não deveria ser considerada como contrafação
da patente.[3]
O acusado de contrafação se conseguir mostrar que seu produto é uma variação
óbvia do estado da técnica, à época do depósito da patente em questão, não
estará em contrafação. [4]Assim
segundo o critério em Formstein a
implementação modificada não é considerada contração por equivalência se esta
modificação for considerada óbvia no estado da técnica para o técnico no
assunto.[5]
Esta mesma conclusão também é observada nos Estados Unidos em Wilson Sporting
Goods v. David Geoffrey & Assoc[6] e
na Inglaterra em Gillette Safety Razor v. Anglo American Trading (1913) 30 RPC
465 (House of Lords) conhecida como “defesa
Gillette”[7]
re confirmada em Merrell Dow Pharmaceutical Inc v H. N. Norton & Co Ltd
[1996] RPC 76. No entanto desde a decisão Actavis v Eli Lilly ([2017] UKSC 48)
na Inglaterra o futuro da chamada defesa Gillette tem estado em aberto, ouo
seja pode uma patente ser inventiva em relação a D1 ainda que D1 esteja dentro
do escopo de proteção desta patente ? Em Technetix Group v. Teleteste [2019]
EWHC 126 (IPEC) a Corte analisa a patente GB2382473 referente a receptor de Tv
a cabo ou sinal de internet em que conclui pela falta de novidade em relação a
D1. A Teleste acusada de contrafação alegou em sua defesa que “se um produto é acusado de estar dentro do
escopo da reivindicação 1 da patente, ele pode alegar em defesa que o produto
não tem novidade nem atividade inventiva diante do estado da técnica”. O
juiz HHJ Hacon, contudo, observou que “na
prática moderna estritamente falando esta não é uma defesa automática em casos
de contrafação”. O juiz conclui que o produto da Teleste não está dentro do
escopo da reivindicação 1 de um modo literal ms incide no escopo desta reivindicação
segundo a doutrina de equivalentes. Baseado no laudo pericial foi decidido que,
ao mesmo tempo, o produto da Teleste não foi considerado inventivo em relação
ao conhecimento geral comum. [8]
[1] STAUDER,
Dieter; SINGER, Margareth; European Patente Convention: a commentary. Thomson:Cologne, 2003, p. 247
[2] GRUBB,
Philip, W. Patents for Chemicals, Pharmaceuticals, and Biotechnology:
Fundamentals of Global Law, Practice, and Strategy; Oxford University Press,
2004, p.425
[3] STAUDER,
Dieter; SINGER, Margareth; European Patente Convention: a commentary. Thomson:Cologne, 2003, p. 247
[4] FRANZOSI,
Mario. Non-Obviousness, The Journal of World Intellectual Property, v.6, n.2,
March 2003, p.245
[7] GRUBB, Philip,
W. Patents for Chemicals, Pharmaceuticals, and Biotechnology: Fundamentals of
Global Law, Practice, and Strategy; Oxford University Press, 2004, p.438;
CORNISH, William, LLEWELYN, David. Intellectual property: patents, copyright,
trademarks and allied rights. London: Sweet&Maxwell, 2007. p. 172
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