Segundo o Ato Normativo 127/97 item
15.1.3.2.1.b e Instrução Normativa nº 30/2013 artigo 5° inciso 2: “Cada reivindicação independente deve
corresponder a um determinado conjunto de características essenciais à
realização da invenção, sendo que somente será admitida mais de uma
reivindicação independente da mesma categoria se tais reivindicações definirem
diferentes conjuntos de características alternativas e essenciais à realização
da invenção, ligadas pelo mesmo conceito inventivo”. Faz parte da
estratégia do requerente buscar a melhor forma de proteção de sua invenção tendo
em vista potenciais contrafatores. Assim, uma implementação em computador
conectado em rede pode conter uma reivindicação independente que descreva as
operações no lado do cliente, uma outra reivindicação que descreva as operações
do lado do servidor, e uma terceira reivindicação independente que descreva o
sistema ou a rede como um todo.[1] A
Diretriz no Módulo 1 item 3.128 “Formas
alternativas de uma invenção podem ser reivindicadas tanto em uma pluralidade
de reivindicações independentes, como indicado em 3.108, ou em uma única
reivindicação”. Segundo os itens 3.22 e 3.23: “Para cada categoria de reivindicação pode haver pelo menos uma
reivindicação independente. O examinador deve ter em mente que a presença de
reivindicações de diversas categorias redigidas de modo diferente, mas
aparentemente de efeito similar, é uma opção de proteção da depositante à qual
o examinador não deve se opor por meio de uma abordagem rigorosa, mas sim se
atendo a uma proliferação desnecessária de reivindicações independentes”. O
artigo 25 define que As reivindicações deverão ser fundamentadas no relatório
descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo
claro e preciso, a matéria objeto da proteção. Não há na LPI referência direta
a falta de concisão do quadro reivindicatório.
Uma reivindicação dependente constitui
uma forma abreviada se se escrever uma reivindicação independente de modo que
se rejeitar reivindicações independentes seria o mesmo que rejeitar
reivindicações dependentes. Considere por exemplo reivindicação independente
para escova de dentes possuindo cabo e cerdas caracterizado por ter cerdas
duplas. Uma reivindicação dependente
válida poderia ser escova de dentes conforme a reivindicação anterior
caracterizado pelas cerdas serem de material elástico. Esta mesma reivindicação
dependente deve ser lida em conjunto com a reivindicação independente a qual
depende: escova de dentes possuindo cabo e cerdas elásticas caracterizado por
ter cerdas duplas. Esta nova reivindicação independente e a reivindicação
dependente anterior possuem exatamente o mesmo escopo de modo que não faz
sentido considerá-la como uma violação do artigo 25 por falta de precisão,
enquanto que na forma de reivindicação dependente esta objeção comumente não é
levantada.
Muitas vezes o requerente opta por
diferentes reivindicações independentes, cada qual com um foco distinto sobre a
invenção, no intuito de facilitar os procedimentos de licenciamento. Considere
uma invenção[2] que trate de um mecanismo
para prolongar a vida útil de uma bateria em uma lanterna que envolve um novo
compartimento para a bateria na lanterna em que uma peça de cobre em formato
cilíndrico, tendo um receptáculo macho que é pressionado sob a bateria, quando
a unidade é inserida em uma lanterna que também possui uma peça em cobre no
mesmo formato cilíndrico, tendo receptáculo fêmea. Uma reivindicação que
descreva as modificações na lanterna junto com as modificações na bateria
poderia tornar difícil o licenciamento para os fabricantes de lanterna e
baterias em separado, uma vez que cada parte, por fabricar apenas parte da
reivindicação, poderia não estar devidamente resguardado contra contrafações.
Nesse sentido o titular poderia requerer uma reivindicação com foco na lanterna
e outra com foco na bateria:
Mecanismo
de economia de energia de bateria de lanterna caracterizado por:
lanterna
operada por bateria tendo fiação elétrica; e
peça
de cobre no formato cilíndrico tendo um receptáculo fêmea, a peça de cobre no
formato cilíndrico ligada à fiação elétrica da lanterna operada por bateria, em
que a peça de cobre no formato cilíndrico que apresenta um receptáculo fêmea é
adaptada para operar acoplada à peça no formato cilíndrico que apresenta
receptáculo macho fixado a uma bateria
Mecanismo
de economia de energia de bateria de lanterna caracterizado por:
bateria;
e
peça
de cobre no formato cilíndrico tendo um receptáculo macho, a peça de cobre no
formato cilíndrico sendo operacionalmente acoplada à bateria, em que a peça de
cobre no formato cilíndrico que apresenta um receptáculo macho é adaptada para
operar acoplada a uma peça de cobre no formato cilíndrico que apresenta um
receptáculo fêmea, que está conectada à fiação elétrica em uma lanterna.
O Artigo 84 da EPC estabelece que as
reivindicações devem ser claras e concisas e fundamentadas no relatório
descritivo. Na EPO a Regra 43(2) em vigor a partir de 2002 estabelece que o
número de reivindicações independentes é limitada em apenas uma por categoria,
exceto nos casos de produtos interrelacionados (por exemplo plug e soquete,
transmissor e receptor), diferentes usos de um produto ou aparelho ou soluções
alternativas para o mesmo problema no qual é inadequada a reivindicação de uma
única reivindicação.[3] Segundo
o Guia de Exame se for possível abranger soluções alternativas por uma única
reivindicação o depositante deverá fazê-lo. Assim auperposições e similaridades
de características de reivindicações de mesma categoria são um indicativo de
que seria apropriado substituir tais reivindicações por uma única reivindicação
independente. Por exemplo se uma reivindicação descreve escova de dentes
caracterizada por cabo de plástico e outra reivindicação independente de escova
de dentes caracterizada por cabo de madeira, demonstram falta de concisão,
devendo ser substituídas por reivindicação independente de escova de dentes
caracterizada por cabo de plástico ou madeira.
O pedido EP1454202 pleiteia na
primeira reivindicação independente ferramenta de manutenção de campo que
utiliza um protocolo de comunicação padrão na indústria, possui primeira e
segunda unidades de acesso ao meio físico, processador, teclado, vídeo, e
porta infravermelha para se comunicar sem fio a um dispositivo externo.Um
segunda reivindicação independente descreve os mesmos elementos da primeira
reivindicação, exceto pelo fato que substitui a porta infravermelha por um
módulo de memória removível. Uma terceira reivindicação independente substitui
o mesma porta infravermelha da primeira reivindicação por um módulo de expansão
de memória. O quadro reivindicatório tem apenas 17 reivindicações sendo três
reivindicações independentes de ferramenta de manutenção e três reivindicações independentes
de método. O exame da EPO considerou que a existência destas três
reivindicações independentes de mesma categoria contraria o Artigo 84 da EPC[4]
por falta de concisão e falta de clareza: “na
verdade as várias terminologias usadas introduzem três reivindicações
independentes que confundem o escopo preciso do monopólio pretendido [...] As
três reivindicações apresentam diferentes formas de expressar essencialmente as
mesmas características. Estas três alternativas deixam o leitor em dúvida sobre
quais são de fato as características essenciais da invenção e desta forma o
Artigo 84 não é satisfeito”. O exemplo mostra que a Regra 43(2) tem sido
aplicada com certo rigor na EPO.
Em T56/01 a Corte entendeu que reivindicações
independentes de produto que possuam escopo de proteção que se superpõem não
podem ser vistas como soluções alternativas. As reivindicações em questão foram
vistas como relativas à mesma solução técnica com pequena diferença em sua
redação, de modo que dadas as similaridades entre as duas reivindicações as
mesmas contrariavam disposição da Regra 43(2)(c) da EPC sendo mais apropriado a
redação das mesmas em uma única reivindicação independente. [5] Em
T671/06 a Corte entendeu que um sistema compreendendo uma fonte de alimentação
reivindicada em termos funcionais amplos e uma outra reivindicação independente
pleiteando a mesma fonte em termos estruturais não pode ser considerada como
produtos inter-relacionados. Para tanto seria necessário que se demonstrasse
uma interação entre elementos complementares tais como um plugue e um soquete,
por exemplo. [6] Embora válida em exame de
primeira instância, T263/05 observa que esta regra de concisão que limita o
número de reivindicações independentes de uma mesma categoria (Regra 43 da EPC)
não se aplica nos casos de nulidade. [7] A
perspectiva da EPO portanto é bem mais restritiva quando, comparada a diretriz
do INPI, na aceitação de reivindicações independentes de mesma categoria.
No Japão o Artigo 36(6)(iii) do Patent
Act prevê que cada reivindicação deve ser concisa, de modo que não há
restrições de uma reivindicação por categoria ou por conceito inventivo, por
questões de concisão. Na Coreia (Guideline Part II, Chapter 4, 4) estabelece
que no caso de uma reivindicação prolixa, a repetição de conteúdos idênticos
deve ser evitada pois isto pode representar uma reivindicação sem clareza. Não
há contudo limitação quanto o número total de reivindicações independentes. Na
China um pedido não deve possuir duas ou mais reivindicações tendo
substancialmente o mesmo escopo de proteção. No intuito de se evitar repetições
o requerente deve optar pelo uso de reivindicações dependentes que se referiam
a reivindicações precedentes. Não há restrições quanto ao número de
reivindicações por categoria.
As Diretrizes do PCT reconhece que há
divergência entre os países membros sobre o significado do termo “concisão” e destacam
que as Autoridades de Exame e Busca podem adotar um dos dois critérios neste
aspecto: 1) uma objeção pode ser apresentada nos casos em que as reivindicações
são indevidamente multiplicadas em um número “não razoável de reivindicações” ou são duplicadas: “as reivindicações não devem ser
indevidamente multiplicadas de modo a obscurecer a definição da matéria
reivindicada em uma intrincada confusão. Contudo de as reivindicações diferem
uma das outras e não há dificuldade em entender o escopo de proteção de cada
uma, uma objeção nesse sentido não deve ser aplicada”, 2) deve se fazer
objeção nos casos de uso repetitivo de palavras ou a multiplicidade de reivindicações
de natureza trivial que torne trabalhoso determinar a matéria protegida pela
patente. O que significa um número razoável de reivindicações deve ser
analisado caso a caso. As duas opções parecem igualmente flexíveis. A Regra 6
do PCT estabelece que o número de reivindicações deve ser considerado razoável[8]. Neste
sentido um quadro reivindicatório com um número excessivo de reivindicações
independentes de mesma categoria e de escopo similar, em geral, deve ser
restringido no intuito de garantir maior concisão ao objeto de proteção[9]. Nas
duas opções a preocupação parece residir na construção de quadros reivindicatórios
intrincados com muitas reivindicações. De fato no pedido equivalente WO03050625
ao EP1454202 citado anteriormente que era relativo a apenas três reivindicações
cada qual razoavelmente clara em seu escopo, a Autoridade de Busca e Exame (a
mesma EPO) não entendeu que houvesse qualquer problema de concisão ou clareza
no quadro reivindicatório segundo as regras do PCT, o que mostra que as regras
da EPC são mais rígidas que as aplicadas pelo PCT. O Curso de redação de
patentes da OMPI DL320 observa que muitas legislações de patentes estabelecem
que o pedido de patente não pode conter mais de uma reivindicação independente
por categoria.
[1] LUNDBERG,
Steven; DURANT, Stephen; McCRACKIN, Ann. Electronic and software patents. The
Bureau of National Affairs, 2005, p.10-8
[2]
Manual de Redação de Patentes da OMPI, IP Assets Management Series, 2007, p.199
[3] EPO
Guidelines 2010, Part C, Chapter III item 3.2
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guiex/e/c_iii_3_2.htm
[4] The claims shall define the
matter for which protection is sought. They shall be clear and concise and be
supported by the description
[5] Case Law of
the Boards of Appeal of the European Patent Office Sixth Edition July 2010, p.
271 http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/case-law.html
[6] Case Law of
the Boards of Appeal of the European Patent Office Sixth Edition July 2010, p.
272 http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/case-law.html
[7] Case Law of
the Boards of Appeal of the European Patent Office Sixth Edition July 2010, p.
273 http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/case-law.html
[8] item 9.25
PCT International Search and Preliminary Examination Guidelines, PCT Gazette,
Special Issue, WIPO, 25 março 2004, S-02/2004
[9] item
A5.42[1] The claims should not be unduly multiplied so as to obscure the
definition of the claimed invention in a maze of confusion. PCT International
Search and Preliminary Examination Guidelines, PCT Gazette, Special Issue,
WIPO, 25 março 2004, S-02/2004
Nenhum comentário:
Postar um comentário