Segundo o artigo 4B da CUP afirma que o direito de prioridade
garante a seu depositante os direitos sobre depósito subsequente em qualquer
país da União de Paris, dentro do praz de doze meses, sem que tal deposito seja
invalidado por atos praticados por terceiros neste período como a publicação ou
exploração da mesma invenção realizados neste intervalo. Um depósito feito por
terceiros para a mesma matéria durante este intervalo de doze meses não poderá
invalidar o depósito subsequente o qual invoca direito de prioridade. O efeito
portanto desta prioridade será o mesmo que um depósito feito no mesmo país na
data de prioridade, ou seja, como se todos os países da União de Paris
formassem um único país para fins de efeitos no depósito de uma patente.
Esta regra não era aplicável nos Estados unidos devido à chamada doutrina
Hilmer estabelecida
em uma decisão de 1966 (In re Hilmer, 359 F.2d 859, 149 USPQ 480 CCPA
1966). O pedido X depositado no Brasil, em sigilo à época do depósito do pedido
Y nos Estados Unidos, não é considerado como anterioridade para Y, ainda que
este pedido X viesse a ser depositado nos Estados Unidos e, portanto, é
concedida patente a Y, por ter sido Y o primeiro depósito nos EUA. No caso em
questão os dois pedidos recebem patente nos Estados Unidos [1]. A prioridade unionista do pedido X depositado inicialmente no Brasil e
posteriormente nos Estados Unidos tem o condão de garantir a patente ao
brasileiro mas não consegue evitar a patente do pedido depositado Y posteriormente
nos Estados Unidos, quando X ainda não havia sido publicado [2].
O Artigo 102(e) [3] do USC
determina que patentes concedidas nos Estados Unidos ou algum outro pedido depositado nos Estados Unidos constituem
estado da técnica a partir da data de depósito do pedido no USPTO. O Artigo 102(e)
do USC é explicitamente limitado a certas referências depositadas nos Estados
Unidos. Portanto, a data de prioridade
estrangeira citada [4] no Artigo
119 não pode ser usada como anterioridade para a data de depósito do pedido nos
Estados Unidos [5]. Para alguns
críticos a doutrina Hilmer fere o princípio de tratamento nacional previsto na
CUP. Para Philip Grubb a doutrina Hilmer é uma forma de discriminação contra
estrangeiros e é considerada como uma violação de TRIPs.[6]. No relatório apresentado pela coordenadora do grupo B+, Anne
Rejnhold Jørgensen, em reunião do B+ em Genebra em 26/09/2007 consta como um
dos pontos essenciais para avanço das negociações sobre harmonização a
eliminação da Doutrina Hilmer [7].
Bodenhausen destaca que no âmbito da CUP o artigo 4B na versão de
1883 o direito de prioridade se estabelecia preservando-se o direito de
terceiros. Ou seja, se terceiros iniciassem a produção do produto objeto do
pedido de patente, durante o prazo de prioridade, poderiam continuar a
fabricação independente deste pedido se tornar uma patente concedida. Na
revisão de Londres de 1934 esta ressalva foi retirada. A disposição revisada
declara que um depósito efetuado posteriormente durante o prazo de prioridade
unionista não poderá ser invalidado por nenhum dos fatos ocorridos neste
intervalo. Com a Revisão de Londres o depositante pode reivindicar para
qualquer matéria revelada mas não reivindicada no documento original
estrangeiro. [8] Com a
retirada da ressalva de 1883, o direito de prioridade tornou-se de alcance
ainda maior, uma vez que os efeitos do depósito posterior não poderão ser
menores que se este segundo depósito fosse efetuado no momento do primeiro
depósito em outro país da União no qual se baseia o direito de prioridade [9].
Com o American Inventor Act (AIA) de setembro de 2011 a doutrina
Hilmer foi eliminada. Gene Quinn considera esta como a medida de maior impacto na
reforma de patentes pois diz respeito o valor da documentação patentária
estrangeira na determinação do estado da técnica. Pela doutrina Hilmer um
estrangeiro poderia usar data de prioridade estrangeira para se proteger contra
um documento de anterioridade publicado entre esta data de prioridade
estrangeira e a data de depósito de seu pedido nos Estados Unidos conforme
garantido pela CUP. No entanto a data de depósito internacional deste pedido
estrangeiro não era usada pelo examinador do USPTO como anterioridade para
outros pedidos. Com a eliminação da doutrina Hilmer pelo AIA todos os pedidos
depositados no exterior poderão utilizar-se de sua data de depósito
internacional, ou seja, torna-se mais difícil um depositante norte americano
superar as anterioridades de pedidos estrangeiros depositados anteriormente à
sua data de deposito nos Estados Unidos. [10]
[1] NEIFELD, Richard. Viability of the
Hilmer Doctrine http: //www.neifeld.com/hilmer.html.
[2] “Under our current law, when an
application filed in the United States issues as a patent it becomes prior art
under 102(e), as of its U.S. filing date against all other patent applicants.
Where the patent claims benefit of a foreign application under 119, that patent
is still prior art as of its U.S. filing date, but
not as of the date when the foreign party application was filed. http://www.uspto.gov/web/offices/com/hearings/20year/hearings/irving.html
[3] USC
102 (e) the invention was described in — (1) an application for patent,
published under section 122(b), by another filed in the United States before
the invention by the applicant for patent or (2) a patent granted on an
application for patent by another filed in the United States before the
invention by the applicant for patent, except that an international application
filed under the treaty defined in section 351(a) shall have the effects for the
purposes of this subsection of an application filed in the United States only
if the international application designated the United States and was published under Article 21(2) of
such treaty in the English language;
http: //www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/appxl_35_U_S_C_102.htm.
[4] USC 119 (a)An application for patent
for an invention filed in this country by any person who has, or whose legal
representatives or assigns have, previously regularly filed an application for
a patent for the same invention in a foreign country which affords similar
privileges in the case of applications filed in the United States or to
citizens of the United States, or in a WTO member country, shall have the same
effect as the same application would have if filed in this country on the date
on which the application for patent for the same invention was first filed in
such foreign country. http:
//www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/appxl_35_U_S_C_119.htm
[5] 35 U.S.C. 102(e) is explicitly limited
to certain references “filed in the United States before the invention thereof
by the applicant” (emphasis added). Foreign applications’ filing dates that are
claimed (via 35 U.S.C. 119(a) – (d), (f) or 365(a)) in applications, which have
been published as U.S. or WIPO application publications or patented in the
U.S., may not be used as 35 U.S.C. 102(e) dates for prior art purposes. This
includes international filing dates claimed as foreign priority dates under 35
U.S.C. 365(a).Therefore, the foreign priority date of the reference under 35
U.S.C. 119(a)-(d) (f), and 365(a) cannot be used to antedate the application
filing date. http:
//www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/2100_2136_03.htm.
[6] GRUBB, Philip, W.
Patents for Chemicals, Pharmaceuticals, and Biotechnology: Fundamentals of
Global Law, Practice, and Strategy; Oxford University Press, 2004, p.68
[7] Industry
Trilateral meeting.2008 http:
//www.jipa.or.jp/file.php?fn=20080528giji.pdf&s=topics&type=other_j.
[8] VOJÁCEK, Jan. A survey
of the principal national patent systems. New York:Prentice Hall, 1936, p.109
[9] BODENHAUSEN.
Guia para La aplicacion Del Convenio de Paris para La proteccion de La
propriedad Industrial, revisado em Estocolmo em 1967, BIRPI: Genebra, 1969.
p. 45, 46.
[10] QUINN, Gene. The Impact
of the America Invents Act on the Definition of Prior Art, 3/10/2012, http://www.ipwatchdog.com/2012/10/03/the-impact-of-the-america-invents-act-on-the-definition-of-prior-art/id=28453/
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