Emendas de reivindicações na Índia

 

Delhi High Court upholds permissibility of claim amendments: albemarle corporation v. controller of patents www.lexology.com 30/09/2025 Chadha & Chadha Intellectual Property Law Firm - Arpita Mukherjee and Gunjan Garg

No caso Albemarle Corporation v. O Controlador de Patentes [1] [C.A.(COMM. IPD-PAT) 19/2022], o Honorável Tribunal Superior de Delhi (doravante "o Tribunal") reafirmou que emendas às reivindicações de patente são permissíveis na fase de apelação sob a Lei de Patentes da Índia de 1970 (doravante "a Lei"). A Corte, por meio de sua decisão datada de 7 de julho de 2025, permitiu que a Albemarle Corporation (doravante "Recorrente") apresentasse um conjunto auxiliar de reivindicações por meio de um pedido I.A. 35045/2024 e devolveu o caso ao Escritório de Patentes para nova consideração do pedido de patente do Recorrente, à luz das reivindicações alteradas, conforme a lei.

Contexto

O Recorrente, uma empresa química sediada nos EUA, entrou com recurso sob a Seção 117A da Lei contra uma ordem de recusa (doravante "ordem contestada") datada de 12 de maio de 2021, emitida pelo Controlador de Patentes (doravante "Recorrido"), recusando o Pedido de Patente Indiano nº 2897/DELNP/2012, intitulado como "Sistemas de Solvente Sem Ponto de Inflexão e Métodos Usando Tais Sistemas de Solvente para Dissolução de Espumas de Poliuretano Rígido", sob a Seção 15 da Lei.

O pedido foi recusado sob o argumento de que o objeto das reivindicações carecia de novidade em relação ao documento citado D4, não apresentava passo inventivo em vista dos documentos citados D1 a D4 e não cumpria os requisitos de habilitação previstos na Seção 10(4) da Lei.

Curiosamente, durante o processo de recurso perante o Tribunal, o Recorrente não contestou a ordem contestada. Em vez disso, buscou apenas a permissão para alterar as reivindicações apresentando um conjunto auxiliar de reivindicações, restringindo assim o escopo da invenção apenas ao processo.

Questões-chave perante a Ilustre Corte

• Se a alteração das reivindicações é permitida na fase de apelação sob a Lei de Patentes da Índia?
• O escopo dessas emendas permitidas está em conformidade com a Seção 59 da Lei?

Argumentos apresentados pelo Recorrente e pelo Recorrido

O Recorrente argumentou que o conjunto auxiliar de reivindicações foi apresentado para facilitar a resolução rápida do assunto. Foi apresentado pelo Recorrente que as emendas apenas restringiam o escopo das reivindicações ao aspecto do processo, ao mesmo tempo em que negavam as reivindicações mais amplas para o sistema solvente (um produto).

Por outro lado, o Recorrido sustentou que emendas por meio de conjunto auxiliar de reivindicações não podem ser permitidas na fase de apelação e justificou a ordem contestada.

Observações e Conclusões do Tribunal

No início, o Tribunal observou que o Recorrente não contestou a ordem contestada e limitou suas alegações apenas ao aspecto de permitir que o conjunto auxiliar de reivindicações restringa o escopo das reivindicações ao processo de limpeza da espuma de poliuretano de um artigo.

O Tribunal observou ainda que, por meio do conjunto auxiliar de reivindicações, o Recorrente havia reduzido o escopo apenas a um processo, sem introduzir qualquer matéria nova além do que já estava revelado em substância na especificação originalmente apresentada. O Tribunal também enfatizou que o Subseção (1) da Seção 58 da Lei permite emendas à especificação em processos perante o Tribunal Superior.

Portanto, ao considerar a sustentabilidade do pedido do Recorrente para permissão da reivindicação auxiliar estabelecida na fase de apelação, o Tribunal observou que a Lei de Patentes não aplica nenhuma proibição expressa de alterar o pedido ou especificação de patente durante o processo de apelação, desde que as alterações atendam aos requisitos da Seção 59 da Lei e as reivindicações alteradas não sejam incompatíveis com as reivindicações anteriores da especificação original.

Decisão do Honorável Tribunal

O Honorável Tribunal entendeu que emendas às reivindicações são permitidas mesmo na fase de apelação, desde que não introduzam novos assuntos e sejam consistentes com as reivindicações originalmente apresentadas. Assim, o Tribunal concluiu que o conjunto de reivindicações auxiliares do Recorrente é permitido, pois se enquadra inteiramente no escopo das reivindicações originalmente apresentadas.

A Corte também se baseou em sua posição anterior em Societe Des Produits Nestle v Controller of Patents and Designs & Anr[2], onde foi decidido que ".. não há nenhuma disposição na Lei que proíba especificamente a alteração de uma especificação de patente na fase de apelação"

Além disso, baseou-se na decisão em Nippon A & L Inc. Contra Controller of Patents[3] e W R Grace and Co. Conn. Versus Controller of Patents[4], na qual foi decidido que:

"É uma posição bem estabelecida no direito que emendas que restringam ou restrinjam o escopo das reivindicações para responder a objeções levantadas pelo Escritório de Patentes, ou facilitem a concessão, são permitidas, se as emendas estiverem dentro do escopo da especificação da patente e das reivindicações originalmente apresentadas."

Assim, o Honorável Tribunal permitiu o recurso na medida em que o conjunto de reivindicações auxiliares foi registrado e determinou que o Pedido de Patente nº 2897/DELNP/2012 fosse reativado, para considerar o pedido do Recorrente à luz do conjunto de reivindicações auxiliares. O Tribunal, no entanto, não interferiu na ordem contestada do Escritório de Patentes, pois ela se baseava nas reivindicações originais e o Recorrente não a contestou.

Conclusão

Esta decisão do Tribunal afirma que emendas às reivindicações são permitidas mesmo após a concessão ou durante processos de apelação, desde que estejam em conformidade com os requisitos prescritos na Seção 59 da Lei de Patentes.

O teste em duas frentes usado para examinar a permissibilidade para tais emendas:

• A emenda não deve introduzir nenhum 'novo material' que não seja baseado na divulgação original da solicitação.
• A reivindicação alterada deve estar 'totalmente dentro do escopo de uma reivindicação pré-existente', garantindo que o escopo das emendas não seja ampliado além de seus limites originais.

Uma visão semelhante foi adotada pelo Honorável Tribunal Superior de Delhi em Cellectis v Assistant Controller of Patents and Designs[5] e Fresenius Medical Care Deutschland v Controller General of Patents, Designs and Trademarks & Anr[6], onde o Tribunal analisou as emendas das reivindicações auxiliares e as aceitou após uma análise abrangente. Em ambos os casos, o tribunal entendeu que as emendas, constituindo renúncias ou explicações, não introduziam novos materiais, permaneciam dentro do escopo das reivindicações originais e eram apoiadas pela especificação, portanto permitidas pela Seção 59 da Lei.

Assim, essa decisão em Albemarle Corporation reforça a posição consistente da Suprema Corte quanto à permitibilidade de emendas de reivindicações durante processos de apelação, estabelecendo uma abordagem consistente entre jurisdições e, assim, promovendo uma abordagem equilibrada para as emendas de reivindicações.