Doutrina de Equivalentes na China

 Can the Scope of Patent Protection Cover Technical Solutions That Adopt a Different Technical Path? — (2022) SPC IP Civil Final No. 1837

SHANGHAI PATENT & TRADEMARK LAW OFFICE, LLC www.lexology.com 02/12/2025 Zhang Yan

A regra orientadora divulgada pelo Tribunal de Propriedade Intelectual do Supremo Tribunal Popular em 23 de outubro de 2025, enfatizou que: quando existem múltiplos caminhos técnicos diferentes para resolver um determinado problema técnico, e o propósito inventivo da patente em questão é apenas melhorar um problema técnico dentro de um caminho técnico específico, então soluções técnicas que adotam outros caminhos técnicos geralmente não devem se enquadrar no escopo de proteção da patente em questão.

Fatos Básicos do Caso

Uma fábrica de máquinas em Rui'an (a autora) é a detentora da patente da Patente de Invenção nº 20141006.4, intitulada "Um Dispositivo Guia para Embalagem de Artigos em uma Máquina de Embalagem de Sacos Plásticos" (doravante, a patente em processo). A reivindicação 1 da patente diz:

"Um dispositivo guia para embalar artigos em uma máquina de embalagem em sacos plásticos, caracterizado por ser composto por um sulco guia, um assento com sulco guia e um eixo oscilante; O sulco guia é fixamente montado no assento do sulco do guia, o assento do sulco guia é movivelmente coberto no eixo oscilante, e os braços oscilantes superior e inferior são fixamente montados no eixo oscilante; o braço oscilante superior é conectado ao assento do sulco guia por meio de uma primeira mola de tensão, e o braço oscilante inferior está em contato dinâmico com um came."

A especificação destaca que a invenção visa melhorar o mecanismo mecânico de transmissão do came para aumentar a segurança do dispositivo de guiagem e prevenir danos ao equipamento quando ocorrem falhas devido a material residual.

O autor processou uma empresa de máquinas em Wenzhou (o réu), alegando que as atividades produtivas do réu violavam seus direitos de patente e solicitando a cessação da infração, danos e destruição de produtos semiacabados relevantes. O réu argumentou que seu produto não infringia e negou ter vendido o produto acusado.

Os fatos determinados pelo tribunal mostraram que, em 27 de julho de 2021, o Escritório de Propriedade Intelectual de Wenzhou realizou uma inspeção no local e concluiu que o dispositivo de guiagem usado no equipamento do réu adotava uma "transmissão combinada de braço oscilante inferior + cilindro", em vez do "braço oscilante inferior em contato dinâmico com um came" mencionado na patente em processo. O réu afirmou que o produto foi desenvolvido de forma independente e vinha fabricando equipamentos semelhantes desde 2015. As provas confirmaram as diferenças técnicas entre o produto acusado e a patente em ação. O tribunal de primeira instância emitiu uma sentença civil rejeitando todas as reivindicações do autor. O autor recorreu. Em 4 de junho de 2024, o Supremo Tribunal Popular proferiu a sentença civil (2022) SPC IP Civil Final nº 1837, rejeitando o recurso e confirmando a decisão da primeira instância.

Fundamentação do Julgamento Final

O tribunal de última instância decidiu que a solução técnica acusada não se enquadra no escopo da Reivindicação 1 da patente em causa, com base nas seguintes razões:

1. Construção da reivindicação

De acordo com o Artigo 64(1) da Lei de Patentes e o Artigo 2 da Interpretação do Supremo Tribunal Popular sobre Diversas Questões Relativas à Aplicação da Lei no Julgamento de Disputas por Infração de Patente, o tribunal deverá determinar o conteúdo de uma reivindicação com base na redação da reivindicação, interpretada como entendida por uma pessoa comum especializada na matéria ao ler a especificação e os desenhos. Neste caso, a característica técnica da Reivindicação 1 — "o braço oscilante inferior está em contato dinâmico com o came" — deve ser compreendida à luz do propósito inventivo da patente. O propósito inventivo da patente em processo é melhorar o mecanismo mecânico de transmissão de came para aumentar a estabilidade operacional do dispositivo de guia. Considerando que a patente visa melhorar a transmissão mecânica por came, o escopo da proteção não deve se estender a mecanismos de transmissão pneumáticos ou elétricos.

2. Comparação Técnica

A característica técnica do produto acusado — "o braço oscilante inferior está conectado a um cilindro" — não tem relação com o propósito inventivo e a solução técnica geral da patente em causa. Ela não pode substituir a característica técnica patenteada de "o braço oscilante inferior estar em contato dinâmico com um comando" e, portanto, não constitui uma característica técnica equivalente sob a Doutrina dos Equivalentes (DOE). Assim, a solução técnica acusada não se enquadra no escopo da Reivindicação 1 da patente em causa.

Comentário:

A decisão de última instância articulou dois princípios fundamentais:

(1) A interpretação da reivindicação deve ser realizada à luz do propósito inventivo, e

(2) O escopo da proteção por patente não pode se estender a soluções técnicas que adotem um caminho técnico diferente.

Ao citar o Artigo 64(1) da Lei de Patentes e o Artigo 2 da Interpretação Judicial, o tribunal enfatizou que as reivindicações devem ser interpretadas com base na compreensão de uma pessoa comum especializada na área, lida em conjunto com a especificação. Neste caso, porque a especificação deixa claro que o objetivo inventivo é melhorar um mecanismo mecânico de transmissão de comandos de válvulas, mecanismos pneumáticos ou elétricos de controle são excluídos do escopo da patente. Essa abordagem evita uma interpretação excessivamente ampla ou generalizada das reivindicações e garante que o escopo da proteção esteja alinhado com a contribuição inventiva real.

Essa decisão demonstra a aplicação cautelosa da Doutrina dos Equivalentes pelos tribunais chineses, evitando uma expansão retrospectiva da proteção por patentes. Tanto a prática chinesa quanto as normas internacionais visam evitar o ultrapassar dos direitos de patente — ou seja, proteger além da contribuição real do inventor. A decisão fornece orientações claras para os requerentes e titulares de patentes: em campos técnicos em rápida evolução, o escopo da proteção por patente deve ser definido pela contribuição inventiva.

O caso apresenta implicações práticas: os pedidos de patente deveriam descrever de forma mais clara o propósito inventivo e o problema técnico resolvido para evitar ambiguidade na aplicação posterior. Os tribunais chineses relutam em reconhecer a equivalência de forma leve; Portanto, ao elaborar e planejar portfólios de patentes, os requerentes devem enumerar explicitamente meios alternativos dentro da solução técnica. Para os implementadores, as estratégias de design em torno podem focar em separar o princípio técnico e o propósito técnico para evitar infrações.

Em suma, este caso serve como um exemplo clássico da aplicação da doutrina dos equivalentes na infração de patentes e reflete o equilíbrio dos tribunais entre interesses concorrentes.