T 878/23 - How a Dependent Claim Can Bring Down a European Patent for Insufficient Disclosure www.lexology.com 15/12/2025 Elisabeth Engelhard
A decisão do Conselho de Apelação, T 878/23, é um lembrete contundente de que é importante garantir que as reivindicações de uma patente europeia estejam todas alinhadas, não se contradigam e não possam gerar questões que possam colocar em dúvida que elas possam ser tecnicamente realizadas em todo o seu escopo. A decisão também enfatiza mais uma vez a necessidade de apresentar todos os pedidos auxiliares potencialmente úteis o mais rápido possível.
1. A patente em disputa no T 878/23
A patente (EP 3 317 395 B1) pertence ao campo dos probióticos e pretende fornecer uma combinação específica de ingredientes com atividade otimizada para proteger microrganismos em probióticos, com as reivindicações concedidas relacionadas a composições que incluem um transportador, um antioxidante e combinações específicas de aminoácidos.
Especificamente, a reivindicação 1, conforme concedida, dizia o seguinte:
Uma composição composta por um material transportador que inclui um polissacarídeo, pelo menos uma combinação de antioxidante e aminoácidos selecionada da alanina cíteína árida; Cisteína, Lisina e Alanina: Lisina e Arginina: Cisteína e Arginina, Cisteína, Lisina e Arginina, Lisina, Alanina e Arginina; e cisteína, arginina e alanina; onde os aminoácidos lisina, alanina e arginina estão presentes em uma quantidade de 8 a 20% em peso com base no peso seco total da composição, e onde a cisteína está presente em uma quantidade de 2 a 10 em peso seco total da composição.
A reivindicação, portanto, apresenta combinações específicas de aminoácidos de pelo menos dois aminoácidos, que precisam estar presentes em pelo menos uma quantidade de. B em peso (ou, no caso da cisteína, pelo menos 2 em peso). Consequentemente, o percentual mínimo de peso para as combinações de aminoácidos na reivindicação 1 foi de 10% em peso ou 16% em peso (dependendo da respectiva combinação de dois aminoácidos)
No entanto, a reivindicação Dependente 4, conforme concedida, estipulava que a concentração total de aminoácidos na composição deveria estar entre 3,5 e 36,5% em peso.
2. Oposições
A patente foi contestada por dois opositores. Após a Divisão de Oposição manter a patente com base em um pedido auxiliar, tanto o titular da patente quanto o primeiro opositor (ou seja, 01) recorreram da decisão. A principal questão em recurso foi a suficiência da divulgação sob o Artigo 100(b) do CPE.
3. A questão da suficiência
3.1. Suficiência (Artigo 83 CEE) vs. clareza (Artigo 84 CEE)
O Artigo 83 do EPC exige que o pedido de patente europeia "divulgue a invenção de maneira suficientemente clara e completa para que ela seja realizada pela pessoa especializada na área." Importante, a jurisprudência da EPO geralmente exige que a divulgação permita que a invenção seja realizada em praticamente toda a faixa alegada. No entanto, para que uma objeção de suficiência tenha sucesso, o Conselho de Apelação deve ser convencido de que existem sérias dúvidas, comprovadas por pontos verificáveis, de que a alegação em questão não está em conformidade com o Artigo 83 do CPE. A suficiência é motivo de oposição e, portanto, pode levar à revogação de uma patente em processos de oposição e apelação de oposição.
Por outro lado, a clareza é regulada pelo Artigo 84 do CPE e não constitui motivo para oposição. Portanto, se uma objeção de suficiência for levantada, mas considerada pelo Conselho como sendo apenas "um problema de clareza", a patente não será revogada por esse motivo. De acordo com o Artigo 84 do CPE, as reivindicações "devem definir a matéria para a qual a proteção é solicitada (e elas) devem ser claras, concisas e apoiadas pela descrição". Já é evidente, pela redação deste artigo ("apoiada pela descrição") que podem existir áreas cinzentas entre as disposições de suficiência e clareza que podem ser críticas diante dos possíveis desfechos diferentes em processos de oposição.
Em sua declaração original de oposição, o 01 já levantou a objeção de que a reivindicação dependente 4 seria insuficiente em vista de seu alcance abrangendo incorporações que não poderiam ser realizadas em consideração do ensino da reivindicação 1
A questão colocada ao titular da patente era como uma composição poderia ter um teor total de aminoácidos tão baixo quanto 3,5% em peso (reivindicação 4) quando a reivindicação da qual depende (reivindicação 1) exige que ela tenha pelo menos 10% em peso? Claramente, a definição da reivindicação 1 não cobria uma parte substancial da reivindicação 4, como também confirmado pelo Conselho de Apelação (BoA), que observou que "as composições especificadas na reivindicação 4 que são explicitamente excluídas das faixas de concentração especificadas na reivindicação I representam uma proporção significativa da faixa alegada".
O titular da patente argumentou que a discrepância era uma questão simples de clareza e, portanto, não poderia ser levantada durante a oposição. O titular da patente argumentou que a questão era uma área "proibida" pouco clara, que normalmente não surge de uma impossibilidade técnica de realizar a invenção. mas por uma ambiguidade na linguagem da reivindicação. De acordo com a jurisprudência estabelecida dos Conselhos, tal ambiguidade está sujeita às disposições de clareza, e não de suficiência.
3.2. A decisão do Conselho sobre suficiência
No entanto, o BoA concluiu que o efeito da reivindicação dependente não era apenas um limite pouco claro. Eles consideraram tanto a reivindicação 1 quanto a 4 perfeitamente claras. Em vez disso, o problema era que as reivindicações também eram "mutuamente exclusivas, incompatíveis com Le, em uma parte substancial de suas faixas. Diante dessa contradição, o BoA concluiu que "a pessoa qualificada não pode tecnicamente preparar a composição conforme definida em (a reivindicação dependente) em praticamente toda a amplitude alegada".
Isso está em linha com os princípios de que reivindicações dependentes influenciam a interpretação da reivindicação da qual dependem, e que reivindicações dependentes se referem a sub-incorporações da invenção conforme definidas na reivindicação da qual dependem (G3/14).
Como todos os pedidos auxiliares admitidos no processo incluíam a mesma reivindicação problemática de dependente, todos os pedidos auxiliares foram considerados insuficientes (Art. 83 do CEE).
A Câmara entendeu que essa divergência não é apenas um problema de clareza (art. 84 EPC), mas sim de insuficiência, porque:
A reivindicação 4, ao depender da reivindicação 1, deveria ser mais restritiva, mas na prática é mais ampla.
Uma parte substancial da faixa reivindicada (3,5% a <10%) é tecnicamente irrealizável, pois não é possível preparar uma composição que, ao mesmo tempo, cumpra o mínimo de 10% exigido pela reivindicação 1 e o mínimo de 3,5% permitido pela reivindicação 4.
O pedido não ensina o técnico a executar a invenção em toda a extensão reivindicada, o que viola o art. 83 EPC.
A tese do titular de que se trataria apenas de uma “área proibida” (forbidden area) ligada à clareza foi rejeitada: não se trata de ambiguidade de escopo, mas de incompatibilidade técnica objetiva.
4. Simplesmente excluir a reivindicação dependente 4? A questão do envio tardio
A patente como concedida não pode ser mantida (art. 100(b) EPC).
Pedidos auxiliares 1 a 18 também falham, pois mantêm a mesma limitação problemática (a reivindicação 4 ou seu conteúdo).
Pedidos auxiliares 19 a 32, que eliminavam a reivindicação 4, não foram admitidos por terem sido apresentados tardiamente, sem circunstâncias excepcionais (art. 13(2) RPBA), além de não resolverem outros problemas, como falta de atividade inventiva.
É bem sabido que pode ser muito difícil introduzir admissivamente novos pedidos auxiliares em processos de oposição, especialmente na fase de apelação. Várias etapas são previstas na abordagem convergente estabelecida nas Regras de Procedimento dos Conselhos de Apelação (RPBA), de acordo com as regras mais rigorosas aplicadas quanto mais tarde os pedidos forem apresentados.
No presente caso, o BoA indicou, em sua opinião preliminar que acompanhava a convocação para o processo oral, que considerava a reivindicação de dependência 4 (presente em todos os pedidos pendentes) insuficiente. O titular da patente reagiu apresentando novos pedidos auxiliares nos quais esta reivindicação 4 foi excluída.
A admissibilidade desses pedidos auxiliares adicionais foi discutida nos procedimentos orais após o Conselho decidir que a reivindicação de dependência 4, conforme concedida, era de fato insuficiente. No entanto, o Conselho entendeu que, como a objeção contra a reivindicação 4 já havia sido levantada na declaração de oposição 01 e o titular da patente poderia ter apresentado um pedido abordando essa objeção no máximo, em resposta aos Fundamentos de Apelação 01, os novos pedidos não foram admitidos no processo e a patente foi revogada.
A patente foi revogada, pois a invenção não está suficientemente divulgada: as próprias reivindicações contêm faixas de concentração mutuamente exclusivas, tornando impossível ao técnico executar a invenção em toda a sua abrangência.
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