“Uma análise sobre divisões de pedidos de patentes requeridas pelos depositantes no INPI-Brasil como estratégia (anti)concorrencial na área farmacêutica” Revista de ABPI n° 193 nov/dez 2024 Thalita Duque Martins Paes; Adelaide Mª de Souza Antunes; Genizia Islabão de Islabão
O artigo analisa o procedimento de divisão de pedidos de patentes no âmbito do INPI à luz do direito brasileiro e dos acordos internacionais, especialmente a Convenção da União de Paris e o TRIPS, examinando seu uso no setor farmacêutico. As autoras partem da constatação de que as patentes, além de instrumentos legítimos de incentivo à inovação, podem ser utilizadas estrategicamente como mecanismos defensivos e de bloqueio da concorrência.
ABIFINA (2008), relata que o Desembargador André Fontes (então locado no Tribunal Regional Federal da 2ª Região) considera que a matéria sobre o sistema patentário tem de ser confrontada com a Constituição, especialmente nos tópicos relativos ao “interesse social”, “desenvolvimento econômico” e “desenvolvimento tecnológico”, mas, nesta ocasião, avaliou que a propriedade intelectual era vista como “um fim em si mesma, como um bem apropriável sem nenhum valor social”. Neste mesmo evento, a também então desembargadora do TRF 2ª Região, Liliane Roriz, destacou que: O interesse social envolvido na questão patentária tem sido discutido até nos Estados Unidos, em que pesem os interesses comerciais dos grandes laboratórios sediados naquele país e, à época, parlamentares democratas se manifestaram abertamente em favor do equilíbrio entre patentes farmacêuticas e o acesso da população aos medicamentos.
O estudo destaca que a divisão de pedidos é juridicamente prevista para corrigir problemas de falta de unidade de invenção, mas identifica vulnerabilidades normativas e procedimentais que permitem seu uso estratégico para prolongar incertezas jurídicas, dificultar a entrada de concorrentes e criar barreiras indiretas ao mercado. Esse efeito é intensificado pelo histórico backlog do INPI, que prolonga o exame administrativo e amplia os efeitos da chamada “expectativa de direito” prevista no art. 44 da LPI.
O artigo 4.G da CUP após a revisão de Estocolmo original no idioma francês, dispõe que, se o exame revelar que um pedido de patente é “complexo”, o depositante poderá dividi-lo em um certo número de pedidos divisionários, preservando a data original de depósito e o benefício do direito à prioridade Si l’examen révèle qu’une demande de brevet est complexe, le demandeur pourra diviser la demande en un certain nombre de demandes divisionnaires, en conservant comme date de chacune la date de la demande initiale et, s’il y a lieu, le bénéfice du droit de priorité. A tradução oficial da CUP para o idioma inglês, definiu o “pedido complexo” como aquele que “contém mais do que uma invenção” (CONVENÇÃO – Official translation - Inglês, 197916): Article 4. G – Patents: Division of the Application (1) If the examination reveals that an application for a patent contains more than one invention, the applicant may divide the application into a certain number of divisional applications and preserve as the date of each the date of the initial application and the benefit of the right of priority, if any. [grifo nosso] Em 1968 houve a publicação de um guia para aplicação da CUP (BODENHAUSEN, 196817) que comenta justamente que a tradução para o inglês não foi tão acurada em relação ao texto original, pois a divisão de pedidos de patentes foi limitada apenas para os casos de falta de unidade de invenção, reconhecendo que “pedidos complexos” poderiam englobar outras razões que poderiam justificar divisões de pedidos de patentes. Ainda assim, o Prof. Bodenhausen reconhece que a falta de unidade de invenção seria o motivo mais frequente para os pedidos divisionários.
A partir da análise de casos concretos envolvendo fármacos relevantes (mirabegrona, vortioxetina, bigatrana e vildagliptina), o artigo demonstra como pedidos divisionais sucessivos podem ser usados em estratégias próximas ao evergreening, mesmo quando a patenteabilidade é frágil ou questionável. Essas práticas podem gerar efeitos anticoncorrenciais, especialmente em um setor sensível ao direito constitucional à saúde e ao acesso a medicamentos.
3.1 – Caso mirabegrona
A patente PI0919466 de titularidade da empresa Astellas (empresa japonesa) foi depositada em 28/09/2009 e reivindicava inicialmente uma composição farmacêutica caracterizada por compreender mirabegrona, pelo menos um aditivo que assegura penetração de água na composição farmacêutica e um polímero formador de hidrogel (com peso molecular médio de 100.000 a 5.000.000 Ao cumprir com a exigência e realizar emendas restritivas ao quadro reivindicatório em 09/12/2019, a depositante protocolou, na mesma data, o pedido divisional n° BR122019026041 reivindicando novamente a matéria inicial do “pedido-mãe O então pedido-mãe PI0919466 recebeu exigência técnica favorável à concessão do INPI em 21/07/2020, na mesma data em que o INPI emitiu parecer técnico desfavorável ao pedido dividido BR122019026041. A depositante cumpriu com as exigências técnicas do pedidomãe PI0919466 e, certa de que o pedido seria deferido na sequência, deixou de responder ao parecer desfavorável do seu pedido dividido, em claro movimento de abandono deste pedido divisional. A divisão do pedido original realizada a requerimento voluntário da depositante não tinha o intuito de reivindicar uma invenção diferente da pleiteada no pedido original como se deve ocorrer em casos de divisões de pedidos de patentes. Claramente, a depositante se utilizou da ferramenta administrativa como uma estratégia de manter a expectativa de direito sobre a matéria considerada não patenteável e reservando-a para, se necessário, ser revisada em um segundo exame através do pedido dividido. A estratégia de divisão deste pedido incorreu nas três situações citadas acima que não são permitidas: replicação do quadro reivindicatório original (i), reexame de matéria já examinada e considerada sem mérito (ii) e dupla proteção (iii).
(i) Replicação do quadro reivindicatório original (item 3.138 – Portaria 16, 2024);
(ii) Reexame de matéria já examinada e considerada sem mérito (item 3.137 – Portaria 16, 2024); e
(iii) Dupla proteção (itens 3.140 a 3.142 – Portaria 16, 2024).
Caso da bigatrana
O pedido de patente PI0306559, de titularidade da empresa alemã Boehringer Ingelheim, depositado em 03/03/2003 apresentou reivindicações referentes à composição , processo e ao sal etexilato (forma apresentada no medicamento Pradaxa®) O primeiro parecer de exame emitido em 27/03/2012 foi respondido pela depositante em 25/06/2012. Na sua manifestação a depositante restringiu o quadro reivindicatório retirando a reivindicação do sal e mantendo as reivindicações de composição e processo. No dia seguinte, 26/06/2012, a depositante da patente fez o primeiro pedido divisional BR122012015845, contendo apenas a reivindicação do sal, retirado do pedido-mãe. Após dois pareceres desfavoráveis do INPI, o primeiro em 14/10/2014 e o segundo em 20/06/2017, esse pedido dividido de patente foi indeferido em 14/08/2018. A depositante interpôs recurso contra o indeferimento e após dois pareceres técnicos negativos do INPI, em grau de recurso, finalmente teve o indeferimento mantido em 20/10/2020. Juntamente com o protocolo do recurso contra o indeferimento do primeiro divisional BR122012015845, a depositante protocolou o segundo pedido divisional BR122018070951 reivindicando novamente a mesma e única reivindicação do sal já indeferida pelo INPI. Apesar dos pedidos restarem indeferidos definitivamente, nota-se que a estratégia de retardar o domínio público dessa matéria através da protelação do exame por meio de depósitos de pedidos divisionais foi bem-sucedida. O sal etexilato de dabigatrana é essencial para que concorrentes possam eventualmente fabricar medicamentos genéricos e ao mantê-lo em expectativa de direito, o desenvolvimento de produtos pelos concorrentes é inibido devido à incerteza da proteção patentária sobre esse sal. Com as atitudes realizadas nesse processo que protelaram o domínio público deste sal, a depositante manteve a reserva de mercado assegurada pelo art. 44 da LPI por 17 anos. Art. 44. Ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente.
Dentre as patentes que também foram concedidas no Brasil, a grande maioria gozou de período de vigência maior que nos EUA por terem sido concedidas na época da vigência do parágrafo único do art. 4011 da Lei de Propriedade Industrial n° 9279/1996 (LPI) devido à demora do exame das patentes pelo INPI dado o histórico backlog de patentes do INPI. O referido parágrafo único do art. 40 da LPI foi declarado inconstitucional pela Suprema Corte Brasileira e, posteriormente, revogado da LPI pela Lei n° 14.195/2021, porém, este dispositivo legal permaneceu válido por muito tempo e a protelação do exame de pedidos de patentes, intencional ou não, acabava por beneficiar os titulares de patentes com um tempo maior de proteção. Essa situação era ainda mais agravada na vigência do parágrafo único do art. 40 da LPI, pois com a demora de exame do INPI provocada pelo backlog de patentes, frequentemente os pedidos divisionais eram protocolados após 10 anos do depósito do pedido original e já estariam se beneficiando da ex-tensão de prazo conferida pelo atualmente revogado dispositivo legal desde seu protocolo, caso tais pedidos restassem concedidos pelo INPI.
As autoras não afirmam que o uso anticoncorrencial dos pedidos divisionais seja generalizado, mas defendem que há riscos estruturais no sistema. Concluem pela necessidade de aprimoramento da aplicação das normas pelo INPI, com critérios mais rigorosos e claros para a admissão de divisões, de modo a preservar o equilíbrio entre incentivo à inovação, livre concorrência e função social da patente.
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