Strategic coach: Professional growth model software found to be non-patentable subject matter. Norton Rose Fulbright www.lexology.com 16/12/2025
O Conselho de Apelação de Patentes publicou em dezembro de 2025 uma decisão do Comissário de Patentes determinando que uma patente de software era inválida por reivindicar matéria não patenteável, reivindicar matéria óbvia, ter reivindicações indefinidas, reivindicações dependentes impróprias e ter matéria nova.
Essa decisão e o pedido de patente subjacente podem ser comparados com outras decisões do Comissário que, por fim, concluíram que havia matéria patenteável, por exemplo, ao adicionar emendas que ajudaram a adicionar "fisicalidade" às incorporações reivindicadas.
1. Um método para fornecer informações sobre um nível de crescimento profissional, o método que compreende: receber dados do cliente sobre o crescimento profissional de um cliente, executar instruções armazenadas na memória, na qual a execução das instruções por um processador: determina um nível atual de crescimento profissional do cliente, com base nos dados recebidos do cliente, e identifica um próximo nível de crescimento profissional para o cliente, com base na determinação do nível atual, e fornecendo ao cliente informações sobre o próximo nível, com base na identificação do próximo nível.
Contexto
No caso The Strategic Coach (Re) https://brevets-decisions-patents.opic-cipo.gc.ca/pab-cab/p/en/item/521071/index.do , o Comissário recusou o pedido de patente canadense 2713371, intitulado "Sistemas e Métodos para Fornecer Informações Relacionadas ao Crescimento Profissional" (o Pedido). A invenção foi direcionada a softwares que forneciam informações de gestão de carreira para clientes.
O tema alegado no pedido refere-se a "ferramentas de crescimento profissional", descrevendo um método, sistema e software armazenado para fornecer informações sobre crescimento profissional, ajudar um cliente a alcançar um nível de crescimento profissional e gerenciar o crescimento profissional. A solicitação foi protocolada em agosto de 2010. O Pedido foi rejeitado por reivindicar matéria não patenteável, alegar matéria óbvia, ter reivindicações indefinidas, reivindicações dependentes impróprias e ter matéria nova.
Os requerentes apresentaram uma resposta discordando da rejeição e apresentaram uma solicitação alterada, alterando as reivindicações e a descrição. A solicitação foi encaminhada ao Conselho em junho de 2020. A carta preliminar de revisão do Conselho recomendou a recusa da Solicitação. O requerente solicitou uma audiência presencial, que foi realizada em janeiro de 2025.
Princípios legais
O Tribunal Federal de Apelação observou (ênfase adicionada): "[...] o Comissário deve manter a mente aberta e não concluir apressadamente que o objeto alegado não é patenteável simplesmente porque envolve o uso de tecnologia de computador convencional. Como sempre, a determinação da patenteabilidade é um exercício altamente específico para cada fato, e é impossível tentar definir todo o espectro de circunstâncias particulares que podem existir dependendo da natureza de uma invenção implementada por computador nessas razões."
Invenções de software e implementadas por computador são patenteáveis no Canadá; No entanto, na orientação atual, há um requisito de que a invenção melhore a funcionalidade de um computador ou tenha "fisicalidade" suficiente. Para ter "fisicalidade", a invenção real deve ter existência física ou manifestar um efeito ou mudança física discernível
A decisão do PAB
O "requisito de fisicalidade" para matéria patenteável
O Requerente apresentou durante a audiência que o "requisito de fisicalidade" não se baseia na Lei de Patentes, nas Regras de Patentes ou na jurisprudência. O Requerente argumentou que não há necessidade de um efeito ou mudança física discernível, apenas a necessidade de existência física ou de um efeito ou mudança discernível, referindo-se a um exemplo do Manual de Práticas do Escritório de Patentes do CIPO (MOPOP) como, se não fosse o estado da arte citado, apresentando matéria patenteável apesar da ausência de fisicalidade.
O Conselho rejeitou essa caracterização do exemplo e afirmou que a seção MOPOP em questão foi substituída pela orientação do Escritório de Patentes sobre o requisito de fisicalidade.
O requisito de fisicalidade
O Requerente alegou que a invenção alegava que um computador era um elemento essencial da invenção. Com base no PN2020-04 e na Benjamin Moore FCA, o Conselho afirmou que a inclusão de um computador como elemento essencial da invenção não significa que ele faça parte da invenção real e não significa automaticamente que a invenção é patenteável.
O Requerente também apresentou que a invenção alegada constitui melhorias no funcionamento de um computador, com o sistema puxando dados para um banco de dados relacional, estabelecendo ou determinando associações entre os dados e, em seguida, combinando os dados com informações de modelos estratégicos para gerar estratégias personalizadas úteis. O Requerente descreveu essa atividade como "aprendizado de máquina".
Na ação final, o examinador sustentou que:
Utilizar um computador para "considerar fatores" e "fornecer recomendações" refere-se à automação bem conhecida de processos que seriam manuais ou mentais. Neste caso, o computador usado nas reivindicações é usado para realizar tarefas genéricas e conhecidas de processamento de dados. Portanto, o computador não é considerado parte da solução identificada para o problema identificado.
Além disso, o examinador concluiu que (ênfase adicionada):
Utilizar computadores genéricos como calculadoras não torna automaticamente o computador essencial [...] Em vez disso, é direcionado ao processamento de dados empresariais usando computadores genéricos.
O Conselho considerou que a invenção era um conjunto abstrato de regras para fornecer informações sobre o crescimento profissional. Os computadores estavam sendo usados na invenção de forma bem conhecida, concluiu o Conselho, e seu envolvimento era conhecimento geral comum. Não havia evidências na aplicação sobre como um computador é usado, nem qualquer evidência na descrição do sistema que puxava dados.
Embora tenha sido descrito que o sistema "pode obter entradas de dados de uma variedade de fontes de dados" e que o banco de dados relacional pode "determinar associações de entradas de dados em relação a um cliente", a descrição não diz como nem fornece mais detalhes. Não houve nenhuma sugestão de como o banco de dados poderia determinar associações entre entradas de dados ou que houvesse qualquer sugestão de "aprendizado de máquina".
Obviedade, indefinidez e matéria nova
O Conselho concluiu que as diferenças também seriam óbvias para a pessoa qualificada, dado seu conhecimento geral comum e a divulgação de outros prévios da técnica que revelam o cálculo automático do progresso.
Em sua revisão preliminar, o Conselho destacou que certas reivindicações eram indefinidas e que algumas reivindicações dependentes careciam de características adicionais. O Conselho também identificou que certos parágrafos da descrição do Pedido recitavam novos assuntos não encontrados em outro lugar do Pedido quando foi protocolado e contradiziam outras partes da descrição e dos desenhos.
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