UPC Court of Appeal (CA) guidance on inventive step www.lexology.com 17/12/2025 Tom Edwards, Frits Gerritzen, NIicolas Handrick, Lukas Paysan and Beverley Potts
A UPC optou por não adotar a tradicional abordagem problema-solução da OEP, frequentemente criticada por seu caráter excessivamente formulaico. Em vez disso, reafirmou uma metodologia própria para a análise do passo inventivo, que diverge da prática do Escritório Europeu de Patentes em diversos aspectos relevantes.
Uma crítica recorrente à EPO dizia respeito à exigência de identificar um único “estado da técnica mais próximo” ou “ponto de partida mais promissor” a partir do qual a invenção deveria ser avaliada. Embora esse método ofereça vantagens procedimentais, ele pode ser excessivamente restritivo e introduzir elementos subjetivos, na medida em que a escolha desse ponto de partida influencia decisivamente o resultado da análise. Mais recentemente, a EPO passou a admitir múltiplos pontos de partida válidos — como diferentes documentos de arte prévia que representem alternativas igualmente plausíveis —, mas, ainda assim, a identificação do estado da técnica mais próximo permanece central.
A UPC, por sua vez, buscou evitar esses potenciais problemas desde o início, adotando uma abordagem mais flexível. Ela admite mais de um ponto de partida, desde que cada um seja considerado “realista”. Na prática, contudo, essa diferença metodológica tende a ter impacto limitado, pois os juízes da UPC, no exercício de uma gestão processual eficiente, também concentram sua análise nos pontos de partida mais plausíveis e na arte prévia mais robusta.
Outra distinção importante reside na ordem das etapas da análise. Na EPO, o exame do passo inventivo começa com a identificação do estado da técnica mais próximo, seguida da determinação das diferenças em relação à invenção reivindicada, para então formular o problema técnico objetivo.
Para tornar a avaliação do passo inventivo mais objetiva, a EPO aplica a chamada "abordagem problema-solução", que deve ser aplicada de forma consistente.
Na abordagem de solução de problemas, existem três estágios principais:
(i) determinar o "estado da técnica mais próximo",
(ii) estabelecendo o "problema técnico objetivo" a ser resolvido, e
(iii) considerando se a invenção reivindicada, partindo do estado da técnica mais próxima e do problema técnico objetivo, teria sido óbvio para a pessoa qualificada.
https://www.epo.org/en/legal/guidelines-pct/2025/g_vii_5.html
Esse encadeamento visa evitar tanto que o titular da patente formule um problema excessivamente favorável quanto que o examinador incorra em raciocínio retrospectivo. Em contraste, a UPC inicia sua análise pela identificação do conceito inventivo a partir da própria patente e, somente depois, determina o estado da técnica relevante para avaliar a obviedade. Ainda assim, a UPC reconhece expressamente que o problema técnico objetivo nem sempre coincide com aquele formulado no texto da patente.
UPC (Ordem Mais Flexível e Holística):
Primeiro, identifica o "conceito inventivo" ou a "essência da invenção" a partir da patente como um todo (especificação e reivindicações).
Em seguida, determina qual é o estado da técnica relevante para a avaliação desse conceito.
Por fim, pergunta se, partindo desse estado da técnica, o conceito inventivo seria óbvio para o especialista.
A EPO afirma que evita o hindsight bias ao começar pela arte anterior, mas, na prática, a escolha do "estado da técnica mais próximo" (closest prior art - CPA) já exige um pré-julgamento sobre o que é a invenção. Fase 1 (Implícita): O examinador dá uma olhada geral na invenção para entender seu campo, objetivo geral e características principais. Fase 2 (Escolha do CPA): Com esse entendimento geral, ele seleciona o documento que parece ser o trampolim mais lógico para um especialista. Fase 3 (PSA Formal): Só então ele executa rigidamente os três passos da PSA, partindo do CPA escolhido na Fase 2. EPO: Insiste em uma narrativa de procedimento que vai da arte anterior para a invenção, para se proteger juridicamente contra a acusação de hindsight. No entanto, o passo crítico (a escolha do CPA) já é contaminado por uma compreensão da invenção. A EPO tenta minimizar essa contaminação definindo o CPA com base em um "problema subjacente" de alto nível, não nos detalhes da solução.
Por fim, enquanto a prática da EPO, ao comparar a invenção com o estado da técnica mais próximo, tende a enfatizar isoladamente características específicas da reivindicação, a abordagem da UPC procura considerar a patente de forma mais global. O objetivo é identificar a essência da contribuição inventiva e compreender, de maneira holística, o que a invenção efetivamente acrescenta ao estado da técnica existente.
Transparência: O UPC é mais explícito em fazer do "conceito inventivo" a pedra angular da análise.
Ordem Lógica da Apresentação: A EPO apresenta sua decisão em uma sequência rígida (CPA -> diferenças -> problema) que mascara o julgamento preliminar. O UPC apresenta uma sequência que reflete mais claramente o raciocínio humano: "O que foi inventado? Era óbvio à luz do que já se sabia?"
Flexibilidade no Ponto de Partida: Ao não insistir em um único CPA, o UPC reduz a carga crítica sobre esse primeiro e potencialmente enviesado passo da EPO.
Em última análise, ambos os métodos são ferramentas para chegar à mesma pergunta de maneira controlada: Dado o conhecimento pré-existente, a invenção era um passo óbvio a ser dado? A EPO usa uma "camisa-de-força processual" para tentar chegar lá. O UPC parece confiar mais no discernimento judicial para navegar por essa questão sem uma fórmula rígida, mas com diretrizes claras para evitar o hindsight. O tempo dirá qual abordagem se mostra mais robusta e previsível.
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