Segundo uso médico T2387/22

 Second non-medical use claims: guidance on using “relative improvement” features www.lexology.com 16/12/2025  Stephanie Wroe

O T2387/22 contém insights úteis sobre a clareza das características de "melhoria relativa" em segundas reivindicações de uso não médico no Escritório Europeu de Patentes (EPO) e fornece algumas orientações práticas para a elaboração dessas reivindicações.

Contexto

Está estabelecido na jurisprudência da EPO que uma reivindicação direcionada ao uso de um composto conhecido para um propósito específico (uma segunda alegação de uso médico) deve ser interpretada como incluindo esse efeito técnico como uma característica técnica funcional, e tal reivindicação é nova, desde que o efeito técnico não tenha sido previamente disponibilizado ao público, mesmo que esse efeito possa ter sido alcançado de forma inerente em um uso conhecido (G 2/88 e G 6/88).

T 2387/22 diz respeito à patente europeia nº 3325559 na qual as reivindicações concedidas se referiam a uma pasta de pigmento metalizado a vácuo (VMP) composta por pigmentos, solventes e aditivos dispersores específicos. Ambas as partes recorreram da decisão da Divisão de Oposição de manter a patente em forma alterada. Embora o Conselho Técnico de Apelação tenha revogado a patente, destaca-se especialmente o raciocínio do conselho em relação às reivindicações de segundos de uso não médico dos pedidos auxiliares 9-11, nas quais o conselho abordou se uma característica que definia uma melhoria relativa era clara. Embora objeções de clareza não sejam permitidas como motivo de oposição na OEP, as alterações feitas após a concessão exigem que a clareza seja considerada.

Recursos relativos de melhoria nas reivindicações de uso

A reivindicação 1 de cada um dos pedidos auxiliares 9-11 em T 2387/22 foi direcionada ao uso de um pigmento VMP em uma formulação de tinta flexográfica para fornecer os efeitos técnicos: "menos defeitos de impressão, maior ocultação e cor mais forte, permitindo um anilox de menor volume".

O titular da patente argumentou, citando a G 2/88, que quando uma reivindicação de uso definia propósitos ou efeitos técnicos, estes deveriam ser interpretados como características funcionais que restringiam o escopo da proteção. Eles ainda argumentaram que era uma prática bem estabelecida dos conselhos permitir a definição de efeitos ou propósitos em reivindicações de uso não médico usando termos amplos e/ou relativos.

Por outro lado, o oponente argumentou que, como as características funcionais foram definidas usando termos relativos, elas não atendiam ao requisito de clareza previsto no Artigo 84 do CPE. Em particular, o oponente enfatizou que não havia como determinar objetivamente se um determinado uso atendia ao requisito de "fornecer menos defeitos de impressão", pois nem sequer estava claro como os defeitos de impressão deveriam ser identificados ou medidos e/ou qual era a referência para concluir se a condição relativa "menos" foi cumprida.

O oponente argumentou que, como essas características funcionais foram definidas usando termos relativos, bem como conceitos difusamente definidos, elas não atendiam ao requisito de clareza previsto no Artigo 84 do EPC. Mais especificamente, não havia como determinar objetivamente se um dado uso atendia ao requisito de "fornecer menos defeitos de impressão", pois nem estava claro como os defeitos de impressão deveriam ser identificados ou medidos e/ou qual era a referência para concluir se a condição relativa "menos" era cumprida. As mesmas objeções se aplicavam aos requisitos adicionais de, "cor mais forte" e "permitir anilox de menor volume".

Em sua decisão, o Conselho de Apelação apontou que as características funcionais limitantes de uma reivindicação de uso não estão isentas do requisito de clareza previsto no Artigo 84 do EPC nem de alguma forma expostas a padrões mais baixos; Reconheceu que a mera amplitude da proteção não implica, por si só, falta de clareza. Ampliar o escopo da proteção é legítimo quando a invenção faz uma contribuição técnica não óbvia aplicável em um campo igualmente amplo. O Conselho de Apelação enfatizou que a consideração decisiva é se a característica em questão gera, ou poderia plausivelmente gerar, incerteza jurídica ao avaliar se um determinado assunto está dentro ou fora do escopo de proteção conferido pela reivindicação. Quando uma invenção reivindicada é definida pelo uso de uma entidade conhecida para alcançar um efeito ou propósito técnico conhecido, e a suposta contribuição técnica está em uma "melhoria ou aprimoramento relativo desse efeito ou propósito", o requisito de clareza previsto no Artigo 84 do EPC geralmente exige que a característica que define tal melhoria ou aprimoramento relativo seja expressa em "termos objetivamente verificáveis", assim, garantindo segurança jurídica quanto ao escopo da proteção. Nesses cenários de "melhoria relativa", qualquer linguagem funcional imprecisa pode borrar a distinção entre usos alegados e conhecidos, dando origem à própria incerteza jurídica que o requisito de clareza pretende evitar.

No caso T 2387/22, o Conselho Técnico de Apelação concluiu que o estado da técnica já revela o uso do mesmo aditivo para os mesmos fins, ou pelo menos propósitos técnicos muito semelhantes, e, portanto, os efeitos técnicos alegados não são desconhecidos no estado da técnica. Além disso, o conselho observou que a reivindicação de uso não define efeitos técnicos distintos, mas sim melhorias relativas na obtenção desses efeitos. A Junta Técnica de Apelação entendeu que o objeto da reivindicação 1 dos pedidos auxiliares 9-11 não pode ser avaliado objetivamente em relação à técnica anterior, o que gera incerteza jurídica e, portanto, a reivindicação carece de clareza.

Mais especificamente, no G 6/88 (Razões 8 e 9), a Junta de Apelação Ampliada esclareceu que um efeito técnico definido em uma alegação de uso pode conferir novidade, mesmo que esse efeito possa ter sido inerentemente alcançado em um uso conhecido. Nesse caso, os compostos em questão já haviam sido usados anteriormente para influenciar o crescimento das plantas. Portanto, poderia-se argumentar que seu uso para controlar fungos em plantas era inerentemente divulgado, já que ambos os usos envolviam essencialmente as mesmas etapas físicas – ou seja, aplicar os compostos na superfície das plantas. No entanto, o Conselho Ampliado enfatizou que, sob a EPC, os efeitos inerentes são análogos a características secretas ou ocultas e, como tal, não podem ser considerados como tendo sido disponibilizados ao público nos termos do Artigo 54(2) do CEE. Assim, deve-se traçar uma distinção clara segundo esta decisão entre (i) características implícitas: aquelas não explicitamente descritas, mas diretamente e inequívocamente deriváveis pela pessoa especializada a partir da divulgação em questão; e (ii) características inerentes: aquelas que podem, de fato, ter estado presentes em um uso conhecido, mas que permaneceram ocultas ou não reconhecidas pela pessoa qualificada.

 A situação no presente caso, no entanto, é fundamentalmente diferente, pois tanto a reivindicação 1 quanto o documento D10 dizem respeito à mesma entidade para o mesmo, ou pelo menos um propósito técnico análogo. Em particular, tanto a reivindicação 1 quanto a D10 definem o uso de uma formulação contendo o mesmo aditivo em uma tinta flexográfica. A única diferença é que a afirmação 1 especifica que esse uso melhora múltiplos aspectos da qualidade de impressão, enquanto o documento D10 (Exemplo comparativo 8) relata que os parâmetros de qualidade de impressão da tinta flexográfica são comparativamente inferiores a outros alternativos. Além disso, de acordo com o Exemplo 2 de D2 (explicitamente citado no D10), o aditivo em questão fornece o mesmo efeito descrito na patente oposta, ou seja, a prevenção da aglomeração de pigmentos. Segue-se que o estado da técnica já revela o uso do mesmo aditivo para os mesmos, ou pelo menos propósitos técnicos muito semelhantes. Em outras palavras, os efeitos técnicos alegados não são ocultos nem não reconhecidos na D10; a única distinção discutível é que a tinta flexográfica no Exemplo comparativo 8 de D10 não parece alcançar resultados particularmente favoráveis nesse aspecto.

3.5.8 Surge então a questão sobre qual poderia ser o alegado novo propósito técnico, que poderia potencialmente estabelecer a patenteabilidade da reivindicação de uso sobre a divulgação em D10. A explicação mais plausível é que, embora o D10 revele o uso do aditivo em tintas flexográficas, ele o faz no contexto de um exemplo comparativo apresentado como desvantajoso, resultando em qualidade de impressão comparativamente ruim. Sob essa perspectiva, é evidente que a reivindicação do uso não busca definir efeitos técnicos distintos, mas sim melhorias relativas na obtenção desses efeitos. Em outras palavras, a reivindicação 1 em questão não se baseia no aditivo tornando inesperadamente uma tinta adequada para uso em impressão flexográfica, mas sim na (alegada) constatação de que o aditivo oferece melhor qualidade de impressão nesse contexto em comparação com a previamente reconhecida ou relatada na técnica anterior, ou seja, no Exemplo comparativo 8 do D10. Portanto, os termos relativos ou comparativos na reivindicação ("menos defeitos de impressão", "maior ocultação", "cor mais forte", "menor volume") constituem as principais características-chave que devem distinguir o escopo da invenção do estado da técnica e estabelecer sua patenteabilidade.

3.5.9 Em vista do exposto, o requisito de clareza só pode ser satisfeito se as supostas melhorias relativas nos fatores de qualidade de impressão forem definidas de forma a fornecer um escopo claro e objetivamente avaliável de proteção. Caso contrário, seria impossível – contrariando os requisitos do Artigo 84 do EPC – determinar se um uso específico se enquadra ou não no escopo da reivindicação; por exemplo, se o uso no Exemplo comparativo 8 de D10 está abrangido pelo objeto da afirmação 1.

3.5.10 No presente caso, o conselho conclui que não há critérios objetivos disponíveis para determinar quando o número de defeitos de impressão, o grau de ocultação, a intensidade da cor ou o volume anilox podem ser considerados suficientemente baixos ou altos para que outros usos se enquadrem ou saiam do escopo da reivindicação. Como resultado, o objeto da reivindicação 1 não pode ser avaliado objetivamente em relação à técnica anterior, o que gera incerteza jurídica e, portanto, não atende ao requisito de clareza do Artigo 84 do CEE.

Principais lições e pontos de prática

• A etapa de novidade e inventiva de uma segunda reivindicação de uso não médico pode ser baseada em efeitos técnicos que constituem melhorias relativas dos efeitos da técnica anterior.
• As características de "melhoria relativa" devem ser expressas em "termos objetivamente verificáveis" para que a distinção entre usos alegados e usos conhecidos fique clara.
• Definições vagas ou imprecisas dessas características de "melhoria relativa" podem levar a incerteza jurídica e, assim, a objeções de clareza.