Nulidade incidental de patente segundo STJ

 

artigo “A última palavra do STJ sobre a nulidade incidental de patente arguida como matéria de defesa em ação de infração”, de Gabriel Oliveira Guilherme, publicado na Revista da ABPI n.º 194 (jan./fev. 2025):

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Resumo do artigo

O artigo analisa a consolidação do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) acerca da possibilidade de arguição de nulidade de patente de forma incidental, como matéria de defesa, em ações de infração de patente.

O autor parte do art. 56, §1º, da Lei da Propriedade Industrial (LPI – Lei nº 9.279/96), que expressamente permite que a nulidade da patente seja arguida “a qualquer tempo” como defesa. Apesar da clareza legal, a jurisprudência do STJ permaneceu oscilante por quase três décadas, em razão de entraves processuais, sobretudo ligados à competência da Justiça Federal e à suposta necessidade de participação do INPI.

Essa controvérsia foi definitivamente enfrentada no julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.332.417/RS, pela Segunda Seção do STJ, em decisão unânime, relatada pela Ministra Nancy Andrighi, em junho de 2024. https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=%20201201372206&dt_publicacao=18/06/2024.%20Acesso%20em%2008/07/2024.

O STJ firmou o entendimento de que:

• A nulidade incidental arguida como defesa não equivale à ação autônoma de nulidade;

• Seus efeitos são exclusivamente inter partes, não afetando a validade da patente perante terceiros;

• Por isso, não há usurpação da competência da Justiça Federal;

• A participação do INPI é desnecessária nesse contexto;

• A interpretação prestigia os princípios do contraditório e da ampla defesa.

O autor destaca que a decisão encerra a divergência entre a Terceira e a Quarta Turmas do STJ, trazendo segurança jurídica e coerência sistemática ao processo de infração de patente, além de alinhar o processo civil à lógica material da LPI.

Ao final, o artigo conclui que o STJ finalmente conferiu eficácia plena ao art. 56, §1º, da LPI, garantindo ao réu em ação de infração o direito de se defender com base na invalidade da patente, sem ampliar indevidamente os efeitos da decisão nem desfigurar o sistema de competências.

"Conquanto a matéria tenha sido objeto de controvérsia nas últimas décadas na própria Corte Superior, o acórdão da Segunda Seção é condizente com a interpretação literal e sistemática do dispositivo já defendida pela maior parte dos estudiosos sobre o tema, e bem fundamentado, estando atento aos principais obstáculos a que se referiam aqueles que militavam pela não-admissão da nulidade de patente como matéria de defesa em caráter incidental na ação de infração. Além disso, a unanimidade formada pelos membros do colegiado nesta ocasião denota a importância do acórdão relatado pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino em 2020, que avaliou cirurgicamente que “casos como o presente evidenciam a necessidade, não de alteração, mas de um aperfeiçoamento no entendimento jurisprudencial até então esposado por esta Corte".