Atividade inventiva na China

 

China’s Revised Examination Guidelines Take Aim at Non-Contributory Features in Inventive Step Assessment (Effective 01/01/2026) www.lexology.com 14/12/2025 George Huang

Em novembro de 2025, a Administração Nacional de Propriedade Intelectual da China (CNIPA) divulgou oficialmente uma grande revisão das Diretrizes de Exame de Patentes, que entrarão em vigor em 1o de janeiro de 2026. As emendas sinalizam uma mudança significativa na abordagem de exame do CNIPA, particularmente em como o passo inventivo é avaliado. Embora as Diretrizes revisadas introduzam mudanças em várias áreas processuais e substantivas, espera-se que as alterações à Avaliação da Etapa Inventiva (Parte II, Capítulo 4, Seção 6.4) tenham o impacto mais imediato e tangível na prática de processo de patentes.

O princípio central das Diretrizes revisadas é colocar maior ênfase na correlação direta entre o assunto descrito nas reivindicações e a contribuição técnica real da invenção.

1. Princípio reafirmado: A avaliação da etapa inventiva deve ser conduzida com base na “solução técnica como um todo”

As revisões primeiro reafirmam um princípio de longa data: a avaliação do passo inventivo deve ser conduzida com base na solução técnica geral, conforme definido pelas reivindicações. Esse esclarecimento ressalta que, ao avaliar a etapa inventiva, os examinadores devem considerar a combinação de todos os recursos técnicos e seus efeitos sinérgicos como um todo, em vez de avaliar qualquer recurso isolado.

2. Mudança Mais Significativa: As características técnicas que constituem a contribuição devem ser explicitamente recitadas nas reivindicações

O aspecto mais substantivo das revisões é a introdução de um requisito descritivo obrigatório em relação às características técnicas:

“As características técnicas que constituem a contribuição da invenção sobre a arte anterior - como aquelas que dão origem a efeitos técnicos inesperados ou aquelas que demonstram a superação do preconceito técnico - devem ser escritas nas reivindicações. Caso contrário, mesmo que tais características sejam divulgadas na especificação, elas não devem ser consideradas ao avaliar a etapa inventiva da invenção.” (Parte II, Capítulo 4, Seção 6.4 — Exame da Invenção Reivindicada)

Este requisito obriga os candidatos a articular os aspectos inventivos de sua invenção com maior especificidade e precisão dentro da própria linguagem de reivindicação. Se a contribuição técnica chave for divulgada apenas na especificação, mas não incorporada às reivindicações, ela será desconsiderada durante a avaliação da etapa inventiva, enfraquecendo significativamente a patenteabilidade da invenção.

3. Padrão Mais Rigoroso: Recursos não relacionados à contribuição técnica não suportam etapa inventiva

As Diretrizes revisadas também introduzem disposições restritivas sobre recursos irrelevantes, afirmando:

“Recursos que não contribuem para resolver o problema técnico geralmente não afetarão a avaliação da etapa inventiva, mesmo que estejam escritas nas reivindicações.”

Para uma invenção relacionada a uma câmera, o problema técnico a ser resolvido é como aumentar a flexibilidade do controle do obturador. A solução é alcançada através de melhorias em certas estruturas mecânicas e de circuito dentro da câmera. Depois que o examinador indicou que as reivindicações não tinham um passo inventivo, o requerente alterou as reivindicações para adicionar recursos, incluindo a forma da caixa da câmera, o tamanho da tela de exibição e a localização do compartimento da bateria. No entanto, a especificação não descreve qualquer correlação entre esses recursos recém-adicionados e a solução para o problema técnico declarado, ... nem o solicitante forneceu evidências ou raciocínio suficiente demonstrando quaisquer efeitos técnicos adicionais trazidos para a solução técnica reivindicada. Portanto, essas características técnicas não contribuem para a solução técnica nem conferem qualquer passo inventivo à invenção reivindicada.” (Parte II, Capítulo 4, Seção 6.4 — Exame da Invenção Reivindicada)

O exemplo recém-adicionado ilustra que, quando o problema técnico de uma invenção é resolvido por meio de melhorias na "estrutura interna", quaisquer recursos externos adicionados posteriormente - como "forma de habitação ou tamanho de exibição" - que não tenham relação substantiva com a solução desse problema não podem ser considerados como contribuindo para o passo inventivo. Isso reflete uma prática de exame mais rigorosa, na qual a relevância funcional e a contribuição técnica de cada recurso reivindicado serão examinados com maior precisão.

As revisões das Diretrizes de Exame de Patentes da China significam uma mudança em direção a um padrão mais focado e rigoroso para a avaliação da etapa inventiva na prática de exame de patentes. No futuro, os candidatos precisarão estruturar e elaborar suas reivindicações com maior cuidado estratégico:

1. Elaboração Estratégica de Reivindicações: garantir que todos os principais pontos de inovação - e quaisquer recursos técnicos responsáveis pela produção de resultados inesperados - sejam expressa e especificamente definidos nas reivindicações.

2. Nexus Lógico Fortalecido: na especificação, os candidatos devem articular claramente a relação direta e substantiva entre as características técnicas reivindicadas e o problema técnico a ser resolvido, bem como os efeitos técnicos resultantes.

Ao reforçar esses requisitos, as diretrizes revisadas de exame chinês impedirão efetivamente que os candidatos confiem em recursos não relacionados à contribuição técnica real para afirmar a etapa inventiva, o que equivaleria a uma tática meramente formalista, garantindo assim que as patentes concedidas possuam um avanço tecnológico genuíno.

Dupla proteção de invenção e modelo de utilidade na China

 New era of filing dual applications in China www.lexology.com 23/12/2025 - Bojun Zhou

Na China é (e sempre foi) possível depositar simultaneamente um Modelo de Utilidade e uma Patente de Invenção para a mesma matéria, desde que observadas regras específicas do sistema chinês.

Como funciona o sistema chinês (CNIPA)

A Lei de Patentes da China permite o chamado “double filing” (双重申请), isto é:

• 📌 Mesmo requerente

• 📌 Mesma invenção / solução técnica

• 📌 Pedidos apresentados no mesmo dia

Podem ser depositados:

• um Pedido de Patente de Invenção (发明专利), e

• um Pedido de Modelo de Utilidade (实用新型)

Por que isso existe?

Porque os dois títulos têm funções diferentes:

Tipo	Exame	Concessão	Duração
Modelo de utilidade	Não substantivo	Rápida	10 anos
Patente de invenção	Exame substantivo	Lenta	20 anos

O modelo de utilidade garante proteção rápida, enquanto a patente de invenção oferece proteção mais forte e longa, após exame.

Regra crucial (muito importante ⚠️)

A lei chinesa proíbe a coexistência dos dois direitos concedidos para a mesma matéria.

Isso significa que:

• Se o modelo de utilidade for concedido primeiro, ele pode vigorar normalmente.

• Quando a patente de invenção estiver prestes a ser concedida, o requerente deve renunciar formalmente ao modelo de utilidade.

• Caso não haja renúncia, a patente de invenção não é concedida.

 Em termos jurídicos:

é permitido depositar ambos, mas não manter ambos concedidos ao mesmo tempo.

 a partir de 1º de janeiro de 2026, entrou em vigor uma reforma/alteração importante nas Guidelines (Diretrizes) de Exame de Patentes da China que muda aspectos práticos do sistema de patentes, especialmente no que toca ao depósito duplo (dual filing) de pedido de patente de invenção + modelo de utilidade. Essas mudanças não são uma reforma profunda da Lei de Patentes em si, mas sim das diretrizes de exame da China National Intellectual Property Administration (CNIPA), que orientam como a lei deve ser aplicada na prática. Mondaq+1

📌 Principais mudanças que passam a valer em 2026

✅ 1. Dual filing: obrigação de abandonar o modelo de utilidade para obter a invenção

Anteriormente, sob o regime de Same-Day Dual Filing (quando o mesmo requerente deposita no mesmo dia tanto o pedido de invenção quanto o de modelo de utilidade), havia duas opções para resolver o conflito de dupla proteção:

• o requerente poderia renunciar ao modelo de utilidade para obter a invenção, ou

• poderia amendar as reivindicações da invenção para diferenciá-las das do modelo de utilidade e, assim, obter ambos. Lee and Li

Com as novas diretrizes (válidas a partir de 1/1/2026):
👉 essa segunda opção foi eliminada:
➡️ **para que um pedido de patente de invenção seja concedido num caso de dual filing, o requerente agora deve obrigatoriamente renunciar ao modelo de utilidade antes da concessão da invenção.
➡️ Se o requerente se recusar a renunciar, a CNIPA rejeita o pedido de invenção.

Mesmo que o pedido padrão de invenção tenha sido alterado para reivindicar um escopo diferente do MU concedido, o UM ainda precisa ser abandonado em troca da concessão do pedido padrão de invenção.

Isso torna a estratégia de dual filing muito mais rigorosa e unidirecional do que antes.

O requerente talvez possa tentar não fazer uma declaração inicial ao submeter a UM e as solicitações padrão de invenção, para que a UM concedida não precise ser abandonada quando a solicitação padrão de invenção (cobrindo um escopo diferente de proteção) estiver pronta para ser concedida.

No entanto, essa estratégia alternativa tem suas próprias desvantagens.

Primeiro, para o objeto coberto pela UM concedida, o prazo da patente é de 10 anos a partir da data efetiva da solicitação, sendo menor que 20 anos de qualquer invenção padrão concedida. O pedido padrão de invenção que cobre o mesmo assunto não pode ser concedido.

Em segundo lugar, o requerente precisa alegar um tema diferente e aceitável para a aplicação padrão de invenção, o que pode nem sempre ser preferível, especialmente se isso resultar em um escopo restrito.

Em terceiro lugar, "diferentes escopos de proteção" podem estar sujeitos a padrões diferentes em diferentes estágios de exame substantivo, invalidação ou litígio. Reivindicações mal preparadas e redigidas podem ser invalidadas, o que significa que o assunto desejado pode passar por exame substantivo, mas ser inexequível posteriormente.

Mais fatores agora precisam ser considerados ao usar a estratégia de enviar pedidos duplos na China.

Nulidade incidental de patente segundo STJ

 

artigo “A última palavra do STJ sobre a nulidade incidental de patente arguida como matéria de defesa em ação de infração”, de Gabriel Oliveira Guilherme, publicado na Revista da ABPI n.º 194 (jan./fev. 2025):

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Resumo do artigo

O artigo analisa a consolidação do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) acerca da possibilidade de arguição de nulidade de patente de forma incidental, como matéria de defesa, em ações de infração de patente.

O autor parte do art. 56, §1º, da Lei da Propriedade Industrial (LPI – Lei nº 9.279/96), que expressamente permite que a nulidade da patente seja arguida “a qualquer tempo” como defesa. Apesar da clareza legal, a jurisprudência do STJ permaneceu oscilante por quase três décadas, em razão de entraves processuais, sobretudo ligados à competência da Justiça Federal e à suposta necessidade de participação do INPI.

Essa controvérsia foi definitivamente enfrentada no julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.332.417/RS, pela Segunda Seção do STJ, em decisão unânime, relatada pela Ministra Nancy Andrighi, em junho de 2024. https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=%20201201372206&dt_publicacao=18/06/2024.%20Acesso%20em%2008/07/2024.

O STJ firmou o entendimento de que:

• A nulidade incidental arguida como defesa não equivale à ação autônoma de nulidade;

• Seus efeitos são exclusivamente inter partes, não afetando a validade da patente perante terceiros;

• Por isso, não há usurpação da competência da Justiça Federal;

• A participação do INPI é desnecessária nesse contexto;

• A interpretação prestigia os princípios do contraditório e da ampla defesa.

O autor destaca que a decisão encerra a divergência entre a Terceira e a Quarta Turmas do STJ, trazendo segurança jurídica e coerência sistemática ao processo de infração de patente, além de alinhar o processo civil à lógica material da LPI.

Ao final, o artigo conclui que o STJ finalmente conferiu eficácia plena ao art. 56, §1º, da LPI, garantindo ao réu em ação de infração o direito de se defender com base na invalidade da patente, sem ampliar indevidamente os efeitos da decisão nem desfigurar o sistema de competências.

"Conquanto a matéria tenha sido objeto de controvérsia nas últimas décadas na própria Corte Superior, o acórdão da Segunda Seção é condizente com a interpretação literal e sistemática do dispositivo já defendida pela maior parte dos estudiosos sobre o tema, e bem fundamentado, estando atento aos principais obstáculos a que se referiam aqueles que militavam pela não-admissão da nulidade de patente como matéria de defesa em caráter incidental na ação de infração. Além disso, a unanimidade formada pelos membros do colegiado nesta ocasião denota a importância do acórdão relatado pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino em 2020, que avaliou cirurgicamente que “casos como o presente evidenciam a necessidade, não de alteração, mas de um aperfeiçoamento no entendimento jurisprudencial até então esposado por esta Corte".

Atividade inventiva em IA na China: novos exemplos do manual de exame

AI Inventiveness under China’s Amended Patent Examination Guidelines: Insights from the new examples www.lexology.com 16/12/2025 Emily Fung

Em 13 de novembro de 2025, a Administração Nacional de Propriedade Intelectual da China (CNIPA) emitiu a Ordem nº 84, publicando emendas às Diretrizes para Exame de Patentes, que devem entrar em vigor em 1º de janeiro de 2026. Entre outras mudanças, as emendas revisam a Parte II, Capítulo 9, Seção 6 ("Disposições sobre o Exame de Pedidos de Patente de Invenção que Contenham Características Algorítmicas ou Regras e Métodos de Negócio") das Diretrizes, adicionando dois novos exemplos (Exemplos 18 e 19) para esclarecer a avaliação da etapa inventiva para invenções relacionadas à IA.

As emendas de 2025 adotam uma abordagem mais estruturada e, na prática, muitas vezes mais rigorosa para avaliar o passo inventivo para invenções de IA do que a versão anterior. Eles enfatizam que características algorítmicas (por exemplo, redes neurais ou regras de processamento de dados) contribuem para a inventividade apenas quando "suportam e interagem funcionalmente" com características técnicas (por exemplo, estruturas de hardware ou software) para resolver um problema técnico e alcançar um efeito técnico não óbvio. Os dois novos exemplos delimitam claramente casos em que características distintas atingem ou não esse limite.

Exemplo 18

Este exemplo descreve um método para contar navios, que envolve adquirir um conjunto de dados de imagens de navios, pré-processar as imagens, marcar as posições e limites dos navios, dividir o conjunto de dados em conjuntos de treinamento e teste, treinar um modelo de detecção usando deep learning e determinar o número real de navios a partir da saída do modelo. Isso também é conhecido como uma abordagem típica para identificar objetos usando deep learning.

No estado hipotético da técnica, um método semelhante é aplicado para contar frutos em árvores, com essencialmente as mesmas etapas de aquisição de imagem, anotação, treinamento de modelos e contagem. A única diferença é que os objetos são frutas, não naves.

Embora diferenças na aparência, tamanho e ambiente de imagem do alvo possam, na prática, exigir alguns ajustes do modelo, o método alegado não introduz modificações no processo de aprendizado profundo, estrutura da rede, método de treinamento ou parâmetros. A característica distintiva é, portanto, apenas a mudança no objeto de aplicação, sem qualquer interação funcional que produza um novo efeito técnico.

Portanto, o método alegado no exemplo 18 carece de um passo inventivo. É esclarecido pelas diretrizes de que a simples substituição do objeto processado, sem adaptações algorítmicas substantivas, não confere passo inventivo.

Exemplo 19

O Exemplo 19 apresenta um caso positivo que envolve o estabelecimento de um modelo de rede neural convolucional para classificação de sucata durante a coleta e armazenamento, onde as peças frequentemente estão desordenadas e sobrepostas.

Comparado à técnica mais próxima, que utiliza extração de características e treinamento em imagens pré-categorizadas de aço de sucata, o método alegado difere em termos dos dados de treinamento usados e das características extraídas, como cor, bordas e textura. Também difere em termos dos ajustes específicos feitos ao número de camadas convolucionais e de pooling, bem como em sua configuração hierárquica.

O problema técnico resolvido pela invenção alegada é como melhorar a precisão da classificação ao lidar com imagens complexas e sobrepostas de sucata irregular. Esses ajustes são especificamente adaptados às condições desafiadoras de imagem, apoiam e interagem com as características técnicas da solução, resultando em uma melhoria significativa na precisão da graduação. Como essas contribuições algorítmicas distintivas não são divulgadas pela técnica anterior e produzem um efeito técnico não óbvio por meio da sinergia com as características técnicas, o método do exemplo 19 é considerado inventivo em uma avaliação holística.

As emendas de 2025, portanto, elevam o padrão: Adaptações a modelos de IA (por exemplo, para novos campos ou tarefas) devem demonstrar sinergia funcional verificável e avanços técnicos não óbvios, como melhorias demonstráveis em precisão, resiliência ou eficiência. Trocas simples de dados ou pequenos ajustes sem tais efeitos correm o risco de rejeição como óbvia.

Esse foco holístico nas contribuições técnicas parece estar amplamente alinhado com a abordagem do Escritório Europeu de Patentes (OEP), que exige um "efeito técnico" sob o quadro de solução de problemas. No entanto, as diretrizes da China dão maior ênfase explícita à sinergia funcional entre elementos algorítmicos e técnicos, fornecendo exemplos dedicados para impor integração substantiva em vez de aplicações superficiais.

Combinação de três documentos para atividade inventiva

 Combination of three documents of different complexity in the assessment of inventive step www.lexology.com 15/12/2025 

Resumo do caso T 412/23 (Inventive step e combinação de múltiplos documentos)

No caso T 412/23, a Câmara de Recurso do EPO tratou de como deve ser feita a avaliação da atividade inventiva quando se invocam três documentos do estado da técnica. A decisão estabeleceu que essa análise não pode ser feita “de uma só vez”, mas sim em etapas sucessivas, avaliando-se a plausibilidade técnica de cada combinação intermediária.

Contexto do processo

O patente europeu nº 09753877.1 foi integralmente impugnado por oposição com base, entre outros fundamentos, em falta de caráter técnico, falta de atividade inventiva e insuficiência descritiva (arts. 52, 56, 83 e 100 EPC).

A Divisão de Oposição rejeitou a oposição, entendendo que a reivindicação 1 era nova e inventiva. O oponente recorreu dessa decisão.

Questão central em apelação

Ambas as partes concordaram que o documento E0 constituía o estado da técnica mais próximo. A Câmara constatou que E0 não divulgava duas características da reivindicação 1 (características (a) e (b)).

O ponto de divergência foi:

• Oponente (A): as características (a) e (b) resolviam problemas parciais independentes e poderiam ser obtidas pela combinação de E0 + E00 + E15.
• Titular (P): as características tinham efeito sinérgico, não sendo possível fracionar o problema técnico, e a combinação tríplice não seria óbvia.

A argumentou que E15 revelava as características (b) e E00 (a), que a pessoa qualificada combinaria o ensino de E0, E00 e E15 e que, portanto, o objeto da reivindicação 1 carecia da fase inventiva sob o Art. 56 EPC. A argumentou que E15 revelava a característica (b) em um contexto muito geral, independentemente das incorporações específicas e complexas de E15, e que E00 discutia a característica (a) no mesmo contexto amplo que E0. Portanto, a pessoa qualificada combinaria o ensino dos três documentos, em particular porque todos os três documentos foram discutidos em estreita relação entre si na patente oposta e refletiam o conhecimento geral comum da pessoa qualificada.

A Câmara concordou com o titular, entendendo que as características eram funcionalmente relacionadas, afastando a abordagem de problemas parciais.

Entendimento da Câmara sobre a combinação de documentos

A Câmara rejeitou a tese do oponente de que o perito combinaria diretamente E0, E00 e E15. Fixou-se o seguinte princípio:

• A combinação de três documentos deve ser feita em passos sucessivos, e não de forma imediata.
  
1. Primeiro, deve-se analisar se o perito combinaria o estado da técnica mais próximo (E0) com um dos outros documentos.
2. Somente depois disso se examina se o perito ainda teria motivos técnicos para combinar o resultado dessa primeira combinação com o terceiro documento.
• 
  

Essa análise deve levar em conta:

• o contexto técnico inicial, e
• a complexidade e o enquadramento técnico específico de cada documento.

Diferenças de complexidade

A Câmara destacou diferenças relevantes:

• E15: método complexo, envolvendo processamento avançado de imagens.
• E0 e E00: métodos baseados em exame visual humano.
  
• E00: método mais simples (uma propriedade visual, um único ângulo).
• E0: método visual mais sofisticado que E00.
• 
  

Essas diferenças tornavam implausível que o perito transitasse sucessivamente entre soluções mais simples e mais complexas sem indicação clara no estado da técnica.

Conclusão

A Câmara concluiu que:

• o perito no máximo combinaria E0 com E00 ou com E15,
• mas não prosseguiria para combinar o resultado com o terceiro documento,
• por ausência de indicações (pointers) e pelas diferenças de complexidade técnica.

Assim, a invenção não era óbvia e envolvia atividade inventiva nos termos do art. 56 EPC.

Decisão

A Câmara decidiu que os fundamentos de oposição com base nos arts. 100(a) e (b) EPC não prejudicam a manutenção da patente como concedida, sendo a oposição definitivamente rejeitada.

Automação de processos inventivo na EPO T1392/20

 User device configured to function as PoS terminal: Technical BARDEHLE PAGENBERG Partnerschaft mbB www.lexology.com 15/10/2025 Preston Richard

O pedido está relacionado a pagamentos online, especialmente ao usar o dispositivo do usuário em vez do terminal PoS do comerciante. A Divisão de Exame argumentou que a configuração do PoS refletia as regras de negócios dos comerciantes e que implantá-las no dispositivo do usuário era apenas uma implementação direta em uma arquitetura de sistema de pagamento conhecida. O Conselho discordou e indicou que, embora o objetivo abstrato de evitar a transmissão dos dados do cartão ao comerciante possa ter origem no empresário, a solução exige conhecimento técnico da arquitetura do sistema e está sob a expertise da pessoa tecnicamente qualificada. Assim, era considerado técnico.

Aqui estão as conclusões práticas da decisão: T 1392/20 

Principais lições

• Embora o objetivo abstrato de evitar a transmissão de dados do cartão ao comerciante possa vir do empresário, ele pode incluir recursos que definem uma solução técnica específica para alcançá-lo.
• As etapas envolvem modificar a infraestrutura existente do sistema, incluindo a configuração e integração do dispositivo do usuário ao fluxo de pagamento, exigem conhecimento técnico da arquitetura do sistema e estão sob a expertise da pessoa tecnicamente qualificada – não do profissional de negócios, que pode definir o objetivo de negócio desejado, mas não tem competência para especificar as mudanças estruturais e funcionais necessárias para implementá-lo.

A invenção

1.2 Normalmente, ao fazer pagamentos online, os clientes são obrigados a fornecer os dados do cartão de pagamento ao comerciante, o que representa risco de fraude. Por um lado, os clientes podem usar dados de cartão roubados, o que representa um risco para o comerciante. Por outro lado, comerciantes desonestos podem usar incorretamente os dados do cartão, o que representa um risco para o cliente, [0003], [0004]. Para resolver essas questões, a invenção sugere configurar um dispositivo do usuário, como um smartphone, para funcionar como terminal de ponto de venda (PoS) do comerciante.

1.3 Olhando para a Figura 5 ou 6, um usuário inicia (2) uma transação de pagamento no site de um comerciante fornecendo um identificador do dispositivo do usuário. O comerciante encaminha (3) o identificador para um host de serviço de pagamento operado, por exemplo, por um banco adquirente. O host recupera um perfil de configuração PoS específico para o comerciante e envia (4) uma configuração PoS correspondente para o dispositivo usuário com base nos dados de roteamento armazenados em um perfil de dispositivo usuário. O dispositivo usuário configura um aplicativo de pagamento de acordo com a configuração do PoS recebido e lê (5) um cartão de pagamento usando um leitor de cartão antes de processar a transação, [0051] para [0056] e [0091] para [0099].

O caso trata de um sistema de pagamentos online em que, em vez de o comerciante usar seu próprio terminal PoS, o dispositivo do usuário (ex.: smartphone) é configurado para atuar como terminal PoS do comerciante, comunicando-se diretamente com o host do serviço de pagamento. O objetivo central é evitar que os dados do cartão sejam transmitidos ao comerciante, reduzindo riscos de fraude.

A Divisão de Exame entendeu que a invenção não era técnica, pois considerou a configuração do PoS como mera expressão de regras de negócio do comerciante, cuja implementação no dispositivo do usuário seria apenas uma adaptação óbvia de uma arquitetura de pagamento conhecida.

O Conselho de Apelação discordou. Embora reconheça que o objetivo abstrato (não transmitir dados do cartão ao comerciante) possa ter origem no empresário, concluiu que a solução reivindicada envolve medidas técnicas específicas:

(i) o host do serviço de pagamento identifica um dispositivo de usuário específico e recupera seu perfil técnico;

(ii) o host recupera uma configuração PoS associada ao comerciante e a envia ao dispositivo do usuário;

(iii) o dispositivo configura, em um elemento seguro, uma aplicação que lhe permite atuar efetivamente como PoS e concluir a transação comunicando-se diretamente com o host.

O Conselho destacou que essas etapas modificam a infraestrutura do sistema de pagamento, exigem conhecimento técnico da arquitetura e estão no domínio da pessoa tecnicamente qualificada, e não do profissional de negócios. Portanto, contribuem para o caráter técnico da invenção e devem ser consideradas na análise de atividade inventiva.

Quanto ao estado da técnica mais próximo (D4), o Conselho reconheceu que ele já usava o telefone do usuário, mas apenas como leitor de token para autenticação, exigindo inserção manual de um código no site do comerciante. Diferentemente da invenção, o dispositivo em D4 não atua como PoS nem completa a transação diretamente com o host.

Embora o Conselho não tenha aceitado plenamente o argumento de maior segurança em relação ao D4 (que já protegia os dados do cartão por códigos dinâmicos), entendeu que a invenção oferece um sistema alternativo técnico de transação online. Partindo do D4, não haveria motivo óbvio — sem raciocínio retrospectivo — para modificar o dispositivo do usuário para funcionar como PoS completo.

Conclusão: as características centrais da reivindicação têm caráter técnico e a solução não é óbvia à luz do estado da técnica, levando ao reconhecimento de atividade inventiva.

Portanto, o Conselho considerou que o tema era inventivo.

a recuperação de perfis técnicos individualizados foi considerada relevante para a atividade inventiva, não por “automatizar uma tarefa” em abstrato, mas por definir uma solução técnica específica que reestrutura o sistema.A recuperação automática de perfis técnicos individualizados (perfil do dispositivo do usuário + perfil de configuração PoS do comerciante):

define como o sistema técnico opera;

altera o fluxo de dados e de controle entre comerciante, host de pagamento e dispositivo do usuário;

permite que o dispositivo do usuário seja tecnicamente reconfigurado para atuar como um terminal PoS;

exige conhecimento da arquitetura do sistema de pagamento, roteamento, provisionamento remoto e uso de elementos seguros.

Ou seja, não se trata de escolher “regras de negócio”, mas de especificar mecanismos técnicos concretos para integrar dinamicamente dispositivos distintos ao sistema.

A recuperação e uso automático de perfis técnicos individualizados foi vista como inventiva porque possibilitou uma nova configuração funcional do sistema, e não simplesmente porque “automatizou” algo já feito antes.

Os abusos nos pedidos de patentes divididos na área farmacêutica

 “Uma análise sobre divisões de pedidos de patentes requeridas pelos depositantes no INPI-Brasil como estratégia (anti)concorrencial na área farmacêutica” Revista de ABPI n° 193 nov/dez 2024 Thalita Duque Martins Paes; Adelaide Mª de Souza Antunes; Genizia Islabão de Islabão

O artigo analisa o procedimento de divisão de pedidos de patentes no âmbito do INPI à luz do direito brasileiro e dos acordos internacionais, especialmente a Convenção da União de Paris e o TRIPS, examinando seu uso no setor farmacêutico. As autoras partem da constatação de que as patentes, além de instrumentos legítimos de incentivo à inovação, podem ser utilizadas estrategicamente como mecanismos defensivos e de bloqueio da concorrência.

ABIFINA (2008), relata que o Desembargador André Fontes (então locado no Tribunal Regional Federal da 2ª Região) considera que a matéria sobre o sistema patentário tem de ser confrontada com a Constituição, especialmente nos tópicos relativos ao “interesse social”, “desenvolvimento econômico” e “desenvolvimento tecnológico”, mas, nesta ocasião, avaliou que a propriedade intelectual era vista como “um fim em si mesma, como um bem apropriável sem nenhum valor social”. Neste mesmo evento, a também então desembargadora do TRF 2ª Região, Liliane Roriz, destacou que: O interesse social envolvido na questão patentária tem sido discutido até nos Estados Unidos, em que pesem os interesses comerciais dos grandes laboratórios sediados naquele país e, à época, parlamentares democratas se manifestaram abertamente em favor do equilíbrio entre patentes farmacêuticas e o acesso da população aos medicamentos.

O estudo destaca que a divisão de pedidos é juridicamente prevista para corrigir problemas de falta de unidade de invenção, mas identifica vulnerabilidades normativas e procedimentais que permitem seu uso estratégico para prolongar incertezas jurídicas, dificultar a entrada de concorrentes e criar barreiras indiretas ao mercado. Esse efeito é intensificado pelo histórico backlog do INPI, que prolonga o exame administrativo e amplia os efeitos da chamada “expectativa de direito” prevista no art. 44 da LPI.

O artigo 4.G da CUP após a revisão de Estocolmo original no idioma francês, dispõe que, se o exame revelar que um pedido de patente é “complexo”, o depositante poderá dividi-lo em um certo número de pedidos divisionários, preservando a data original de depósito e o benefício do direito à prioridade Si l’examen révèle qu’une demande de brevet est complexe, le demandeur pourra diviser la demande en un certain nombre de demandes divisionnaires, en conservant comme date de chacune la date de la demande initiale et, s’il y a lieu, le bénéfice du droit de priorité. A tradução oficial da CUP para o idioma inglês, definiu o “pedido complexo” como aquele que “contém mais do que uma invenção” (CONVENÇÃO – Official translation - Inglês, 197916): Article 4. G – Patents: Division of the Application (1) If the examination reveals that an application for a patent contains more than one invention, the applicant may divide the application into a certain number of divisional applications and preserve as the date of each the date of the initial application and the benefit of the right of priority, if any. [grifo nosso] Em 1968 houve a publicação de um guia para aplicação da CUP (BODENHAUSEN, 196817) que comenta justamente que a tradução para o inglês não foi tão acurada em relação ao texto original, pois a divisão de pedidos de patentes foi limitada apenas para os casos de falta de unidade de invenção, reconhecendo que “pedidos complexos” poderiam englobar outras razões que poderiam justificar divisões de pedidos de patentes. Ainda assim, o Prof. Bodenhausen reconhece que a falta de unidade de invenção seria o motivo mais frequente para os pedidos divisionários.

A partir da análise de casos concretos envolvendo fármacos relevantes (mirabegrona, vortioxetina, bigatrana e vildagliptina), o artigo demonstra como pedidos divisionais sucessivos podem ser usados em estratégias próximas ao evergreening, mesmo quando a patenteabilidade é frágil ou questionável. Essas práticas podem gerar efeitos anticoncorrenciais, especialmente em um setor sensível ao direito constitucional à saúde e ao acesso a medicamentos.

3.1 – Caso mirabegrona

A patente PI0919466 de titularidade da empresa Astellas (empresa japonesa) foi depositada em 28/09/2009 e reivindicava inicialmente uma composição farmacêutica caracterizada por compreender mirabegrona, pelo menos um aditivo que assegura penetração de água na composição farmacêutica e um polímero formador de hidrogel (com peso molecular médio de 100.000 a 5.000.000 Ao cumprir com a exigência e realizar emendas restritivas ao quadro reivindicatório em 09/12/2019, a depositante protocolou, na mesma data, o pedido divisional n° BR122019026041 reivindicando novamente a matéria inicial do “pedido-mãe O então pedido-mãe PI0919466 recebeu exigência técnica favorável à concessão do INPI em 21/07/2020, na mesma data em que o INPI emitiu parecer técnico desfavorável ao pedido dividido BR122019026041. A depositante cumpriu com as exigências técnicas do pedidomãe PI0919466 e, certa de que o pedido seria deferido na sequência, deixou de responder ao parecer desfavorável do seu pedido dividido, em claro movimento de abandono deste pedido divisional. A divisão do pedido original realizada a requerimento voluntário da depositante não tinha o intuito de reivindicar uma invenção diferente da pleiteada no pedido original como se deve ocorrer em casos de divisões de pedidos de patentes. Claramente, a depositante se utilizou da ferramenta administrativa como uma estratégia de manter a expectativa de direito sobre a matéria considerada não patenteável e reservando-a para, se necessário, ser revisada em um segundo exame através do pedido dividido. A estratégia de divisão deste pedido incorreu nas três situações citadas acima que não são permitidas: replicação do quadro reivindicatório original (i), reexame de matéria já examinada e considerada sem mérito (ii) e dupla proteção (iii).

(i) Replicação do quadro reivindicatório original (item 3.138 – Portaria 16, 2024);

(ii) Reexame de matéria já examinada e considerada sem mérito (item 3.137 – Portaria 16, 2024); e

(iii) Dupla proteção (itens 3.140 a 3.142 – Portaria 16, 2024).

Caso da bigatrana

O pedido de patente PI0306559, de titularidade da empresa alemã Boehringer Ingelheim, depositado em 03/03/2003 apresentou reivindicações referentes à composição , processo e ao sal etexilato (forma apresentada no medicamento Pradaxa®) O primeiro parecer de exame emitido em 27/03/2012 foi respondido pela depositante em 25/06/2012. Na sua manifestação a depositante restringiu o quadro reivindicatório retirando a reivindicação do sal e mantendo as reivindicações de composição e processo. No dia seguinte, 26/06/2012, a depositante da patente fez o primeiro pedido divisional BR122012015845, contendo apenas a reivindicação do sal, retirado do pedido-mãe. Após dois pareceres desfavoráveis do INPI, o primeiro em 14/10/2014 e o segundo em 20/06/2017, esse pedido dividido de patente foi indeferido em 14/08/2018. A depositante interpôs recurso contra o indeferimento e após dois pareceres técnicos negativos do INPI, em grau de recurso, finalmente teve o indeferimento mantido em 20/10/2020. Juntamente com o protocolo do recurso contra o indeferimento do primeiro divisional BR122012015845, a depositante protocolou o segundo pedido divisional BR122018070951 reivindicando novamente a mesma e única reivindicação do sal já indeferida pelo INPI. Apesar dos pedidos restarem indeferidos definitivamente, nota-se que a estratégia de retardar o domínio público dessa matéria através da protelação do exame por meio de depósitos de pedidos divisionais foi bem-sucedida. O sal etexilato de dabigatrana é essencial para que concorrentes possam eventualmente fabricar medicamentos genéricos e ao mantê-lo em expectativa de direito, o desenvolvimento de produtos pelos concorrentes é inibido devido à incerteza da proteção patentária sobre esse sal. Com as atitudes realizadas nesse processo que protelaram o domínio público deste sal, a depositante manteve a reserva de mercado assegurada pelo art. 44 da LPI por 17 anos. Art. 44. Ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente.

Dentre as patentes que também foram concedidas no Brasil, a grande maioria gozou de período de vigência maior que nos EUA por terem sido concedidas na época da vigência do parágrafo único do art. 4011 da Lei de Propriedade Industrial n° 9279/1996 (LPI) devido à demora do exame das patentes pelo INPI dado o histórico backlog de patentes do INPI. O referido parágrafo único do art. 40 da LPI foi declarado inconstitucional pela Suprema Corte Brasileira e, posteriormente, revogado da LPI pela Lei n° 14.195/2021, porém, este dispositivo legal permaneceu válido por muito tempo e a protelação do exame de pedidos de patentes, intencional ou não, acabava por beneficiar os titulares de patentes com um tempo maior de proteção. Essa situação era ainda mais agravada na vigência do parágrafo único do art. 40 da LPI, pois com a demora de exame do INPI provocada pelo backlog de patentes, frequentemente os pedidos divisionais eram protocolados após 10 anos do depósito do pedido original e já estariam se beneficiando da ex-tensão de prazo conferida pelo atualmente revogado dispositivo legal desde seu protocolo, caso tais pedidos restassem concedidos pelo INPI.

As autoras não afirmam que o uso anticoncorrencial dos pedidos divisionais seja generalizado, mas defendem que há riscos estruturais no sistema. Concluem pela necessidade de aprimoramento da aplicação das normas pelo INPI, com critérios mais rigorosos e claros para a admissão de divisões, de modo a preservar o equilíbrio entre incentivo à inovação, livre concorrência e função social da patente.