sexta-feira, 9 de abril de 2021

Prosecution Estoppel como forma de limitar a doutrina de equivalentes

 

Considere o cenário 1: A reivindicação original pleiteia um sistema de iluminação compreendendo uma lâmpada colorida. O USPTO faz uma busca e encontra um documento que mostra sistema de iluminação com lâmpada vermelha como sendo do estado da técnica. O requerente então faz uma emenda em que limita sua reivindicação para sistema de iluminação compreendendo lâmpada azul e tem a patente concedida.

Considere o cenário 2: A reivindicação original pleiteia um sistema de iluminação compreendendo uma lâmpada azul e tem a patente concedida.

No cenário 1 teríamos uma situação de infração literal caso um concorrente fabricasse um sistema de iluminação com lâmpada azul. Um concorrente que fabricasse sistema de iluminação com lâmpada vermelha não seria contrafação (afinal isso faz parte do estado da técnica). Um concorrente que fabricasse um sistema de iluminação com lâmpada verde também não seria contrafação tendo vista o processamento do pedido no USPTO (prosecution estoppel) uma vez que que a patente foi concedida porque feita a restrição para azul, a reivindicação mais genérica foi rejeitada.

No cenário 2 apesar da reivindicação ser a mesma teremos uma situação diferente para contrafação literal.  Um concorrente que fabricasse sistema de iluminação com lâmpada azul seria contrafação literal. Um concorrente que fabricasse sistema de iluminação com lâmpada vermelha não seria contrafação (afinal isso faz parte do estado da técnica). Porém, desta vez um concorrente que fabricasse sistema de iluminação com lâmpada verde seria contrafação porque em nenhum momento no processamento o titular disse que sua invenção seria somente com lâmpada azul.[1]



[1] WAGNER, Polk. Intellectual Property Law and Policy: Section 5, Part 8: Prosecution History Estoppel. PennLaw University of Pennsylvania Law School, 2021

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