Segredo industrial como estratégia de proteção da propriedade intelectual

 

Segredo industrial ou segredo de negócio (trade secret) pode ser uma fórmula, plano, método, técnica, enfim, uma informação que a empresa deseja manter fora do conhecimento de seus concorrentes e que lhe garante vantagens comerciais.[1] Em termos simples constitui segredo de negócio aquilo que mesmo sem ser novo ou inventivo, patenteável ou não, adquire valor pelo fato dos outros não terem conhecimento.[2] Para tanto é necessário o estabelecimento de disposições contratuais específicas para proteção do segredo industrial como “informações ou dados confidenciais”. Segundo a LPI em seu artigo 195 inciso XI Comete crime de concorrência desleal quem divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato.[3]

Os conhecimentos, informações ou dados confidenciais utilizáveis na indústria são conhecidos como segredos industriais ou segredos de fábrica, ao passo que os utilizáveis no comércio ou na prestação de serviços são conhecidos como segredos de negócio.[4] Ambos estão protegidos pelo artigo 195 inciso XI da LPI que prevê a repressão penal para utilização não autorizada de segredo.

Para Délio Maranhão o segredo industrial não precisa ser assim declarado pelo empregador, desde que, por sua condição profissional ou grau de discernimento intelectual, não seja possível ao empregado ignorar a necessidade de sigilo. Ademais o empregado pode mesmo violar segredo industrial ainda que não revele a matéria a terceiros, quando, por exemplo, utiliza segredo da empresa em proveito próprio para realizar um depósito no INPI sobre tal matéria. Tal situação configura ato de concorrência desleal.[5]

Segundo Newton Silveira:[6] “Como se depreende da noção de segredo industrial, seu objeto, é um produto ou processo industrial não divulgado e de valor competitivo, ou seja, uma invenção, mas uma invenção não patenteada. Não importa se patenteável ou não patenteável, pois esse é um critério que decorre de política legislativa. O que importa é que constitua uma invenção que o empresário, por impedimento legal ou por sua própria conveniência, decidiu manter em sigilo”.

Para tanto é necessário que a mera comercialização do produto não permita que a característica a ser protegida possa ser deduzida por engenharia reversa. Segundo Magnus Aspeby: “Por exemplo, como você vai manter segredo de uma nova chave de fenda, à venda no Palácio das Ferramentas? Normalmente, manter segredo só é uma opção quando a invenção não deixa rastros no produto, por exemplo, um certo processo de têmpera e cozimento de uma liga de aço. Não dá para ver no próprio aço sob quais temperaturas, pressões, etc., ele foi produzido.”[7]

O PL 824/91 tratava a questão do segredo apenas em legislação penal, sem uma previsão clara da proteção por segredo de negócio dentro do ordenamento civil. Para suprir esta necessidade o relator Ney Lopes em seu substitutivo PL 824-A apresentou os Artigos 178 a 180 que tratam especificamente da questão do segredo de negócios definido como “os conhecimentos técnicos ou científicos, as informações ou dados confidenciais, pertencentes a pessoas físicas ou jurídicas, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços. Não se considera segredo de negócio o que esteja em domínio público ou que seja evidente para um técnico no assunto (Artigo 178)”. O Artigo 179 estabelecia que o titular de segredo de negócio poderá transmitir o autorizar seu uso por terceiros que não poderá divulgá-lo, por qualquer meio ou a qualquer tempo, salvo expressa disposição contratual em contrário. Estes Artigos acabaram não incorporados à LPI.

O artigo 1o da CUP especifica que a proteção da propriedade industrial tem como um dos focos a repressão da concorrência desleal e no artigo 10bis estabelece que “constitui ato de concorrência desleal qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial”, o que se coaduna com o conceito alemão de comportamento ético nos negócios (guten Sitten) que permeia a legislação alemã de proteção aos segredos de negócios.[8] Pollaud Dulian reme ao conceito do artigo 10 da CUP como contrário aos “usos honestos” (usages honnêtes) em matéria industrial ou comercial. Para tanto é necessária a presença de três características: uma falha (um ato que cause risco de confusão na clientela, por exemplo), um prejuízo e um vínculo de causalidade entre estas duas primeiras. [9] Pollaud Dulian e Jerome Passa destacam grande expansão que tem sido observada nos conceitos de concorrência desleal com o risco de erodir a distinção entre contrafação e concorrência desleal.[10] Embora uma ação de contrafação possa coexistir em conjunto com uma ação de concorrência desleal, quando houver o risco de confusão da clientela, tratam-se de naturezas distintas que seguem regimes distintos.

TRIPs no artigo 39 prevê que “Pessoas físicas e jurídicas terão a possibilidade de evitar que informação legalmente sob seu controle seja divulgada, adquirida ou usada por terceiros, sem seu consentimento, de maneira contrária a práticas comerciais honestas, desde que tal informação a) seja secreta, no sentido de que não seja conhecida em geral nem facilmente acessível a pessoas de círculos que normalmente lidam com o tipo de informação em questão, seja como um todo, seja na configuração e montagem específicas de seus componentes, b) tenha valor comercial por ser secreta e c) tenha sido objeto de precauções razoáveis, nas circunstâncias, pela pessoa legalmente em controle da informação, para mantê-la secreta”.

Enquanto o titular de uma patente possui direito de excluir terceiros da exploração de sua invenção, o titular do segredo não pode se opor ao uso do segredo por parte de um terceiro que tenha adquirido o conhecimento por meios lícitos. O detentor de segredos de negócios, possui exclusividade no uso de tais segredos, podendo excluir terceiros que tenham adquirido tais segredos de forma ilegal. Porém terceiros que utilizem a mesma tecnologia, tendo-a desenvolvido de forma independente, por exemplo, por engenharia reversa, poderão fazer uso legítimo de tal tecnologia, mesmo estando protegido sobre segredo de negócios, uma vez que não houve quebra de sigilo. Assim, a propriedade de segredos de negócios, nesta hipótese não confere ao seu detentor o direito de excluir terceiros.[11]

A legislação norte-americana da mesma forma identifica três elementos chave para caracterização de um segredo de negócio: ter valor econômico, não ser conhecido de forma geral e haver esforços efetivos para manutenção do segredo.[12] Na França Nicolas Binctin destaca que a concorrência desleal se refer a práticas de comércio que contrariam a diligência porfisssional e que alteram ou são suscetíveis de alterar de maneira substancial o comportamento econômico do consumidor normalmente informado e razoavelmente atento a respeito do bem em questão.[13]

Entre tais meios lícitos encontra-se a engenharia reversa. Para que o segredo industrial seja violado é importante que este elemento de falta de ética esteja presente. Por exemplo, um padeiro lança no mercado um biscoito macio. Seus concorrentes tentam descobrir o método de fabricação por meio de engenharia reversa. Caso tal método não seja patenteado, então a obtenção do processo por engenharia reversa não viola o segredo de negócio, pois o produto foi obtido legalmente, geralmente por meio de uma compra no mercado[14] e não houve qualquer violação de acordo de segredo industrial. No caso do dito método estar protegido por patente, o uso de engenharia reversa para obter o dito processo e posterior fabricação do biscoito configura contrafação.

Nos Estados Unidos a Sega fabricante de videogame processou a Accolade[15] por ter realizado engenharia reversa nos programas da Sega com intuito de quebra mecanismo de segurança do sistema da Sega de modo a poder fabricar videogames compatíveis.[16] A empresa norte-americana Accolade conseguiu transformar seus videogames compatíveis com o console Genesis da japonesa Sega (distribuído na Àsia como Mega_Drive). Uma tentativa da Sega de estabelecer um novo mecanismo de proteção nos consoles Genesis III foi contornada pela Accolade em nova engenharia reversa. Novos jogos foram desenvolvidos, cujos arquivos possuíam em comum com os demais jogos da Sega apenas um pequeno trecho de inicialização para contornar o dispositivo de segurança TMSS da Sega. [17] De qualquer forma uma das etapas da engenharia reversa feita pela Accolade incluía a cópia do código objeto da Sega.[18] O Tribunal norte-americano entendeu que este uso era justo (fair use conforme o 17 USC § 107) pois tinha como objetivo garantir compatibilidade entre os sistemas, visto ser o único meio possível para se ter acesso às ideias e elementos funcionais do equipamento da Sega.[19] A Sega tentou alegar que dada a analogia entre software e circuitos integrados, a engenharia reversa de seu software estaria vetada pela legislação uma vez que o Semiconductor Chip Protection Act (SCPA) explicitamente veta a engenharia reversa como uso justo. A Corte, contudo, não concordou com este entendimento uma vez que se aprovado legislação específica para circutios integrados, é porque o software deve ser protegido pela lei de copyright e portanto não caberia a menção ao SCPA: “quando a desassemblagem é a única forma de ter acesso ás ideias e elementos funcionais incorporadoss em um programa de computador protegido por coyright e existe uma razão legítima para buscar tal acesso, a desassemblagem é considerada como fair uso da obra protegida por copyright, conforme a lei”. Robert Merges destaca que o fato da engenharia reversa, neste caso, ter sido complexa e demandado o esforço criativo da Accolade, estimulando o desenvolvimento da indústria e da concorrência teve um peso significativo na decisão do Tribunal.[20] Jae Park propõe que se use também em patentes a doutrina de "fair use" usada em copyright para permitir engenharia reversa (vide Sega v. Accolade). A doutrina poderia ser usada, por exemplo, em patentes na área de software que protegem APIs - application programming interfaces, que formam padrões na indústria com grande efeito de externalidade de rede e assim sujeita a patentes de bloqueio com danos à concorrência e ao desenvolvimento da tecnologia.[21]

John Reichmann, comentando o caso Bonito Boats conclui: “O Tribunal, desta forma, relegou os produtos não patenteados nem protegidos por direito autoral ao mercado livre, e deu foros de constitucionalidade à prática de engenharia reversa”.[22] Dan Burk e Mark Lemley observam que enquanto a engenharia reversa não constitui infração de direito autoral, por constituir-se um uso justo, a mesma provisão não está claramente colocada na legislação patentária norte-americana, e poderia ser enquadrada como contrafação de uma patente.[23]

Segundo Denis Barbosa:[24] “a tutela prevista no artigo 195 do CPI/96 presume um contexto de concorrência. Quando não há tal concorrência, aplica-se o disposto no Código Penal artigo 153 – divulgar alguém, sem justa causa, conteúdo de documento particular ou de correspondência confidencial, de que é destinatário ou detentor, e cuja divulgação possa produzir dano a outrem”.

José Pierangeli destaca a diferença entre a configuração de crime passível de ação penal (artigo 195 inciso XI da LPI) ou a configuração passível apenas de ação cível “só haverá delito de concorrência desleal [ação penal], pela divulgação de segredo de fábrica ou de negócio quando a violação parte de um empregado ou ex-empregado. Se contrariamente, forem os concorrentes que lhe surpreendam o segredo, só disporá da ação cível fundada em concorrência desleal”.[25]

Gama Cerqueira[26] bem observa que os inventores tem o direito de optar pelo segredo industrial ao invés da proteção patentária: “pois o inventor pode dar à sua invenção o destino que quiser. Pode conservá-la inédita, explorá-la como segredo de fábrica, cedê-la ou divulgá-la. È um direito que preexiste à concessão da patente”. Não poderão ser objeto de segredo industrial as informações que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, ou quando a violação de segredo se der sem a relação de confidencialidade.[27]

O segredo industrial, contudo, não tem o status de propriedade, sendo objeto de tutela do concorrência desleal, ou seja, trata-se de uma tutela de comportamento e não de propriedade. Terceiros que de boa fé, tenham conhecimento daquilo que antes era mantido em segredo entre duas partes, por exemplo por engenharia reversa, não violam o segredo industrial. Segundo Denis Barbosa: “o fato de ser atribuído a terceiros, que não os réus, um comportamento alegadamente desleal não contamina a informação – recebida de boa fé – de forma a impedir o seu uso, ou fazê-lo ilícito”.[28] O artigo 195 inciso XI da LPI pune somente aquele que ilicitamente comunica um segredo industrial a terceiro, mas não o uso de tal segredo em boa fé por este terceiro.

O TJSP[29] analisou acusação de que os empregados de uma empresa haviam desviados conhecimentos técnicos da maquinário na indústria de alimentos para o concorrente mantiods em segredo industrial. O jjuiz entendeu que: “na verdade, na espécie, pelo que se depreende dos elementos de convicção dos autos, o túnel de resfriamento é equipamento em larga escala utilizado no processo de fabricação de alimentos e nessas circunstâncias, por se cuidar de algo amplamente difundido na área, acaba por redundar em segredo algum, não se afigurando, em conseqüência, possível o reconhecimento de concorrência desleal, mas sim de concorrência pura e simples, própria da livre iniciativa e consagrada pela Constituição da República. A doutrina acerca da matéria, abundantemente colacionada nos autos pelos litigantes e pela respeitável sentença, indica que o segredo legalmente protegido é aquele especialíssimo e secreto, ou decorrente de um detalhe, os chamados tours de main que aqui parece ter a conotação de uma carta na manga do fabricante, que torna o invento ou o processo novo, circunstâncias que, no entanto, não se amoldam à pretensão da recorrente, de sorte que a decisão apelada deu o exato e no que á questão e merece integral confirmação, inclusive por seus próprios fundamentos”.

O segredo industrial é uma herança das antigas guildas comerciais da Idade Média, que transmitiam os conhecimentos dos mestres aos seus aprendizes. No século XVII os irmãos Chamberlen, renomados médicos na Alemanha desenvolveram o fórceps obstétrico, uma tecnologia especialmente útil em partos difíceis. Apesar dos benefícios que a técnica traria para o salvamento de vidas, a família manteve a técnica em segredo por três gerações[30] em um claro prejuízo à sociedade.

Nos EUA a primeira legislação federal a tratar da proteção de segredos de negócios (trade secrets) surgiria apenas em 1996 com o Economic Espionage Act, embora no âmbito estadual, muitos estados norte-americanos já vinham adotando versões do Uniform Trade Secrets Act (UTSA) aprovado em 1979 e emendado em 1985.[31]

Nuno Carvalho aponta que os custos sociais do segredo industrial são maiores que o de uma patente: “a divulgação da invenção nas patentes incentiva os concorrentes a desenvolver invenções alternativas de modo a superar a barreira que a exclusividade gera. Na verdade, e porque isso implica o desenvolvimento de novas invenções, e não apenas a reinvenção do que já existia, o desenvolvimento de invenções alternativas é pró-competitivo, e não constitui mero desperdício de recursos. Em contraste, e porque a proteção dos segredos não obriga a nenhuma divulgação (pelo contrário, presume-se que há sigilo), concorrentes em potencial podem ser levados a reinventar a técnica secreta – o que constitui um desperdício de recursos”.[32]

[1] SHERWOOD, Robert. Propriedade Intelectual e Desenvolvimento Econômico, São Paulo: Ed. Edusp, 1992.p. 118.

[2] LUNDBERG, Steven; DURAT, Stephen; McCRACKIN, Ann. Electronic and Software Patents, Law and Practice, Washington: The Bureau of National Affairs,, 2005, p. 2-5.

[3] ALBUQUERQUE, Roberto Chacon. A propriedade informática, Campinas: Russell Editores, 2006, p. 236.

[4]  DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA, Comentários à Lei de Propriedade Industrial e correlatos, Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 395.

[5] apud. DOMINGUES, Douglas Gabriel. Comentários à Lei de Propriedade Industrial, Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2009, p. 44.

[6] SILVEIRA, Newton. Curso de Propriedade Industrial, Rio de Janeiro: Ed. Revista dos Tribunais, 1977, p. 88.

[7]  http: //br.groups.yahoo.com/group/pibrasil/ mensagem de 21/02/2010.

[8]  SHERWOOD, Robert. Propriedade Intelectual e Desenvolvimento Econômico, São Paulo: Ed. Edusp,1992. p. 31.

[9] POLLAUD-DULIAN, Frédéric , Propriété intellectuelle. La propriété industrielle, Economica:Paris, 2011, p.45

[10] POLLAUD-DULIAN, Frédéric , Propriété intellectuelle. La propriété industrielle, Economica:Paris, 2011, p.47

[11]  DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA, Comentários à Lei de Propriedade Industrial e correlatos, Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 101.

[12]  LUNDBERG, Steven; DURAT, Stephen; McCRACKIN, Ann. Electronic and Software Patents, Law and Practice, Washington: The Bureau of National Affairs, 2005, p. 2-7.

[13] BINCTIN, Nicolas. Droit de la propriété intellectuelle, LGDJ:Paris, 2012, p.607

[14]  SHERWOOD. op. cit., p. 69.

[15] 977 F.2d 1510 (9th Cir. 1992) cf. LANDES, William; POSNER, Richard. The economic structure of intellectual property law. Cambridge:Harvard University Press, 2003, p.100

[16] McMANIS, Charles. A proteção da propriedade intellectual e a engenharia reversa de programas de computador nos Estados Unidos e União Europeia. Revista da ABPI, n.1, março/junho 1984,p.26-70

[17] MERGES, Robert; MENELL, Peter; LEMLEY, Mark. Intellectual property in the new technological age. Aspen Publishers, 2006. p.1022

[18] LUNDBERG, Steven; DURANT, Stephen; McCRACKIN, Ann. Electronic and software patents. The Bureau of National Affairs, 2005, p.2-28

[19]  LUNDBERG., p. 2-29. PARK,Jae Hun. Patents and Industry Standards,Edward Elgar, 2010, p. 183

[20] MERGES.op.cit.p.1035

[21] . SHAPIRO, Carl; KATZ, Michael. Network externalities, competition and compatibility, The American Economic Review, 1985, v.75, n.3, p.424 cf. PARK,Jae Hun. Patents and Industry Standards,Edward Elgar, 2010, p. 187

[22]  BARBOSA, Denis. Uma Introdução à propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. p. 329.

[23]  HAHN, Robert. Intellectual Property Rights in Frontier Industries: software and biotechnology, Washington: AEI Brookings, 2005, p. 94.

[24] BARBOSA.op. cit. p. 665.

[25] PIERANGELI, José Henrique. Crimes contra a propriedade industrial, São Paulo: ed. Revista dos Tribunais, 2006, p. 365.

[26] apud BARBOSA.op. cit. p. 403.

[27] BARBOSA, Denis. Usucapião de patentes e outros estudos de propriedade industrial . Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 629.

[28] BARBOSA.op. cit. p. 623.

[29] TJSP Apelação Civel n. 201.914-1 Hebenstreit Sollich Maquinas alimentícias Ltda. v. Hebleimar Ind. Ltda Relator: Vianna Cotrim, Quarta Camara Civel, Piracicaba, JTJ, voluma 160, p.177 cf. SANTOS, Ozéias J. Marcas e patentes, propriedade industrial: teoria, legislação e jurisprudência, São Paulo:Lex Editora, 2001, p. 521

[30] SHULMAN. Seth. Owning the future.Boston: Houghton Mifflin Company, 1999, p. 52.

[31] LUNDBER.op. cit. p. 2-5

[32]  CARVALHO, Nuno. A estrutura dos sistemas de patentes e de marcas: passado, presente e futuro. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 113.