T 1719/21 produto não reproduzível usado como anterioridade

 https://www.epo.org/boards-of-appeal/decisions/pdf/t211719eu1.pdf

Resumo do caso (T 1719/21 – 16/10/2025)
O caso trata de um recurso interposto pela Borealis GmbH contra a decisão da Divisão de Oposição que manteve, em forma emendada, a patente europeia EP 2 833 415, de titularidade da Mitsui Chemicals, relativa a um material encapsulante para células solares.

A invenção reivindica um copolímero etileno/α-olefina com teores muito baixos de flúor (≤ 3 ppm) e, opcionalmente, alumínio (≤ 20 ppm), associados a melhores propriedades isolantes elétricas do módulo fotovoltaico.

No recurso, a oponente alegou principalmente:

• Insuficiência descritiva (Art. 83 EPC), sustentando que os limites de flúor e alumínio não seriam mensuráveis ou reproduzíveis em toda a extensão da reivindicação;

• Falta de atividade inventiva (Art. 56 EPC), partindo do estado da técnica, em especial do documento D11, que já descrevia materiais encapsulantes para células solares.

A Câmara Técnica de Recurso 3.3.03 rejeitou os argumentos da oponente e decidiu que:

• A descrição é suficiente, pois o técnico no assunto consegue preparar o material reivindicado com base no ensino da patente, e eventuais questões de limites analíticos dizem respeito à clareza, não à suficiência;

• O documento D11 é um ponto de partida válido como estado da técnica mais próximo, mesmo envolvendo um produto comercial não reproduzível, à luz da decisão G 1/23;

• A redução controlada do teor de flúor constitui uma característica distintiva associada a um efeito técnico comprovado (melhor resistividade elétrica), que não era óbvia a partir do estado da técnica.

Resultado:
O recurso foi indeferido, e a patente foi mantida em forma modificada, com base no Pedido Auxiliar 2 apresentado pela Mitsui.

Esse caso é relevante por consolidar a aplicação da decisão G 1/23, confirmando que produtos comerciais não reprodutíveis podem servir como estado da técnica mais próximo, e que a eventual necessidade de modificá-los faz parte do raciocínio inventivo, não da escolha do ponto de partida

Produto comercial = estado da técnica, mesmo sem receita

A Grande Câmara deixou claro em G 1/23 que um produto comercialmente disponível ao público faz parte do estado da técnica mesmo que:

• sua composição exata não seja conhecida;

• ele não seja reproduzível a partir do que está divulgado.

👉 Isso corrige leituras antigas de G 1/92 que exigiam, na prática, reprodutibilidade.

---

2. Acesso ao produto basta

Se o produto estava publicamente disponível (vendido, distribuído, acessível no mercado), isso é suficiente.
Não é necessário que o técnico saiba como fabricá-lo, apenas que possa analisá-lo.

---

3. Análise posterior é válida (com um limite importante)

Resultados obtidos por análise posterior do produto (ex.: composição química) podem ser usados contra a patente, desde que:

• o método analítico já fosse conhecimento geral ou estivesse descrito no estado da técnica na data relevante.

❗ Métodos analíticos inventados depois não podem “reconstruir” artificialmente o estado da técnica.

---

4. Reprodutibilidade ≠ divulgação

A Grande Câmara foi explícita:

A reprodutibilidade do produto não é critério para decidir se ele pertence ao estado da técnica.

Ou seja:

• um produto pode pertencer ao estado da técnica;

• mesmo que não seja possível reproduzi-lo sem esforço inventivo.

---

5. Impacto direto no “closest prior art”

G 1/23 afirma que:

• um produto comercial não reproduzível PODE ser escolhido como estado da técnica mais próximo;

• o fato de ele precisar ser modificado faz parte do raciocínio inventivo, não invalida o ponto de partida.

👉 Esse ponto foi decisivo no caso T 1719/21, que você acabou de analisar.

---

6. Segurança jurídica: data relevante é soberana

Tudo deve ser avaliado com base no que o técnico sabia na data de prioridade/de depósito:

• conhecimento técnico;

• métodos de análise;

• capacidade de extração de informação do produto.

Avanços técnicos posteriores não contam contra a patente.

---

7. Consequência prática (bem direta)

• Para opositores: ficou mais fácil atacar patentes usando produtos comerciais antigos.

• Para titulares: aumentou a importância de características funcionais + efeito técnico comprovado, não só composição.