O impacto de G1/23 nas novas decisões do Boards of Appeal

 EPO Enlarged Board of Appeal decision G1/23 removing the reproducibility criterion of G1/92 from commercially available products as prior art

HOFFMANN EITLE www.lexology.com 29/01/2026

Em 2 de julho de 2025, a decisão histórica G1/23 "Célula Solar" foi publicada pelo Conselho de Apelação Ampliado. HOFFMANN EITLE esteve envolvido neste caso como representante de nossa cliente de longa data Mitsui Chemicals, Inc. De acordo com a decisão, um produto colocado no mercado não pode ser excluído do estado da arte apenas porque sua composição ou estrutura interna não poderia ser analisada e reproduzida por uma pessoa qualificada. Todas as informações técnicas sobre tal produto também pertencem ao estado da arte. Essa decisão representa uma grande mudança em relação ao G1/92, onde anteriormente se sustentava que um produto só se torna arte prévio se for possível para a pessoa qualificada descobrir sua composição ou estrutura interna e reproduzi-la. G1/23 substitui G1/92 e afirma que, independentemente do critério de reprodutibilidade, o produto e as informações técnicas sobre ele são estado de arte se puderem ser obtidos e possuídos.

Notavelmente, porém, a decisão do Conselho Ampliado destacou que, embora tais produtos sejam estado da técnica, isso não significa que tal produto seja necessariamente relevante como estado da técnica. Dependendo das circunstâncias, um produto pode ser pertinente em termos de novidade, mas pode não ser adequado como ponto de partida para uma avaliação de etapas inventivas, já que a incapacidade de uma pessoa qualificada de reproduzir o produto pode ser uma informação relevante que deve ser considerada na escolha do estado da técnica mais próximo.

Até agora, esse aspecto da decisão produziu resultados mistos na citação de decisões. Em um caso relacionado (T 1719/21), o Conselho remetente considerou o produto não reprodutível (uma classificação polimérica específica) como representando o estado da técnica mais próximo, pois era do mesmo campo técnico e usado para o mesmo propósito. O Conselho rejeitou o argumento de que o produto não se qualificaria como o estado de arte mais próximo porque não é um ponto de partida promissor para desenvolvimentos futuros que exigem alterações no processo (desconhecido) de preparação do produto. Partindo do produto comercial, o tema alegado, no entanto, ainda era considerado inventivo.

Outra decisão de interesse nesse sentido é a T 1044/23. Também neste caso, o Conselho considerou que produtos comerciais não reprodutíveis (resinas DMDA) formam o estado da técnica mais próximo, e não conseguiu identificar um efeito técnico causado pela característica distintiva (densidade) em relação ao produto comercial. No entanto, o Conselho considerou o objeto reivindicado como inventivo, pois o Oponente não pôde demonstrar que a pessoa qualificada sabia como obter o material reivindicado, sustentando que "se a pessoa habilidosa na arte seria capaz de identificar as medidas que, começando pelas resinas DMDA, levariam a uma composição de polietileno que atenda à definição paramétrica da reivindicação 1 sem recorrer a uma quantidade excessiva de trabalho experimental continua sendo uma questão de conjectura."

À luz dessa última decisão, deve-se esperar que haja uma mudança no argumento, afastando-se da questão de saber se o estado da técnica é reproduzível para a questão de saber se o objeto alegado é (re)produzido com base no estado da técnica e no conhecimento comum. Argumentos relacionados à (re)produtibilidade podem, portanto, não desaparecer totalmente dos procedimentos de oposição perante a OEP.