A metodologia holística da UPC para avaliar atividade inventiva

 Holistic« is the new »problem-solution approach«

Maiwald Intellectual Property www.lexology.com 27/01/2026

MAI Insight, jan/2026 – “Holistic is the new problem-solution approach”)

O documento analisa decisões recentes da Câmara de Apelação (CoA) do Tribunal Unificado de Patentes (UPC), especialmente Amgen vs. Sanofi e Meril vs. Edwards, que estabeleceram diretrizes relevantes de direito material de patentes. O ponto central é a consolidação de uma abordagem “holística” para o exame do passo inventivo, em contraste com o tradicional problem-solution approach do EPO

Principais pontos:

• Passo inventivo (inventive step):
  O UPC adota uma abordagem holística, começando pela definição do objeto da invenção e do problema objetivo, com base na contribuição global da invenção ao estado da técnica, e só depois avaliando pontos de partida realistas no estado da técnica. Não é necessário identificar um “ponto de partida mais promissor”, mas, se houver vários, a invenção deve ser inventiva a partir de todos. A questão-chave continua sendo se o técnico “teria” (e não apenas “poderia”) chegado à solução, considerando expectativa razoável de sucesso.

• Expectativa razoável de sucesso:
  Especialmente relevante em biotecnologia e farmacêutica. Campos técnicos pouco explorados, dificuldades práticas, custos e incertezas reduzem essa expectativa. O ônus da prova tende a recair mais fortemente sobre quem alega falta de atividade inventiva.

• Interpretação de reivindicações:
  As reivindicações são a base decisiva, mas devem sempre ser interpretadas à luz da descrição e dos desenhos. Em reivindicações de uso médico, é implícito que o produto seja terapeuticamente eficaz de forma significativa, sem exigência de um limiar mínimo específico de eficácia.

• Matéria adicionada (added matter):
  O UPC adota princípios alinhados ao “gold standard” do EPO: só é permitido o que o técnico deduziria direta e inequivocamente da aplicação original, considerada como um todo, inclusive divulgações implícitas. O UPC parece, contudo, menos formalista que o EPO quanto a exigir base literal estrita.

• Suficiência descritiva:
  Basta que o técnico consiga executar a invenção sem esforço inventivo e sem ônus excessivo. Em reivindicações funcionais, não é necessário descrever todas as variantes possíveis; tentativas razoáveis fazem parte do processo normal. O ônus de provar insuficiência é elevado para quem contesta a patente.

Notavelmente, o UPC começa por estabelecer o problema objetivo antes de determinar um ponto de partida realista no estado da técnica, enquanto o EPO primeiro determina o estado da técnica mais próximo e depois estabelece o problema técnico objetivo com base em características que distinguem a matéria reivindicada do referido estado da técnica mais próximo. Consequentemente, o problema objetivo do UPC deve ser formulado com base na contribuição da matéria reivindicada, incluindo o conceito inventivo subjacente à invenção, para o estado da técnica, mas independentemente de qualquer estado da técnica específico, enquanto o problema técnico objetivo do EPO é formulado dependendo de um estado da técnica específico, tendo em vista a(s) diferença(s) entre a matéria reivindicada e o estado da técnica mais próximo previamente determinado.

Além disso, de acordo com a abordagem da UPC, pode haver vários pontos de partida realistas que sejam de interesse para o técnico na matéria que deseja resolver o problema em questão, e não é necessário identificar o ponto de partida "mais promissor"

como é tipicamente feito na abordagem adotada pelo EPO. No entanto, se houver vários pontos de partida realistas, a invenção reivindicada deve ser inventiva a partir de cada um deles (Nota 15).

Por outro lado, também existem alguns pontos em comum entre as duas abordagens*. Por exemplo, a última etapa é praticamente idêntica em ambas as abordagens, pois a questão decisiva é se o técnico na matéria teria, e não apenas poderia, ter chegado à solução reivindicada sem qualquer habilidade inventiva e imaginação. Ou seja, ambas as abordagens exigem um indicador ou motivação para a obviedade da invenção reivindicada. Não obstante, o Tribunal de Apelações também enfatizou que, no contexto da expectativa razoável de sucesso, quando o titular da patente apresenta e fundamenta suficientemente incertezas ou dificuldades práticas ou técnicas, o ônus da prova de que as mesmas não impediriam um técnico na matéria de ter uma expectativa razoável de sucesso recai sobre a parte que alega a obviedade (Nota de rodapé 21). Isso pode impor um ônus comparativamente elevado à parte que contesta a patente, tanto na fundamentação do caso quanto na refutação dos argumentos do titular da patente.

Nesse contexto, os pareceres de especialistas podem ser mais relevantes perante o Tribunal Unificado de Patentes (UPC) do que em processos perante o Escritório Europeu de Patentes (EPO).

Conclusão geral:
As decisões reforçam uma convergência progressiva entre UPC e EPO, apesar das diferenças metodológicas. O UPC privilegia flexibilidade e análise global, mas reconhece que, na prática, ambas as abordagens tendem a levar às mesmas conclusões. O caso Amgen vs. Sanofi é visto como um marco para a harmonização do direito de patentes na Europa