Inglaterra abandona teste de patenteabilidade da Suprema Corte em Aerotel

 

UK Supreme Court endorses EPO approach to assessing software inventions www.lexology.com 11/02/2026 Nicholas Fox, Dani Kramer, Max Thoma and Adam Gilbertson

A Suprema Corte emitiu esta manhã um comunicado de imprensa anunciando sua decisão no caso 'Emotional Perception AI Limited (Recorrente) v Controlador Geral de Patentes, Designs e Marcas Comerciais (Recorrido)'. Uma cópia da sentença pode ser encontrada aqui. https://supremecourt.uk/uploads/uksc_2024_0131_judgment_1da6c10a83.pdf

Em resumo, a Suprema Corte aceitou o recurso e decidiu:

• Os tribunais do Reino Unido não devem mais seguir o teste de quatro etapas estabelecido em Aerotel Ltd. v Telco Holdings Ltd & Ors Rev 1 [2006] EWCA Civ 1371 (frequentemente chamado de 'teste Aerotel') para avaliar se uma invenção, especialmente para software e métodos de negócio, está excluída da patenteabilidade. Aerotel Ltd. v. Telco – Aerotel tinha um contrato de patente para um sistema de chamadas telefônicas pré-pago. A Telco alegou que o patente devia ser revogado porque se tratava de um método de negócio ou um programa de computador, que seriam matérias excluídas de patenteabilidad. A Corte formulou um novo teste em quatro etapas que passou a ser usado no Reino Unido para decidir se um pedido de patente está dentro das exclusões de matéria sob a lei:

  1. Construir corretamente a reivindicação — compreender o que exatamente o pedido afirma como invenção.

  2. Identificar a contribuição real — qual é a contribuição técnica efetiva que o pedido traz.

  3. Perguntar se essa contribuição está exclusivamente dentro de matéria excluída — isto é, se ela é apenas um método de negócio “como tal”, programa de computador “como tal” ou outro tópico excluído.

  4. Verificar se essa contribuição é técnica por natureza — se o pedido efetivamente entrega algo mais do que um plano abstrato ou uma mera regra. 

   A decisão foi criticada por ter afastado a lógica usada pelo European Patent Office (EPO) em matéria de software, especialmente no que se refere à “característica técnica” versus “contribuição técnica”, levando a uma certa divergência entre a prática no Reino Unido e na EPO
• Os tribunais do Reino Unido deveriam, em vez disso, seguir a abordagem de 'qualquer hardware' endossada pelos Enlarged Boards of Appeal do European Patent Office (EPO) (decisão G 1/19), pela qual qualquer elemento de hardware em uma reivindicação transmitirá caráter técnico e evitará as exclusões.
• Os tribunais do Reino Unido também devem seguir a abordagem da EPO para avaliar reivindicações direcionadas a uma mistura de matérias técnicas e não técnicas endossadas pela G 1/19; ou seja, uma vez atingido o "obstáculo muito baixo" para satisfazer a abordagem de qualquer hardware, o próximo passo 'intermediário' é filtrar características que não contribuem para o caráter técnico da invenção, visto como um todo, da consideração subsequente durante a avaliação da etapa inventiva.
• A descrição do computador feita pelo Tribunal de Apelação como "uma máquina que processa informações" é muito ampla, mas, à luz das tecnologias em mudança, nenhuma definição rígida é apropriada.
• Um programa para computador é "um conjunto de instruções capazes de ser seguidas por um computador (de qualquer tipo) - que pode ou não ter CPU - para produzir manipulações desejadas de dados".
• Uma rede neural artificial (RNA), independentemente de como seja implementada, não é ela mesma um 'computador'. No entanto, aplicando a abordagem de 'qualquer hardware' a este caso, embora as reivindicações do pedido de patente envolvam uma ANN, elas envolvem meios técnicos e, portanto, não são excluídas por serem um programa de computador como tal.

A adoção pela Suprema Corte do Reino Unido da abordagem de qualquer hardware e do passo intermediário de filtragem de recursos não técnicos aproxima a prática do Reino Unido e da EPO. O Controlador levantou preocupações de que essas mudanças interfeririam na abordagem de longa data do Reino Unido para avaliar a criatividade inventiva, conforme estabelecido em Pozzoli v BDMO SA [2007] EWCA Civ 588 (frequentemente chamado de 'teste Pozzoli'), exigindo efetivamente que o Reino Unido também adotasse a abordagem de 'solução de problemas' da EPO para avaliar a evidência. No entanto, a Suprema Corte rejeitou essas preocupações, entendendo que a abordagem de solução de problemas não é a única forma de avaliar o passo inventivo e que o teste de Pozzoli "permanece uma abordagem legítima".

Na prática, como quase todas as invenções de software são implementadas por computador, o teste de 'qualquer hardware' pode ser facilmente cumprido e a avaliação do caráter técnico passa a fazer parte da avaliação da etapa inventiva, em vez de de matéria excluída; Aplicações no Reino Unido que podem ter tido dificuldades na fase de matéria excluída ainda podem ter dificuldades na etapa inventiva. Como, na prática, o recém-adotado 'passo intermediário' é aplicado (por exemplo, como o caráter técnico é avaliado e como a jurisprudência antiga se aplica) e a avaliação dos impactos da evidência no UKIPO ainda está por ser observada.