Atividade Inventiva segundo a Suprema Corte da Espanha

 

Supreme Court reinforces the criteria for examining inventive step and added subject-matter in patents www.lexology.com 09/02/2026 Grau & Angulo - Jesús Arribas and Carlota Caballero

Em sua decisão de 14 de outubro de 2025, o Supremo Tribunal da Espanha ("SC") consolida seus critérios de significativa relevância prática e doutrinária em várias questões centrais relacionadas às patentes, notadamente: (i) a avaliação da etapa inventiva em reivindicações independentes; (ii) a distinção adequada entre novidade e obviedade; e (iii) a aplicação da norma europeia sobre matéria adicional prevista no Artigo 123.2 da Convenção Europeia de Patentes ("CPE"), conforme desenvolvido na jurisprudência dos Conselhos de Apelação do Escritório Europeu de Patentes ("EPO").

De modo geral, a decisão alinha ainda mais a jurisprudência espanhola com a prática da OEP e, em nível nacional, consolida a abordagem europeia à fase inventiva e ao conteúdo adicional.

Contexto

A Universal Ball Head, S.L. (a "autora") entrou com um processo por infração contra a Talladium España, S.L., Geoda Medical, S.L. e Talladium Europe, S.L. (juntas, os "réus"), alegando que a fabricação, promoção e comercialização de um sistema de chave de fenda para aplicações odontológicas infringiam a patente europeia EP 2420354 B1, validada na Espanha como ES 2577509 T3.

Os réus negaram a infração e apresentaram uma reconvenção buscando a invalidação da patente com base em dois fundamentos principais: (i) falta de passo inventivo e (ii) matéria adicional resultante de emendas introduzidas durante o processo de aprovação.

Tanto a reivindicação de infração quanto a reconvenção foram rejeitadas em primeira instância, que confirmou a validade da patente e não encontrou infração. Consequentemente, recursos foram movidos tanto pelo autor quanto pelo réu, que também foram rejeitados pelo Tribunal de Apelação de Barcelona ("CoA").

A CoA analisou primeiro as emendas feitas durante o procedimento de concessão de patentes, concluindo que não houve adição ou exclusão do objeto que tornasse a patente inválida. Na opinião do Tribunal, os elementos adicionados ou removidos eram óbvios para um especialista na área, pois derivavam direta e inequívocamente do conteúdo da solicitação inicial, levando em conta não apenas as reivindicações originais, mas também a descrição e os números acompanhantes. Esse argumento baseia-se expressamente na jurisprudência da OEP, lembrando que a comparação não deve se limitar apenas às reivindicações inicialmente solicitadas e concedidas.

Por outro lado, a CoA rejeitou a nulidade com base na falta de passo inventivo, considerando que a primeira reivindicação resolveu um problema técnico específico por meio de uma solução que não era óbvia para um especialista na área, considerando o estado da técnica mais próximo. Com relação à segunda reivindicação, entendeu que ela também apresentava um passo inventivo devido à sua ligação funcional com a primeira, considerando-a dependente dela. Também confirmou a ausência de infração.

Ambas as partes apresentaram recursos contra essa decisão junto ao Tribunal Supremo, sendo admitido apenas o recurso movido pelos réus.

Decisão da Suprema Corte

O Conselho de Corte abordou, por sua vez, três questões principais.

1. A natureza da segunda reivindicação e seu passo inventivo.

A Suprema Corte reconheceu que a CoA errou ao considerar que a segunda reivindicação dependia da primeira, conforme alegado pelos apelantes. Embora a lógica seguida seja correta, se a primeira afirmação for válida, seus dependentes também são, a CoA não a aplicou neste caso.

Uma reivindicação dependente deve incorporar todas as características técnicas da reivindicação da qual depende. Como ambas as reivindicações protegem objetos diferentes, esse requisito não foi atendido e, consequentemente, cada reivindicação exigiu uma análise independente da etapa inventiva.

No entanto, a Suprema Corte considerou que esse erro não teve efeito prático, pois, ao aceitar o recurso, confirmou que a segunda reivindicação envolvia um passo inventivo ao fornecer um efeito técnico real e não apenas constituir uma alternativa de design. Portanto, rejeitou esse motivo para cassação.

2. A distinção entre novidade e passo inventivo

O segundo motivo de recurso alegava que a CoA havia aplicado raciocínio mais adequado ao exame da novidade do que à avaliação da obviedade (que é necessária para avaliar a etapa inventiva), sugerindo (quando não necessário) que a técnica anterior mais próxima deveria revelar todas as características técnicas reivindicadas pela patente.

O Tribunal Supremo admite que o argumento da CoA era próximo de uma análise de novidade, mas considera correta a conclusão: não havia revelação na técnica anterior que levasse claramente à solução alegada. Consequentemente, de acordo com a conclusão do SC, há um passo inventivo presente.

3. Sobre assuntos adicionais

O Tribunal Supremo examinou juntos os demais fundamentos de recurso, ambos relacionados a supostos materiais adicionais resultantes de alterações feitas durante o procedimento de concessão de patentes.

Em particular, analisa essas questões à luz da doutrina estabelecida da OEP e, especificamente, do chamado padrão-ouro, o parâmetro para a aplicação do Artigo 123.2 do CEE. De acordo com isso, uma emenda só é admissível se o conteúdo alterado derivar direta e inequívocamente da solicitação inicial. Isso inclui até mesmo o que é implicitamente inferido, ou seja, o que não é expressamente mencionado, mas é uma consequência clara e inequívoca do que é explicitamente mencionado.

Primeiramente, reconhece que o CoA errou ao usar o raciocínio baseado na obviedade para avaliar se uma característica adicionada constituiu matéria adicional, pois não basta que uma característica seja óbvia para um especialista. É necessário que essa característica seja derivada direta e inequívocamente a partir das informações originalmente divulgadas, mesmo que implicitamente. No entanto, considera que esse erro não é decisivo, pois o critério do tribunal de primeira instância, que aplicou corretamente o padrão exigido, foi confirmado.

Por outro lado, houve reclamações sobre a aplicação incorreta do teste de essencialidade, segundo o qual apenas características técnicas que não são essenciais podem ser excluídas de um pedido de patente, de modo que a remoção de uma característica essencial constituiria uma extensão indevida do escopo de proteção.

Nesse sentido, a Suprema Corte esclareceu que, embora o teste de essencialidade tenha sido historicamente usado pelos Conselhos de Apelação, a EPC não exige nenhuma evidência específica para avaliar o conteúdo adicional. O padrão-ouro agora prevalece. No presente caso, a exclusão de certas referências explícitas não era relevante, pois essas características permaneciam implicitamente reconhecíveis para a pessoa qualificada.

Consequentemente, o Tribunal de Suprema Corte conclui que as alterações feitas não constituem uma adição de objeto ou uma extensão indevida do escopo de proteção da patente, já que essas características são derivadas direta e inequívocamente, ainda que implicitamente, do conteúdo da solicitação inicial em sua totalidade.

Decisão judicial

O recurso de cassação movido pelos réus é totalmente rejeitado sem expropriação expressa de custas de custas, e a sentença proferida pela Seção 15 da CoA de Barcelona é mantida.