quarta-feira, 20 de abril de 2022

Uso de evidências extrínsecas para definir escopo de uma reivindicação

 

Em Genuine Enabling Tech. v. Nintendo (Fed. Cir., 2022) a Genuine possui uma patente direcionada a um dispositivo de interface de usuário (UID) que, no processo de sincronização e fusão de fluxos de dados em um fluxo de dados combinado, recebe diretamente o sinal de entrada de fala do microfone e transmite a saída de fala por meio de um alto-falante. Durante o processo, o inventor distinguiu os sinais de entrada de resposta fisiológica de “variação lenta” discutidos em uma referência da técnica anterior dos “sinais contendo áudio ou frequências mais altas” em sua invenção, argumentando que o último apresentava um problema de “colisão” de sinal que sua invenção resolveu. Ao distinguir a técnica anterior, o inventor explicou que sua invenção “descreve, em suas modalidades representativas, como combinar os dados de um UID (mouse) e de um sinal de alta frequência, por meio de um framer, que é único e inovador”. Genuine posteriormente entrou com uma ação contra a Nintendo, por infração de patente. Durante a construção da reclamação, as partes pediram ao tribunal distrital que interpretasse o termo “sinal de entrada”. A Genuine propôs a construção do termo de reivindicação contestado como genericamente se referindo a “um sinal com áudio ou frequência mais alta”. A Nintendo argumentou que o inventor “rejeitou sinais de 500 [Hz] ou menos . . . gerado a partir de informações de mudança de posição, informações de seleção do usuário, informações de resposta fisiológica e outras informações de variação lenta”. O tribunal distrital concordou com a Nintendo e interpretou “sinal de entrada” como “sinais acima de 500 Hz e excluindo sinais gerados a partir de informações de mudança de posição, informações de seleção de usuários, informações de resposta fisiológica e outras informações de variação lenta”. Logo não havia  não infração. O Federal Circuit por sua vez enuine argumentou que o tribunal distrital errou ao interpretar “sinal de entrada” ao confiar indevidamente em evidências extrínsecas e ao descobrir indevidamente que o inventor renunciou a certo escopo de reivindicação durante o processo. O Circuito Federal concordou, reiterando que, embora a evidência extrínseca possa ser útil na construção da reivindicação, “o registro intrínseco 'deve ser considerado e quando claro deve ser seguido'”, de modo que “onde os documentos de patente são inequívocos, o testemunho de especialistas sobre o significado de uma reclamação não tem direito a nenhum peso.” O Circuito Federal explicou que, para que uma declaração feita durante o processo seja qualificada como uma negação do escopo da reivindicação, ela deve ser “tão clara que mostre clareza e deliberação razoáveis” e “tão inconfundível a ponto de ser uma evidência inequívoca de isenção de responsabilidade”. O Tribunal considerou que a única recusa clara e inconfundível do escopo da reivindicação no registro foi a recusa do inventor de sinais abaixo do espectro de frequência de áudio. O Tribunal observou que o inventor distinguiu suas invenções com base no fato de que a referência da técnica anterior ensinava “sinais de variação lenta”, enquanto suas invenções envolviam sinais de “áudio ou frequência mais alta”. O Tribunal considerou que a aceitação do examinador dessa distinção e a decisão resultante de permitir as reivindicações sugeriam que o inventor e o examinador chegaram a um entendimento sobre esse ponto. O Tribunal explicou que as outras declarações do inventor (sinais de frequência até 500 Hz) não chegaram ao nível de estabelecer uma recusa “clara e inconfundível”. O Tribunal considerou que o tribunal distrital, portanto, errou ao basear-se em depoimento de especialista (que, por sua vez, baseou-se em outra referência não encontrada na evidência intrínseca) para limitar o escopo da reclamação acima de 500 Hz de uma maneira não contemplada pelo registro intrínseco. O Tribunal concluiu que o tribunal distrital errou na construção de “sinal de entrada” e, em vez disso, interpretou o termo como “um sinal com áudio ou frequência mais alta”.[1]



[1] McDermott Will & Emery - Jiaxiao Zhang. Game Reset: Extrinsic Evidence Can’t Limit Claim Scope Beyond Scope Based on Unambiguous Intrinsic Evidence www.lexology.com 07/04/2022

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