No USPTO a linha de demarcação entre os critérios de written description e enablement não tem se mostrado claras. Em Ex parte Nunes (PTAB 2022) o examinador rejeitou as reivindicações de aeronaves drone como indefinidas com base na falha do relatório descritivo em definir como os propulsores compensavam as rajadas de vento. No recurso, o PTAB concluiu que a rejeição teria sido mais adequada como uma rejeição de habilitação (enablement) pois a reivindicação é clara quanto à estrutura exigida pela reivindicação (por exemplo, uma pluralidade de propulsores encobertos orientados lateralmente) e a funcionalidade exigida pela reivindicação (por exemplo, compensar rajadas de vento e forçar uma descida). O PTAB afirmou a rejeição da indefinição por outros motivos. Em particular, as reivindicações exigiam posicionamento “preciso”, mas o relatório descritivo não incluía “padrão para medir” o grau de precisão. Em Ex parte Mersel (PTAB 2022) o pedido de Mersel divulga métodos de tratamento de doenças autoimunes, como a doença de Chron. O examinador rejeitou as alegações por falta de habilitação (enablement) após concluir que a especificação carecia de evidências para apoiar a teoria de que o método proposto (administração de β2m) trataria a doença de Chron. Na apelação, o PTAB entendeu que o critério estava atendido e observou que as reivindicações não recitam o tratamento de qualquer doença, mas apenas recitam o resultado em nível celular de "restaurar a razão molar β2m da cadeia pesada normal". De acordo com o PTAB, o pedido possibilita esse resultado ao ensinar como entregar o peptídeo específico à membrana celular. “Parece haver uma ampla explicação e dados no relatório descritivo a partir dos quais um técnico ordinariamente habilidoso poderia fazer e usar a invenção conforme reivindicado.” [1]
[1] https://patentlyo.com/patent/2022/04/enablement-the-uspto.html
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