Em decisão de 2023 a Delhi High Court anulou um pedido do Controlador de Patentes contra uma empresa farmacêutica norte-americana Allergan (doravante denominada "a Requerente") e examinou o âmbito da permissibilidade de emendas de reivindicação com relação às reivindicações originalmente registradas sob a Seção 59(1) da Lei de Patentes da Índia. O Requerente, em seu pedido de patente 7039/DELNP/2012 datado de 2012, apresentou 20 reivindicações devido a métodos para tratamento de doenças oculares usando implantes intracamerais na Índia, conforme arquivado nos EUA. O Controlador no Primeiro Relatório de Exame, contestou as reivindicações, considerando-as não patenteáveis nos termos da Seção 3(i) da Lei, pois se relacionavam a um método de tratamento de seres humanos /animais. De acordo com a Ação do Escritório, o Requerente alterou as reivindicações de método para reivindicações de produto relacionadas ao implante intracameral de liberação sustentada para doença ocular. Posteriormente, no despacho de 30 de março de 2020, o Controlador recusou o pedido de patente nos termos da Seção 59(1) da Lei, observando que as reivindicações alteradas tinham qualquer suporte nas reivindicações originalmente arquivadas e nos implantes intracamerais reivindicados no conjunto alterado das reivindicações não foram reivindicadas no PCT do Requerente ou no pedido indiano. De acordo com a Seção 59(1) da Lei, “Nenhuma alteração de um pedido de patente ou uma especificação completa ou qualquer documento relacionado a ela deve ser feita, exceto por meio de isenção de responsabilidade, correção ou explicação, e nenhuma alteração será permitida, exceto para fins de incorporação de fatos reais, e nenhuma alteração de uma especificação completa será permitida, cujo efeito seria que a especificação conforme alterada reivindicaria ou descreveria matéria não divulgada em substância ou mostrada na especificação antes da alteração, ou que qualquer reivindicação do relatório descritivo conforme emendado não cairia totalmente dentro do escopo de uma reivindicação do relatório descritivo antes da alteração.”
O Requerente justificou as alterações da reivindicação esclarecendo a diferença no regime de patenteabilidade nos EUA e na Índia. Além disso, o Requerente argumentou que, de acordo com a Seção 138(4) da Lei, ao depositar um pedido de patente por meio da fase Nacional na Índia, é um pré-requisito que o “título, descrição, reivindicação e desenhos abstratos depositados no pedido internacional sejam considerado como a especificação completa para os fins da Lei de Patentes”, impedindo-os de fazer quaisquer alterações no momento do depósito. De acordo com a Regra 20(1) das Regras de Patentes da Índia, as alterações de reivindicações na fase de depósito são restritas apenas a exclusões de reivindicações e nenhuma outra alteração. Portanto, o Requerente alegou que não pode ser responsabilizado por não reivindicar as reivindicações do produto alterado para os implantes no momento da apresentação do pedido na Índia, pois não haveria ocasião para o Requerente alterar as reivindicações originalmente apresentadas no pedido PCT nos E.U.A. O Controlador, reiterando sua posição, afirmou que as alterações solicitadas pelo Requerente estavam além do escopo das reivindicações originais apresentadas e, portanto, não eram permitidas pela Seção 59(1) da Lei.
A primeira questão em questão diz respeito à diferença nos regimes de patentes nos Estados Unidos e na Índia. A Requerente, enfatizando o mesmo, defendeu as alterações da reivindicação, buscando uma patente de produto para os implantes em vez de reivindicar o método em relação ao mesmo originalmente depositado, e em sua explicação afirmou que as reivindicações do método são patenteáveis nos EUA, ao passo que não são patenteáveis na Índia, em virtude da Seção 3(i) da Lei. De acordo com a Seção 3(i) da Lei, as invenções que reivindicam um método de tratamento de seres humanos ou animais não são patenteáveis. O Controlador, tomando este fundamento, opôs-se ao método conforme reivindicado nas reivindicações alteradas. Outra questão pertinente discutida perante o Tribunal de Honra foi com relação ao uso da expressão “âmbito de uma reclamação” na Seção 59(1) da Lei. O Controlador considerou que as reivindicações alteradas que reivindicavam a “composição de implantes intracamerais” não tinham nenhum suporte nas reivindicações originalmente arquivadas e que não haviam sido reivindicadas nas reivindicações do PCT ou ao entrar na fase nacional na Índia .
A Corte por sua vez observou que a interpretação do Controlador da Seção 59(1) da Lei estava incorreta e, se fosse aceita, resultaria no impedimento do Requerente de buscar uma patente em relação aos implantes. A ordem do Tribunal de Honra dizia que “Em tais circunstâncias, o Tribunal também é obrigado a ter em mente o interesse público, sendo um dos objetivos cardinais da lei de patentes, especialmente quando a patente é farmacêutica l ou de natureza terapêutica.” Baseando-se na decisão do Banco Coordenado deste Tribunal Hon'ble em Nippon A e L Inc v. Controlador de Patentes (2022 SCC OnLine Del 1909), que destacou que, “Desde que a invenção seja divulgada na especificação e as reivindicações estão se restringindo às divulgações já feitas no relatório descritivo, a alteração não deve ser rejeitada, especialmente, na fase de exame antes da concessão”, o Tribunal de Justiça entendeu que o Controlador deveria ter permitido as alterações solicitadas pelo Requerente e ter examinado as reivindicações assim alteradas, e sua patenteabilidade, com base no mérito, e não deveria ter rejeitado as alterações meramente com o fundamento 'um tanto tênue' de que o Requerente não tinha o direito de alterar suas reivindicações em vista da Seção 59(1) da Lei
O Tribunal observou ainda que grande parte das especificações completas da patente em questão tratavam dos implantes e sua peculiar constituição composicional. Portanto, “Dicotomizar as reivindicações e as especificações que as acompanham é, portanto, contrário aos cânones mais fundamentais da lei de patentes” e que “as reivindicações e especificações completas em uma patente devem ser lidas em conjunto e como um todo. As reivindicações devem ser entendidas à luz das especificações completas. Eles formam um todo integrado e não podem ser tratados como duas partes distintas de um documento.” A Court, revogando a decisão do Controlador, permitiu que o Requerente alterasse as reivindicações originalmente apresentadas e instruiu o Controlador a realizar um novo exame com relação à patenteabilidade das reivindicações alteradas, levando em consideração a Lei e os princípios da naturalidade justiça, e seguindo o devido procedimento, proporcionando ao Requerente uma oportunidade justa de ser ouvido. Esta decisão reafirma a posição da lei no que diz respeito às alterações de créditos na fase pré-concessão, dando uma permissibilidade cada vez mais ampla para os mesmos.{1}
[1] Chadha & Chadha Intellectual Property Law Firm - Gaurvi Arora India: High Court examines the scope of permissible patent claim amendments in the pre-grant stage 01/02/2023
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