Em Ex parte Hassler (PTAB, 2021) o USPTO considerou que o requerente confundiu os critério de enablement e written description da seção 112(a). O PTAB observa que o critério de enablement é mais indulgente que o de written description. Para atender ao critério de enablement não se faz necessário que o relatório descritivo descreva o que já é conhecido do estado da técnica. No critério de written description por sua vez o relatório descritivo deve ter clareza para que não haja dúvida de que o requerente tinha posse da matéria reivindicada. A invenção trata de método que incluiu uma etapa (a) de receber uma água contendo oxiânion compreendendo pelo menos um oxiânion não contendo metal e uma etapa subsequente (b) de contatar a água contendo oxiânion com um componente separado contendo um elemento de terra rara para remover mais de 50% dos oxiânions da água contendo oxiânions. A reivindicação limitou ainda o oxiânion não contendo metal a um ânion que continha uma ou mais espécies particulares recitadas em um grupo Markush. O PTAB entendeu que não estava claro se se os oxiânions, como uma classe, informação não presente no relatório descritivo, eram bem conhecidos por aqueles versados na técnica. O Recorrente não contestou a alegação do Examinador de que os pedido de prioridade não divulgaram expressamente a espécie Markush específica. Segundo o Purdue Pharma LP v. Faulding (Fed. Cir . 2000) “não se pode revelar uma floresta no pedido original e depois escolher uma árvore da floresta e dizer que esta é minha invenção” o PTAB não considerou suficientemente demonstrado que qualquer um dos pedidos de prioridade apresentados anteriormente transmitia com razoável clareza aos versados na técnica que, na data de depósito solicitada, que o Recorrente estava de posse da espécie Markush reivindicada, de modo que na técnica química, uma fórmula química estrutural do tipo Markush que não é suficientemente detalhada, não mostra que o requerente estava de posse da invenção reivindicada na data de depósito solicitada. Assim, o Conselho diante de uma reivindicação genérica o PTAB considerou o pedido com suficiência descritiva , porém, que D1 constituiu estado da técnica anterior.[1]
[1] Disclosure Sufficient for Enablement But Not for Written
Description Element IP, www.lexology.com 26/03/2021
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