Invenções acessórias e principal em um pedido de patente

 Segue um resumo do artigo da Giselle Guimarães Gomes, publicado na Revista da ABPI nº 197 (jul./ago. 2025): O princípio da gravitação jurídica aplicado a invenções protegidas por patentes: conceituação de invenção principal e de invenção acessória e implicações na unidade de invenção e no sarrafo de fundamentação e precisão da invenção

O artigo analisa a aplicação do princípio da gravitação jurídica — segundo o qual o acessório deve seguir o principal — ao direito de patentes, propondo um diálogo consistente entre o direito civil e a propriedade industrial. 

A classificação de invenção principal e de invenções acessórias foi aplicada pelo INPI brasileiro às plantas transgênicas por meio da Nota Técnica INPI/CPAPD nº 01/2023. 

Nota técnica INPI/CPAPD nº 01/2023:

[68] Todo pedido precisa conter uma solução técnica

que resolva um problema técnico. Tal solução não

necessariamente precisa ter sido reivindicada ou mesmo

ser patenteável per se, como é o caso das plantas

transgênicas. No entanto, um pedido, não raro,

contém dentro do mesmo conceito inventivo várias

invenções inter-relacionadas. Uma vez reconhecida

a atividade inventiva da planta transgênica, que é a

invenção principal, esta se estende às invenções inter-

relacionadas. No entanto, as invenções inter-relacionadas

ainda precisam ser examinadas quanto aos

demais critérios legais de patenteabilidade

Apesar dessa classificação já constar nas Diretrizes de Exame para as áreas de Biotecnologia e de Química emitidas pelo mesmo INPI, nota-se que a invenção principal não está definida ou delimitada nem nessas Diretrizes, nem nas Diretrizes Gerais de Exame, e nem mesmo na referida Nota Técnica.  

Diretrizes Gerais de Exame - módulo 2:

7.6 No caso de pedidos direcionados a novos produtos

químicos e/ou biológicos, que contenham reivindicação

de composição, considera-se que a novidade

e a atividade inventiva do(s) produto(s) serão

estendidas para a composição contendo os mesmos

No entanto, nesse item, a extensão se dá somente

para os requisitos de novidade e de atividade inventiva, não

para os demais requisitos, como o de aplicação industrial e

de ser invenção patenteável. Seria possível

um produto unitário ser patenteável e a composição que o

contém não o ser? Por que a extensão está automatizada

apenas para novidade e atividade inventiva? Um produto

unitário pode ser aplicável na indústria e a composição que

o contém não o ser?

Diretrizes Gerais de Exame - módulo 2:

4.4 O atendimento ao requisito de novidade deve ser

observado para cada reivindicação do pedido de patente.

Se uma reivindicação independente apresenta

novidade, não é necessário examinar a novidade de

suas reivindicações dependentes, uma vez que todas

estas apresentarão novidade.

4.5 Ao contrário, se a reivindicação independente

não apresenta novidade, as suas reivindicações

dependentes devem ser examinadas, pois podem

conter elementos específicos que tornem aquela

matéria nova.

Essa extensão não é explicitada nas diretrizes para os demais

requisitos. Por que? A atividade inventiva e a aplicação industrial

das reivindicações independentes não se estendem

às dependentes também?

sim estende e isso esta nas diretrizes: 

5.7 Em geral, se uma reivindicação independente apresenta atividade inventiva, não é

necessário examinar a atividade inventiva de suas reivindicações dependentes, uma vez que

estas incorporam todas as limitações presentes nas reivindicações das quais dependem.

5.8 Ao contrário, se uma reivindicação independente não apresenta atividade inventiva,

as suas reivindicações dependentes devem ser examinadas, pois podem conter elementos

específicos que tornem aquela matéria inventiva.

Etapas para averiguação de atividade inventiva

"O termo invenção principal está explicitamente presente nas

Diretrizes de Exame de Biotecnologia de 2020, na parte

que trata de vetores, mas nada é dito sobre invenções acessórias"

trata tambem no exemplo das reuivindicações reach through. 

Na doutrina jurídica, o princípio da gravitação jurídica é uma formulação clássica segundo a qual o acessório segue o principal (accessorium sequitur principale). Ele expressa a ideia de que a existência, o regime jurídico e o destino do acessório dependem do bem, direito ou relação principal. A doutrina civilista define o princípio da gravitação jurídica como a regra segundo a qual os elementos acessórios não possuem autonomia jurídica plena, subordinando-se ao regime do elemento principal, salvo disposição legal ou vontade das partes em sentido contrário. Lei n° 10.406/02 (Código Civil)

Art. 92. Principal é o bem que existe sobre si, abstrata

ou concretamente; acessório, aquele cuja existência

supõe a do principal.

A doutrina aponta três fundamentos principais: Unidade lógica do sistema jurídico – evita fracionamentos artificiais de situações jurídicas; Segurança jurídica – impede contradições entre regimes aplicáveis a elementos interdependentes; Função econômica e social – o acessório existe para servir ao principal, não para substituí-lo ou competir com ele.

A autora sustenta que, assim como ocorre em outros ramos do direito, também nas patentes é possível distinguir entre invenção principal e invenções acessórias, sendo estas dependentes técnica e juridicamente daquela. A partir dessa distinção, defende que a análise do pedido de patente deve concentrar-se na invenção principal, enquanto as invenções acessórias devem ser admitidas apenas quando devidamente fundamentadas, com maior rigor quanto ao critério de fundamentação e precisão descritiva. Giselle argumenta que essa lógica já está parcialmente refletida nas Diretrizes de Exame de Patentes do INPI, embora de forma pouco clara e sistematizada, o que gera insegurança jurídica. 

A autora reconhece que as Diretrizes do INPI já incorporam, de modo implícito, a lógica de distinção entre invenção principal e invenções acessórias, sobretudo nos temas de:

unidade de invenção;

suficiência descritiva;

fundamentação das reivindicações.

Crítica: essa incorporação ocorre sem explicitação dogmática, isto é, o INPI aplica a lógica do princípio da gravitação jurídica sem nomeá-lo, conceituá-lo

O artigo critica o fato de as Diretrizes:

não definirem claramente o que é invenção principal;

não estabelecerem parâmetros normativos para identificar uma invenção acessória;

Segundo Giselle:

as Diretrizes aumentam o grau de exigência para certas reivindicações acessórias,

mas não explicam por que esse aumento ocorre nem qual é o critério técnico-jurídico utilizado.

Interessante que para o vetor como invenção principal é exigido

caracterização mais rígida, com depósito de espécime

em centro depositário ou o número de identificação específico

da sequência (SEQ ID No) de cada uma das sequências

que compõem o vetor. Já na chamada invenção inter-relacionada,

a exigência de caracterização é mais flexível,

sendo aceita a mera indicação da função das sequências

adicionais, por exemplo, se promotora ou terminadora, sem

número de identificação correspondente

A ausência de uma teoria expressa (como a da gravitação jurídica) leva, segundo o artigo, a:

decisões excessivamente discricionárias;

dependência da interpretação individual do examinador;

dificuldade de controle técnico e recursal das decisões do INPI.

A crítica aqui é institucional: o problema não é o rigor técnico, mas a falta de transparência e sistematização desse rigor.

 Giselle: A despeito do emprego da relação principal/acessório, a

Diretriz de Química deixa claro que o destino da chamada

invenção acessória não segue o da chamada invenção principal.

Ao contrário, essa diretriz é explícita ao afirmar que a

novidade e a atividade inventiva aferidas para a invenção

principal não podem ser extrapoladas para o intermediário

como invenção acessória; uma relação entre principal e

acessória oposta à que seria esperada a partir do Princípio

da Gravitação Jurídica. 

Resolução 208/2017 item 2.6.2 – Compostos intermediários como invenção

acessória

Quando o intermediário é uma invenção acessória

em um pedido de patente relativo a um outro composto

como invenção principal, não é possível extrapolar

a novidade e a atividade inventiva da invenção

principal para o intermediário, uma vez que os efeitos/

atividades/finalidades da invenção principal e do intermediário

são diferentes.

Resolução 169/2016  7.6 No caso de pedidos direcionados a novos produtos químicos e/ou biológicos, que contenham reivindicação de composição, considera-se que a novidade e a atividade inventiva do(s) produto(s) serão estendidas para a composição contendo os mesmos.

Resolução 208/2017 item 2.1  Cabe somente lembrar que, em pedidos de patente de composto, nos quais são reivindicadas também a composição, formulação e/ou forma física, considera-se que a novidade e a atividade inventiva do composto Serão estendidas para a composição (Parágrafo 7.6 do Bloco Il das Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente), formulação e/ou forma física (invenções acessórias)

Giselle: Mas, a consequência mais danosa da não identificação da

invenção principal é a elevação equivocada do sarrafo de

fundamentação e precisão das invenções acessórias, como

a exigência de emprego do verbo consistir em vez do verbo

compreender, de dados experimentais comparativos ou de

exemplos adicionais, de depósito do material biológico ou

de listagem de sequências para invenções que são acessórias.

CPAP 1/2021 [068] o nível de rigor na interpretação da clareza e da precisão dessas reivindicações deve ser sempre ponderado a partir da invenção principal.

Nas invenções acessórias, se a consequência técnica é direta e óbvia a partir da invenção principal, a necessidade de dados experimentais comparativos adicionais pode ser mitigada. Entretanto, se a matéria acessória (como um extrato ou óleo) não for modificada pela transformação genética da invenção principal, ela perde o status de "acessória" e passa a ser avaliada com rigor total, exigindo fundamentação própria e exemplos específicos para não violar os Artigos 24 e 25 da LPI

CPAP 1/2021 [087] [87] Por exemplo, em caso de materiais biológicos extraídos da planta transgênica, como óleos e extratos, é preciso que a inventividade decorra da modificação genética, isto é, que oóleo ou extrato tenha sido modificado pela transformação genética. Do contrário, não setratará de uma invenção acessória pois não haverá relação desta com a invenção principal.Neste caso, não é possível extrapolar a atividade inventiva da invenção principal para aacessória.

Outra normativa do INPI que aborda a relação principal/

acessório é a Norma de Execução n°01/201314. Essa norma

trata do Certificado de Adição de Invenção e reproduz o

entendimento dos artigos 76 e 77 da LPI no qual é disposto

que o Certificado de Adição é acessório ao pedido principal

e, posteriormente, caso seja concedido, à patente principal

Norma de Execução n° 01/2023

Art. 2º O exame do pedido de Certificado de Adição

de Invenção obedecerá às mesmas regras estabelecidas

para o exame do pedido principal exceto no que

se refere ao exame da atividade inventiva em relação

ao pedido principal.

Segundo Denis Barbosa Embora a atividade inventiva seja dispensada, o requisito de novidade é mantido. A matéria objeto do certificado de adição deve ser nova tanto em relação à patente principal quanto em relação ao estado da técnica geral e interesses de terceiros na data do pedido do certificado

Giselle: o escopo de proteção de um processo está contido no escopo de proteção do produto ao qual ele se relaciona diretamente, isto é, do qual é acessório.

Uma patente de produto confere uma proteção absoluta, permitindo ao titular impedir que terceiros o fabriquem por qualquer meio, independentemente do processo utilizado

Já uma patente de processo é considerada mais restrita, pois a exclusividade recai sobre o conjunto de etapas sequenciais para obter um resultado.. O titular do processo só pode impedir terceiros de usarem aquele método específico e de comercializarem o produto dele obtido diretamente.

Nota CPAP 1/2021 [068] Porém, as

invenções acessórias ainda precisam ser examinadas quanto aos demais requisitos e

condições de patenteabilidade. Importante lembrar que invenção acessória não se confunde

com reivindicação dependente. Além disso, por se tratar de invenção acessória, cuja

inventividade decorre da invenção principal, o nível de rigor na interpretação da clareza e da

precisão dessas reivindicações deve ser sempre ponderado a partir da invenção principal.

Note que a invenção reivindicada no Certificado de Adição tem exame próprio, isto é, os requisitos de patenteabilidade não se estendem do principal para ela, a despeito de sua natureza acessória.

O texto conclui pela necessidade de maior objetividade e critério na atuação administrativa, especialmente para evitar fragmentações artificiais de pedidos e para assegurar coerência na unidade de invenção, contribuindo para um sistema patentário mais técnico, previsível e alinhado aos princípios estruturantes do direito privado

Uso de IA na construção do estado da técnica

 https://scholarship.law.vanderbilt.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4738&context=vlr

Vanderbilt Law Review

Volume 74 Issue 2 March 2021 Article 1

3-2021

The Library of Babel for Prior Art: Using Artificial Intelligence to

Mass Produce Prior Art in Patent Law

Lucas R. Yordy

Contexto e Problema Central

O artigo discute o uso crescente da Inteligência Artificial (IA) para gerar em massa arte anterior (prior art) no sistema de patentes. Organizações como Cloem e All Prior Art usam algoritmos para produzir milhões de descrições textuais de invenções potenciais e as publicam online, com o objetivo de impedir que outras invenções sejam patenteadas. Esses textos são análogos à "Biblioteca de Babel" — contêm tanto conhecimento útil quanto ruído sem sentido.

http://allpriorart.com/

Impacto no Sistema de Patentes

Redução de Incentivos à Inovação:

Se invenções valiosas são tornadas não patenteáveis por arte anterior gerada por IA, os inventores perdem o incentivo para criar, divulgar e comercializar suas invenções.

Isso pode levar à retenção de conhecimento como segredo industrial, o que é menos benéfico para a sociedade.

Exploração de Assimetrias Normativas:

A arte anterior precisa apenas habilitar um especialista a fabricar a invenção, enquanto uma patente exige que faça e use.

A IA gera descrições que podem satisfazer o padrão menos rigoroso da arte anterior, mas não o padrão mais alto das patentes.

Aumento de Custos e Incerteza:

A busca por arte anterior torna-se mais cara e demorada.

A validade das patentes fica mais incerta, reduzindo seu valor e desestimulando o investimento em inovação.

Propostas de Reforma

O autor sugere duas modificações doutrinárias:

Requisito de Concepção para Arte Anterior:

A arte anterior só deve invalidar uma patente se houver evidência de que a invenção foi concebida — ou seja, reconhecida e apreciada por uma mente humana ou por IA avançada capaz de avaliar sua utilidade.

Isso evitaria que textos gerados aleatoriamente, sem compreensão real, bloqueiem patentes legítimas.

Eliminação da Presunção de Habilitação (Enablement):

Atualmente, presume-se que a arte anterior é habilitante; o ônus da prova cabe ao inventor para refutá-la.

O autor propõe inverter esse ônus: quem alega a arte anterior deve provar que ela é habilitante.

Isso incentivaria a criação de IA mais robusta e descrições mais úteis.

Até o momento não há exemplos públicos confirmados de relatórios de busca de escritórios de patentes (como USPTO, EPO ou INPI) que tenham oficialmente utilizado ou citado documentos gerados por IA (como os da Cloem ou All Prior Art) como arte anterior válida para rejeitar patentes.

No entanto, o cenário está evoluindo rapidamente, e alguns pontos importantes devem ser considerados:

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1. Dificuldades Técnicas e Legais Atuais

• Qualidade e Acessibilidade: Como o artigo destaca, os documentos gerados por IA atuais são frequentemente:

  • Pouco organizados (ex.: textos sem sentido misturados com ideias úteis).

  • Difíceis de indexar e recuperar de forma significativa.

  • Não atendem plenamente aos requisitos de "publicação impressa" (public accessibility, indexação adequada).

• Presunção de Habilitação (Enablement): A IA gera descrições estruturais, mas raramente ensina como usar a invenção — um possível ponto fraco em exames.

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2. Possíveis Cenários Futuros

• Melhoria da IA: Com avanços em deep learning e processamento de linguagem, a IA poderá gerar textos mais coerentes e técnicos, aumentando o risco de serem aceitos como arte anterior.

• Estratégias de Empresas: Empresas como a Cloem já oferecem serviços de geração de arte anterior para bloquear patentes de concorrentes. Se um examinador encontrar um desses textos em uma busca, poderá (inadvertidamente) usá-lo.

• Casos de Teste: É possível que escritórios de patentes estejam internamente testando como lidar com esse tipo de documento, mas sem casos públicos divulgados.

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3. Exemplos Relacionados (mas não idênticos)

• Patentes Geradas por IA: Há casos de patentes com invenções criadas por IA (ex.: DABUS), mas que foram rejeitadas por falta de "inventor humano". Isso é diferente de usar IA para gerar arte anterior.

• Divulgações Estratégicas Tradicionais: Já é comum empresas publicarem artigos técnicos para criar arte anterior. A IA automatiza e escala esse processo.

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4. O que os Escritórios de Patentes Estão Fazendo?

• USPTO: Em 2019, lançou um Request for Comments sobre IA e propriedade intelectual, abordando questões como arte anterior gerada por IA.

• EPO (Escritório Europeu de Patentes): Tem diretrizes que exigem que a arte anterior seja "disponível ao público" e "habilitante" — critérios que atualmente dificultam a aceitação de documentos de IA não curados.

• WIPO (Organização Mundial da Propriedade Intelectual): Tem discutido o impacto da IA, mas sem decisões concretas sobre arte anterior gerada por máquinas.

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Conclusão Prática

Embora ainda não haja relatórios de busca publicamente conhecidos que usem documentos gerados por IA como arte anterior válida, a tendência é que isso se torne uma questão real em breve. Os escritórios de patentes precisarão:

1. Atualizar diretrizes para definir quando documentos de IA são "acessíveis ao público" e "habilitantes".

2. Criar ferramentas de busca que filtrem ruído (textos sem sentido).

3. Estabelecer precedentes por meio de decisões administrativas ou judiciais.

Conclusão

A IA tem potencial para transformar a inovação, mas seu uso para gerar arte anterior em massa pode prejudicar o sistema de patentes. As reformas propostas visam:

Preservar incentivos à inovação humana;

Estimular o desenvolvimento de IA mais avançada que contribua genuinamente para o conhecimento público;

Equilibrar a proteção de invenções com a promoção do progresso tecnológico.

O impacto da IA no exame de novidade em patentes

 

Segue um resumo do artigo “Inteligência Artificial vs Novidade: impactos sobre o sistema patentário”, publicado na Revista da ABPI nº 196 (mai./jun. 2025), de autoria de Thalita D. M. Paes, Ricardo P. Azevedo, Felipe C. Gelelete e Álvaro V. Miranda Neto

O artigo analisa criticamente os impactos da inteligência artificial sobre o requisito de novidade no sistema de patentes, especialmente diante da produção massiva e automatizada de informações técnicas por ferramentas de IA. Os autores sustentam que a capacidade dessas tecnologias de gerar textos, soluções técnicas e combinações de conhecimentos já existentes tende a expandir artificialmente o estado da técnica, dificultando a distinção entre o que é efetivamente novo e o que resulta de recombinações algorítmicas previsíveis. Esse fenômeno pode elevar o risco de indeferimento de pedidos legítimos de patente e comprometer a segurança jurídica dos inventores. 

Com a capacidade de combinação de informações que a IA possui de criar novos conteúdos autonomamente que são colocados à disponibilidade do conhecimento público num pequeno espaço de tempo, há que se discutir sobre os desdobramentos ao atendimento ao requisito da novidade de futuras invenções frutos de “pesquisas reais”. A divulgação de informações geradas por softwares, que passam a integrar o estado da técnica e podem comprometer a novidade de futuras patentes de concorrentes, pode ser exemplificada pelo caso do banco de dados genéticos Merck Gene Index, criado em 1994 a partir de uma colaboração entre a empresa farmacêutica Merck e a Universidade de Washington. Os avanços em instrumentos científicos capazes de “ler” o código de DNA permitiram que processos que antes demandavam cerca de dez anos de trabalho para identificar a sequência de um único gene passassem a identificar milhares de genes em poucos meses. Conforme destacado por Pisano, empresas formadas por meio de joint ventures — como Celera, Incyte e Human Genome Sciences — passaram a comercializar bases de dados genômicos proprietários, impactando negativamente companhias farmacêuticas envolvidas em pesquisas de tratamentos cujos genes-chave estavam sob titularidade de terceiros. Diante desse cenário, Pisano relata que a Merck adotou a estratégia de publicar, no prazo de 48 horas, todos os genes já identificados, com o objetivo de tornar essas informações públicas e, assim, eliminar a novidade necessária ao patenteamento por terceiros.

Por meio da aplicação de algoritmos de machine learning, pesquisadores do MIT identificaram o que foi descrito como “um poderoso novo composto antibiótico”. O modelo computacional desenvolvido é capaz de analisar, em poucos dias, mais de cem milhões de compostos químicos, tendo sido programado para selecionar substâncias com potencial de eliminação bacteriana por mecanismos distintos daqueles empregados pelos medicamentos atualmente disponíveis. Esse caso exemplifica como a inteligência artificial desempenha papel central na combinação e no processamento de conhecimentos em velocidade e eficiência significativamente superiores às capacidades humanas nos modelos tradicionais de pesquisa, contribuindo de forma crescente para o desenvolvimento de novas soluções destinadas a atender às demandas da sociedade.

De todo modo, algumas soluções, para além de eventuais alterações na Lei da Propriedade Industrial, podem ser encontradas no texto do Marco Legal da Inteligência Artificial, atualmente em tramitação no Senado Federal (PL nº 2.338/2023). O referido projeto de lei prevê, em seu art. 32, a criação de uma autoridade competente responsável pela implementação e fiscalização da futura norma. Embora o inciso VII do art. 32 disponha que essa autoridade deverá articular-se “com as autoridades reguladoras públicas para exercer suas competências em setores específicos de atividades econômicas e governamentais sujeitas à regulação”, a relevância da temática indica que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial deverá desempenhar papel ativo nesse contexto. https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/157233

O estudo destaca desafios práticos para os escritórios de patentes e para os examinadores, questionando se conteúdos gerados por IA devem ser considerados anterioridade relevante. Ao final, o artigo propõe reflexões sobre a necessidade de atualização regulatória e interpretativa, a fim de preservar o equilíbrio entre estímulo à inovação e rigor técnico na análise da novidade no sistema patentário. Para prevenir futuros impactos que podem ser prejudiciais a novas patentes, abordamos alguns aspectos de adaptações das atuais normativas que regulam o requisito de novidade e o estado da técnica no Brasil, interpretando que uma anterioridade suficiente para retirar a novidade de uma invenção não pode ser uma mera abstração gerada de forma computacional sem o devido tratamento cognitivo humano. Logo, esse seria um aspecto a ser discutido para introduzir nas normativas relacionadas a patentes buscando suas adaptações a esse novo cenário previsto.

Patentes de Invenções Implementadas por Software na Inglaterra

 Digest of 2025 UKIPO decisions on the patentability of computer implemented inventions www.lexology.com 05/01/2026 Kate Voller, Mason Birch, Peter Arrowsmith and Shashank Singhal

Introdução

Em 2025, a UKIPO emitiu 10 decisões sobre pedidos de patente para invenções implementadas por computador (CIIs) que foram recusadas por falta de contribuição técnica e relacionadas a um programa de computador, como tal. Para chegar a esse ponto, cada uma das 10 solicitações havia chegado ao fim do processo com um examinador de patentes. O requerente em cada caso solicitou uma audiência oral para argumentar seu caso diante de um oficial de audiência.

Nas decisões, que são resumidas abaixo, os oficiais de audiência focaram consistentemente no que as invenções realmente contribuíram, em vez da sofisticação da implementação da utilidade do resultado. Embora houvesse 10 candidatos diferentes, cada audiência resultou em resultado negativo, e nenhum desses pedidos de patente foi aceito. Isso demonstra que é incomum que a UKIPO reveja sua posição em uma audiência em casos como esses. Para evitar a exclusão, os requerentes devem fazer mais do que apenas demonstrar a utilidade prática de uma ideia: a invenção reivindicada deve entregar um efeito técnico direto e concreto, como melhorar o funcionamento de um computador, controlar um processo técnico ou produzir um resultado técnico que esteja além da apresentação da informação.

O/0057/25 – Sophos Ltd

A invenção, neste caso, forneceu um método para fornecer uma descrição precisa em linguagem natural de uma linha de comando. A invenção forneceria uma explicação do texto de linha de comando para uma pessoa que não fosse habilidosa ou experiente em código de prompt de comando. A técnica envolvia gerar várias descrições em linguagem natural e selecionar aquela que fosse considerada mais precisa.

O oficial de audiência concluiu que a contribuição incluía fornecer ao usuário uma descrição precisa em linguagem natural de um comando, a fim de permitir que um usuário menos qualificado compreendesse esse comando. Na prática, a invenção foi caracterizada como uma ferramenta de tradução para ajudar o usuário a interpretar um comando. Isso não era considerado um benefício técnico porque envolvia simplesmente traduzir uma linha de comando de um formato para outro. O fato de a invenção fornecer uma descrição mais "precisa" em linguagem natural foi considerado subjetivo, e não técnico.

O/0154/25 – Eye Inside LLC

A invenção forneceu uma técnica que podia ser usada em quadros de venda de imóveis. O quadro de venda seria modificado para incluir um código alfanumérico, que poderia ser inserido em um site. O site então exibia um mapa baseado na localização do usuário e incluindo um indicador do imóvel à venda.

O requerente argumentou que a invenção proporcionava um benefício técnico na redução do consumo de combustível, pois o usuário podia se deslocar mais rapidamente de sua localização até um imóvel desejado para venda. O oficial da audiência rejeitou esse argumento porque o suposto benefício técnico não decorria diretamente do método alegado, mas era apenas um benefício potencial ou especulativo. Para que o argumento do requerente fosse convincente, a reivindicação precisaria incluir um resultado técnico mais tangível, como uma modificação em um veículo, mas nenhuma característica como essa estava presente no pedido de patente.

O/0213/25 – Spatialbuzz Ltd

A invenção envolvia determinar um valor prioritário para falhas em uma rede de comunicações. O método envolvia considerar dados subjetivos dos usuários sobre sua percepção do desempenho da rede e determinar valores prioritários para falhas. Na opinião do requerente, isso proporcionava um benefício técnico porque poderia permitir que um operador de rede priorizasse os recursos de engenharia. No entanto, o método alegado não envolvia nenhuma intervenção na rede de comunicações. Portanto, o oficial de audiência concluiu que ele poderia ser caracterizado como um método de negócios para alocar recursos de engenharia a fim de otimizar os níveis de satisfação do cliente. Isso era considerado apenas um método de fazer negócios, e a implementação desse método em um programa de computador também não o tornava técnico.

BL O/0599/25 – Nvidia Corporation

A invenção está relacionada a um sistema que coleta múltiplos tipos de informações de gameplay e utiliza redes neurais para fornecer sugestões de jogabilidade aos jogadores. Os dados recebidos são transformados em vetores de características e colocados em um espaço latente que reflete como o estado do jogo muda ao longo do tempo. Isso permite que o sistema forneça conselhos que levam em conta o contexto recente, em vez de olhar apenas para a situação imediata.

Uma questão era se o uso de um espaço latente construído a partir de vetores de características coletados em uma janela de jogo era um desenvolvimento óbvio de sistemas tutoriais conhecidos. O oficial de audiência aceitou que, embora espaços latentes e análises baseadas no tempo sejam conceitos familiares, nada no material citado orientou a pessoa qualificada a aplicá-los dessa forma. Portanto, foi reconhecido um passo inventivo. No entanto, o pedido ainda foi recusado por falta de contribuição técnica. A contribuição da invenção foi vista como um sistema que produz orientações para auxiliar a jogabilidade, sendo considerado um programa de computador em si e um método de jogar.

BL O/0722/25 – Corey Kaizen Reux-Savonte

A invenção está relacionada a arranjos para validação de transações em criptomoedas e atividades de recompensa dentro de uma rede de livros-razão distribuída. O sistema inclui nós que verificam informações de balanço, lidam com dados enviados pelos usuários e aplicam o envolvimento dos pares ao confirmar ou aprovar contribuições. Durante a acusação, as reivindicações foram alteradas na tentativa de ampliar o escopo de proteção em relação à definida nas reivindicações originalmente apresentadas.

Duas questões precisavam ser tratadas. A primeira foi se as reivindicações alteradas introduziram matérias que ultrapassavam a solicitação apresentada. Após comparar a solicitação apresentada com as reivindicações alteradas, o oficial de audiência concordou com o examinador que as emendas removeram limitações importantes e adicionaram novo material.

A segunda questão era se a contribuição proporcionava algum efeito técnico. O oficial de audiência concluiu que os acordos reivindicados equivaliam a um método de negócios implementado em infraestrutura computacional padrão e, portanto, não proporcionavam contribuição técnica sobre a técnica anterior. O pedido, portanto, foi recusado.

O/0390/25 – Bandai Namco Entertainment Inc.

A invenção estava relacionada a um sistema para iniciar e avaliar eventos de coleta para múltiplos usuários. O sistema iniciou um evento de coleta que foi enviado aos terminais dos usuários junto com um mapa mostrando o local de coleta. O sistema então determinava o sucesso ou fracasso do evento de coleta com base nas condições e recompensava os usuários se o evento fosse considerado um sucesso, determinando o sucesso com base nas posições dos usuários.

O oficial da audiência considerou a contribuição como determinando se o evento de reunião foi bem-sucedido, verificando se jogadores suficientes haviam chegado ao local de encontro. Usar dados de localização e mapeamento do mundo real para determinar se a reunião foi um sucesso foi considerado bem conhecido e apenas parte da mecânica do jogo, em vez de resolver qualquer problema técnico. O pedido foi recusado por não ser nada mais do que uma combinação de programas de computador e um método de jogar.

O/0528/25 – International Business Machines Corporation (IBM)

A invenção está relacionada a um método iterativo para identificar estruturas dinâmicas moleculares previamente desconhecidas e os pontos de dados associados correspondentes a átomos ou grupos de átomos. Ele detecta estados estatisticamente significativos, muitas vezes raros, separando dados anormais e inferindo estados-alvo por meio de análise estatística. Essas novas estruturas de estado identificadas podem então ser usadas para apoiar a descoberta de novos alvos de fármacos.

O oficial de audiência concluiu que a invenção apenas processava dados para identificar estados moleculares que, embora desconhecidos anteriormente, já existiam e não foram projetados ou alterados pelo método. Embora a invenção tenha fornecido uma nova forma de identificar eventos raros e anomalias dentro dos dados, ela não equivalia a uma aplicação técnica real, já que a informação do estado de saída não permitia nem implicava qualquer uso técnico específico. Em particular, embora tais informações possam ajudar na pesquisa posterior sobre alvos de medicamentos, elas não forneceram um caminho direto para o design de medicamentos e, portanto, foram consideradas acadêmicas em vez de técnicas. Como a invenção não projetou nada novo, mas simplesmente processou dados descrevendo estados existentes, a contribuição não poderia ser considerada uma atividade técnica de projeto, que seria uma etapa subsequente. Como o método foi implementado inteiramente em hardware convencional, a contribuição foi excluída como programa de computador em si.

O/0739/25 – Lenovo (Pequim) Limitada

A invenção, neste caso, está relacionada a uma interface multitarefa exibida em um dispositivo eletrônico. A interface inclui dois tipos de cartões: cartões ativos, vinculados a aplicativos em execução, e cartões de atalho, vinculados aos inativos. A interface de multitarefa pode ser parcialmente sobreposta ao conteúdo exibido na tela.

O oficial de audiência constatou que a contribuição incluía a exibição de uma interface multitarefa composta por cartões com botões de operação que permitiam aos usuários interagir com os aplicativos correspondentes. O oficial de audiência concluiu que a invenção oferece uma nova interface de usuário que é apenas uma nova forma de apresentar informações. A melhoria está apenas na forma como as informações são apresentadas ao usuário, pois nada sugere que o desempenho técnico do dispositivo seja melhorado. O argumento do candidato de que exibir a interface em conteúdos atualmente exibidos proporciona uma experiência de interação aprimorada do usuário foi considerado um método aprimorado de apresentação das informações, e não uma melhoria técnica.

O/0756/25 – Blackhawk Network, Inc

A invenção está relacionada a um método de compra de tokens não fungíveis (NFTs) em um ponto de venda (POS). Um dispositivo usuário solicita um NFT por meio de um marketplace digital, com acesso limitado pela localização geográfica do usuário. A compra é validada por meio de uma troca de códigos com um processador NFT, que converte a solicitação em um código de barras para escaneamento de POS. Uma vez confirmado o pagamento, o NFT é entregue ao destinatário.

O requerente argumentou que converter o pedido de compra em um código escaneável por POS, validar o pedido e filtrar as ofertas de NFT por localização geográfica forneceu cada um uma contribuição técnica. O oficial de audiência discordou, considerando que esses recursos são passos convencionais necessários para permitir a compra de NFT no ponto de venda e não fornecendo contribuição técnica. O oficial de audiência concluiu que a contribuição está em um determinado método de condução de uma transação financeira específica, enquadrando-se na exclusão do método de negócios. Embora o método possa oferecer uma forma eficiente e eficaz de adquirir NFTs, ele continua sendo um processo de negócios, e a implementação desse método em um programa de computador também não o tornou técnico.

O/1146/25 – Macusoft Ltd

A invenção está relacionada ao tratamento de doenças maculares usando injeções intraoculares. Em cada sessão de diagnóstico, a espessura da retina e a acuidade visual são medidas e usadas para calcular um "número de resposta", que é uma medida ponderada da mudança entre as consultas que quantifica melhora, estabilidade ou deterioração na condição ocular do paciente. O clínico então utiliza essas informações para determinar se o paciente precisa de um período de recordação mais curto ou mais longo antes da próxima injeção. Uma interface gráfica do usuário (GUI) pode visualizar a espessura da retina ao longo do tempo, ajudando os profissionais a acompanhar a progressão espacial e temporal da doença e a reconhecer mais facilmente padrões emergentes.

O oficial de audiência considerou a contribuição como uma interface gráfica para exibir dados de imagem em um gráfico e concluiu que apresentar os dados dessa forma não constituia processamento técnico. Não havia nada inerentemente técnico no formato escolhido de apresentação, mesmo que isso permitisse ao clínico entender os dados com mais facilidade. Organizar as informações dentro da interface gráfica para ajudar os clínicos a tomar decisões mais rapidamente não criou nenhuma interação significativa entre o usuário e o sistema além de fornecer uma exibição estática das informações. Ao considerar se o processamento de dados poderia evitar a exclusão como programa de computador, o oficial de audiência constatou que qualquer efeito fora do computador se limitava ao profissional conseguir identificar padrões com mais facilidade. Embora isso possa reduzir a carga cognitiva do clínico, não constitui um efeito técnico, nem influencia diretamente qualquer processo técnico externo. As decisões diagnósticas ou de tratamento continuam sendo responsabilidade do clínico. A invenção foi excluída por se referir tanto à apresentação de informações quanto a um programa de computador como tal.

Conclusões

Esse conjunto de decisões confirma que a UKIPO continua aplicando um padrão exigente e consistente ao avaliar invenções implementadas por computador. Portanto, os requerentes devem ter especial cuidado ao apresentar pedidos de patente relacionados a melhorias técnicas genuínas, como mudanças na operação do computador ou no controle de um processo técnico externo, em vez de melhorias no processamento de informações, apresentação ou tomada de decisões, se quiserem evitar essa exclusão sob a lei de patentes do Reino Unido.

Recursos de IA no USPTO

 AI’s Impact on Patent Examination: A Forward-Looking Perspective www.leology.com John A. Morrissett, Scott Bergeson and Aaron E. Johnston 29/09/2025

Ações mais rápidas do escritório, aprimoramento das buscas de arte anterior e uma aplicação mais consistente da lei — esses serão marcos do futuro da análise de patentes no Escritório de Patentes e Marcas dos EUA (USPTO) devido ao aumento do uso da inteligência artificial (IA). [1] Os requerentes e profissionais de patentes enfrentam um desafio sem precedentes que pode mudar significativamente a estratégia de processamento no futuro.

Embora atualmente tenha como objetivo ampliar as ferramentas disponíveis para examinadores de patentes, o USPTO está desenvolvendo sistemas de IA mais avançados para ajudar os examinadores a lidar com o crescimento dos pedidos de patentes e a complexidade das invenções modernas. [2] Nos últimos anos, o USPTO introduziu várias ferramentas para auxiliar na classificação e na busca de arte anterior. [3] Especificamente, a ferramenta de IA de Busca do USPTO inclui a Busca por Similaridade, que permite aos examinadores localizar documentos semelhantes a um pedido de patente utilizando algoritmos de IA para filtrar milhões de patentes e publicações nacionais e estrangeiras. [4] Recentemente, o USPTO também lançou o DesignVision, uma ferramenta de busca baseada em imagens que permite aos examinadores de patentes buscar designs visualmente semelhantes em mais de 80 bancos de dados globais usando entradas de imagem, o que melhora a identificação de arte anterior relevante para patentes de design. [5] O USPTO também está desenvolvendo o SCOUT, uma plataforma de IA generativa projetada para auxiliar examinadores com tarefas analíticas e de redação, incluindo revisão de documentos recebidos, sugestão de correções e navegação pelo Manual de Procedimento de Exame de Patentes (MPEP). [6]

Como resultado, o USPTO está preparando o terreno para mudanças significativas na forma como a tramitação de patentes se desenrola. Solicitantes e profissionais de patentes devem considerar estratégias novas e em evolução para superar o exame de patentes aprimorado por IA, especialmente adotando uma abordagem proativa ao redigir novos pedidos. Este artigo extrapola os impactos da IA nos processos de exame de patentes em várias categorias críticas.

Rejeições de Arte Anterior sob 35 USC Seção 102 e Seção 103

https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/USPTO-HOUR-AI-June-17.pdf 

Tradicionalmente, os examinadores eram limitados pelo tempo e pelas limitações das estratégias de busca baseadas em palavras-chave, podendo perder referências relevantes ou depender de múltiplas referências para suportar rejeições de evidência quando outras referências poderiam estar mais corretas. Com o desenvolvimento de ferramentas de IA, os examinadores podem acessar um conjunto mais amplo e relevante de arte prévia, levando a rejeições potencialmente mais robustas de novidade (Seção 102) e obviedade (Seção 103). A capacidade de identificar rapidamente referências altamente semelhantes significa que os examinadores terão mais tempo para desenvolver seus argumentos, e os candidatos podem enfrentar obstáculos mais significativos para superar rejeições. No futuro, a IA pode ser capaz de sugerir múltiplas combinações lógicas de referências, potencialmente reduzindo o número de referências necessárias para sustentar uma rejeição. Isso pode tornar as rejeições da Seção 103 mais difíceis de refutar, pois as combinações podem depender de menos referências e estar mais alinhadas com a invenção alegada.

Assim, à medida que a IA melhora a qualidade das combinações de arte anterior, os profissionais de patentes podem focar cada vez mais seus argumentos em atacar a justificativa para combinar referências, em vez de contestar as características das referências. Essa mudança pode resultar em argumentos com raciocínio jurídico e técnico mais complexo, como seguir uma análise de Graham mais abrangente (por exemplo, uma maior dependência de considerações secundárias). [7] Os argumentos podem ainda focar em analisar o funcionamento da técnica anterior e considerar se as modificações propostas são realmente possíveis ou se alteram os princípios fundamentais de como uma referência da técnica anterior funciona (por exemplo, se a modificação da técnica torna a técnica anterior inoperável para seu propósito pretendido ou se altera um princípio de funcionamento). [8] Isso também destaca a crescente necessidade de os profissionais realizarem pesquisas detalhadas de arte anterior antes de redigir as solicitações e de adaptar proativamente os rascunhos para enfatizar quaisquer pontos novos no cenário da arte anterior.

Rejeições de Patenteabilidade sob a Seção 101 do artigo 35 da USC

A elegibilidade para assuntos sob a Seção 101 há muito tempo é uma área difícil de navegar, especialmente para invenções financeiras e relacionadas a software. As ferramentas do USPTO baseadas em IA têm a oportunidade de trazer maior consistência e previsibilidade a essas rejeições. Especificamente, modelos de IA treinados com milhares de decisões da Seção 101 podem ajudar os examinadores a aplicar os critérios de elegibilidade de forma mais consistente. Ao fornecer orientações aprimoradas aos examinadores, as ferramentas de IA podem reduzir a variabilidade nas rejeições da Seção 101 e melhorar os resultados para os candidatos.

Assim, os profissionais podem se beneficiar ao focar argumentos em semelhanças com exemplos conhecidos do USPTO[9] e casos relevantes, já que a análise de IA pode reconhecer mais facilmente semelhanças com elementos aprovados conhecidos, como aplicações práticas conhecidas ou semelhantes (no Passo 2A, critério 2). [10] No entanto, por outro lado, os profissionais podem ter maior dificuldade em superar a Seção 101 por meio de argumentos mais originais, já que ferramentas de análise de IA podem não compreender a nuance de argumentos mais individualizados. O uso de ferramentas de IA também aumenta a importância de ter em mente a Seção 101 ao redigir especificações de patente, por exemplo, caracterizando antecipadamente as tecnologias sob a luz adequada e apresentando melhorias técnicas com detalhes suficientes. [11]

Objeções de Reivindicação e Rejeições da Seção 112 da USC 35

A ferramenta SCOUT do USPTO atualmente tem capacidade para identificar possíveis questões relacionadas à Seção 112. [12] À medida que os modelos de IA avançam, problemas de sinalização relacionados ao suporte a reivindicações, habilitação e indefinição ocorrerão com maior precisão, potencialmente levando a rejeições mais frequentes e detalhadas da Seção 112. Os examinadores podem conseguir identificar de forma mais rotineira alegações vagas ou não fundamentadas, levando os candidatos a fornecer divulgações mais claras e robustas. A análise automatizada das solicitações pode revelar objeções formais e inconsistências que, de outra forma, poderiam ser ignoradas, simplificando o processo de exame e melhorando a qualidade das patentes. Assim como na Seção 101, durante a fase de redação da solicitação, os profissionais devem considerar fornecer suporte não apenas para as reivindicações atuais, mas também para quaisquer futuras solicitações previstas, como continuações.

O programa Scout é uma ferramenta de inteligência artificial utilizada pelo USPTO (Escritório de Patentes e Marcas dos EUA) para auxiliar os examinadores de patentes em suas tarefas. Aqui estão algumas informações sobre o Scout baseadas em discussões no Reddit:

Funcionalidades e Benefícios

• ⁠Busca de Similaridade: Permite aos examinadores encontrar documentos semelhantes aos pedidos de patente em análise. "A busca por similaridade e o 'mais parecido com isso' foram desenvolvidos a partir desse contrato."

• ⁠Recomendações de Documentos: Sugere documentos relevantes com base no conteúdo do pedido de patente. "Tem também 'Mais como este documento'. É um botão no visualizador de documentos que dá uma lista de documentos parecidos."

• ⁠Identificação de Problemas: Ajuda a identificar problemas comuns em pedidos de patente, como questões de clareza e suporte técnico. "Eles têm verificadores do segundo parágrafo 112 online."

Desenvolvimento e Implementação

• ⁠Contrato com a Accenture: O USPTO firmou um contrato de US$ 75 milhões com a Accenture para desenvolver e implementar ferramentas de IA, incluindo o Scout. "A Accenture tinha o contrato que produziu a busca por similaridade e coisas do tipo."

• ⁠Integração com Google: A ferramenta utiliza algoritmos do Google para melhorar a busca e recomendação de documentos. "O contrato era com a Accenture, mas usava/usa os algoritmos do Google."

Recepção e Críticas

• ⁠Eficiência Questionável: Alguns examinadores acreditam que as ferramentas de IA não são tão úteis quanto poderiam ser. "Na minha opinião, eles estão focando na área errada. Busca/mapeamento é algo que a IA simplesmente não consegue fazer."

• ⁠Substituição de Examinadores: Há preocupações de que a IA possa eventualmente substituir os examinadores humanos. "Squires/Lutnick no final das contas querem substituir os Examinadores por IA."

Outros Impactos

A integração da IA também deve acelerar o ritmo da análise de patentes. Ao automatizar tarefas rotineiras e aumentar a eficiência da busca, os examinadores podem processar as aplicações mais rapidamente, potencialmente reduzindo a independência. Com futuras ferramentas baseadas em IA auxiliando na elaboração de ações do escritório e na análise de aplicações, os examinadores poderão emitir respostas mais rapidamente. À medida que a eficiência dos exames melhora, o USPTO pode conseguir resolver seu longo acúmulo de inscrições, beneficiando os candidatos. [13] Além disso, à medida que o exame de patentes ocorre mais rapidamente, pode resultar em menos atrasos devido ao USPTO. Assim, isso pode levar a menos casos recebendo ajuste de prazo de patente (PTA), e o valor concedido aos casos pode ser reduzido.

A prática pós-final também pode se tornar mais proveitosa com o uso da IA, pois os examinadores podem precisar de menos tempo para determinar se as emendas propostas de reivindicação superam a técnica. Da mesma forma, a prática em entrevistas também pode se tornar mais benéfica, pois os examinadores podem avaliar mais rapidamente, por meio de uma busca rápida por IA, se as emendas propostas de reivindicações superarem a arte. Isso também pode melhorar a velocidade do exame.

Um Futuro de Patentes Mais Fortes

O uso crescente da IA capacitará os examinadores com ferramentas avançadas de busca e análise, proporcionando buscas mais fortes e detalhadas, fortalecendo possíveis rejeições e proporcionando exames mais consistentes. Como resultado, candidatos e profissionais precisarão adaptar preventivamente suas estratégias para lidar com rejeições mais fortes e sofisticadas, e devem considerar o potencial futuro das ferramentas de IA do USPTO ao elaborar as inscrições. No fim das contas, o uso da IA provavelmente resultará em patentes mais rigorosamente avaliadas, melhor apoiadas e menos vulneráveis a desafios pós-concessão.

Emendas de reivindicações na Índia

 

Delhi High Court upholds permissibility of claim amendments: albemarle corporation v. controller of patents www.lexology.com 30/09/2025 Chadha & Chadha Intellectual Property Law Firm - Arpita Mukherjee and Gunjan Garg

No caso Albemarle Corporation v. O Controlador de Patentes [1] [C.A.(COMM. IPD-PAT) 19/2022], o Honorável Tribunal Superior de Delhi (doravante "o Tribunal") reafirmou que emendas às reivindicações de patente são permissíveis na fase de apelação sob a Lei de Patentes da Índia de 1970 (doravante "a Lei"). A Corte, por meio de sua decisão datada de 7 de julho de 2025, permitiu que a Albemarle Corporation (doravante "Recorrente") apresentasse um conjunto auxiliar de reivindicações por meio de um pedido I.A. 35045/2024 e devolveu o caso ao Escritório de Patentes para nova consideração do pedido de patente do Recorrente, à luz das reivindicações alteradas, conforme a lei.

Contexto

O Recorrente, uma empresa química sediada nos EUA, entrou com recurso sob a Seção 117A da Lei contra uma ordem de recusa (doravante "ordem contestada") datada de 12 de maio de 2021, emitida pelo Controlador de Patentes (doravante "Recorrido"), recusando o Pedido de Patente Indiano nº 2897/DELNP/2012, intitulado como "Sistemas de Solvente Sem Ponto de Inflexão e Métodos Usando Tais Sistemas de Solvente para Dissolução de Espumas de Poliuretano Rígido", sob a Seção 15 da Lei.

O pedido foi recusado sob o argumento de que o objeto das reivindicações carecia de novidade em relação ao documento citado D4, não apresentava passo inventivo em vista dos documentos citados D1 a D4 e não cumpria os requisitos de habilitação previstos na Seção 10(4) da Lei.

Curiosamente, durante o processo de recurso perante o Tribunal, o Recorrente não contestou a ordem contestada. Em vez disso, buscou apenas a permissão para alterar as reivindicações apresentando um conjunto auxiliar de reivindicações, restringindo assim o escopo da invenção apenas ao processo.

Questões-chave perante a Ilustre Corte

• Se a alteração das reivindicações é permitida na fase de apelação sob a Lei de Patentes da Índia?
• O escopo dessas emendas permitidas está em conformidade com a Seção 59 da Lei?

Argumentos apresentados pelo Recorrente e pelo Recorrido

O Recorrente argumentou que o conjunto auxiliar de reivindicações foi apresentado para facilitar a resolução rápida do assunto. Foi apresentado pelo Recorrente que as emendas apenas restringiam o escopo das reivindicações ao aspecto do processo, ao mesmo tempo em que negavam as reivindicações mais amplas para o sistema solvente (um produto).

Por outro lado, o Recorrido sustentou que emendas por meio de conjunto auxiliar de reivindicações não podem ser permitidas na fase de apelação e justificou a ordem contestada.

Observações e Conclusões do Tribunal

No início, o Tribunal observou que o Recorrente não contestou a ordem contestada e limitou suas alegações apenas ao aspecto de permitir que o conjunto auxiliar de reivindicações restringa o escopo das reivindicações ao processo de limpeza da espuma de poliuretano de um artigo.

O Tribunal observou ainda que, por meio do conjunto auxiliar de reivindicações, o Recorrente havia reduzido o escopo apenas a um processo, sem introduzir qualquer matéria nova além do que já estava revelado em substância na especificação originalmente apresentada. O Tribunal também enfatizou que o Subseção (1) da Seção 58 da Lei permite emendas à especificação em processos perante o Tribunal Superior.

Portanto, ao considerar a sustentabilidade do pedido do Recorrente para permissão da reivindicação auxiliar estabelecida na fase de apelação, o Tribunal observou que a Lei de Patentes não aplica nenhuma proibição expressa de alterar o pedido ou especificação de patente durante o processo de apelação, desde que as alterações atendam aos requisitos da Seção 59 da Lei e as reivindicações alteradas não sejam incompatíveis com as reivindicações anteriores da especificação original.

Decisão do Honorável Tribunal

O Honorável Tribunal entendeu que emendas às reivindicações são permitidas mesmo na fase de apelação, desde que não introduzam novos assuntos e sejam consistentes com as reivindicações originalmente apresentadas. Assim, o Tribunal concluiu que o conjunto de reivindicações auxiliares do Recorrente é permitido, pois se enquadra inteiramente no escopo das reivindicações originalmente apresentadas.

A Corte também se baseou em sua posição anterior em Societe Des Produits Nestle v Controller of Patents and Designs & Anr[2], onde foi decidido que ".. não há nenhuma disposição na Lei que proíba especificamente a alteração de uma especificação de patente na fase de apelação"

Além disso, baseou-se na decisão em Nippon A & L Inc. Contra Controller of Patents[3] e W R Grace and Co. Conn. Versus Controller of Patents[4], na qual foi decidido que:

"É uma posição bem estabelecida no direito que emendas que restringam ou restrinjam o escopo das reivindicações para responder a objeções levantadas pelo Escritório de Patentes, ou facilitem a concessão, são permitidas, se as emendas estiverem dentro do escopo da especificação da patente e das reivindicações originalmente apresentadas."

Assim, o Honorável Tribunal permitiu o recurso na medida em que o conjunto de reivindicações auxiliares foi registrado e determinou que o Pedido de Patente nº 2897/DELNP/2012 fosse reativado, para considerar o pedido do Recorrente à luz do conjunto de reivindicações auxiliares. O Tribunal, no entanto, não interferiu na ordem contestada do Escritório de Patentes, pois ela se baseava nas reivindicações originais e o Recorrente não a contestou.

Conclusão

Esta decisão do Tribunal afirma que emendas às reivindicações são permitidas mesmo após a concessão ou durante processos de apelação, desde que estejam em conformidade com os requisitos prescritos na Seção 59 da Lei de Patentes.

O teste em duas frentes usado para examinar a permissibilidade para tais emendas:

• A emenda não deve introduzir nenhum 'novo material' que não seja baseado na divulgação original da solicitação.
• A reivindicação alterada deve estar 'totalmente dentro do escopo de uma reivindicação pré-existente', garantindo que o escopo das emendas não seja ampliado além de seus limites originais.

Uma visão semelhante foi adotada pelo Honorável Tribunal Superior de Delhi em Cellectis v Assistant Controller of Patents and Designs[5] e Fresenius Medical Care Deutschland v Controller General of Patents, Designs and Trademarks & Anr[6], onde o Tribunal analisou as emendas das reivindicações auxiliares e as aceitou após uma análise abrangente. Em ambos os casos, o tribunal entendeu que as emendas, constituindo renúncias ou explicações, não introduziam novos materiais, permaneciam dentro do escopo das reivindicações originais e eram apoiadas pela especificação, portanto permitidas pela Seção 59 da Lei.

Assim, essa decisão em Albemarle Corporation reforça a posição consistente da Suprema Corte quanto à permitibilidade de emendas de reivindicações durante processos de apelação, estabelecendo uma abordagem consistente entre jurisdições e, assim, promovendo uma abordagem equilibrada para as emendas de reivindicações.

Atividade inventiva na Índia

 

Demonstrating Inventive Step: The Critical Role of Comparative Experimental Data www.lexology.com 30/09/2025

Saint Gobain Glass França vs Assistente do Controlador de Patentes & Asahi India Glass (C.A. (COMM. IPD-PAT) 13/2024 - Tribunal Superior de Delhi

Contexto

• A disputa gira em torno do Pedido de Patente Indiano nº 201717045317, intitulado "Material composto por uma pilha de camadas finas", apresentado pela Saint Gobain Glass, uma empresa francesa especializada em produtos de vidro para diversos setores.
• O pedido foi protocolado como uma entrada em fase nacional sob o Tratado de Cooperação em Patentes (PCT), reivindicando prioridade da solicitação francesa FR1556502 datado de 9 de julho de 2015.
• Uma oposição pré-concessão apresentada pela Asahi India Glass (Recorrido nº 2).
• A invenção refere-se a um substrato de vidro revestido com uma pilha de camadas finas, incluindo uma camada funcional à base de prata, projetada para alcançar propriedades ópticas específicas (cores neutras de transmissão, reflexão prateada brilhante, alta reflexão externa e desempenho solar preservado).

Decisão do Controlador:

Em 5 de janeiro de 2024, o Controlador recusou o pedido de patente, citando falta de passo inventivo e evidência sobre o estado da técnica.

Recurso:

A Saint Gobain Glass France recorreu da decisão do Controlador com base na Seção 117A da Lei de Patentes de 1970.

Questões centrais perante o Tribunal de Apelação foram

1. Passo Inventivo e Obviedade - A invenção não era óbvia em relação à arte anterior?
2. Avanço Técnico - A invenção demonstrou avanço técnico em relação ao conhecimento existente?
3. Suficiência da Divulgação - Os dados experimentais foram adequados para apoiar o avanço alegado?
4. Mosaico de Arte Anterior - Era permitido combinar múltiplas artes anteriores para avaliar a obviedade?
5. Pessoa Especializada na Arte (PSITA) - Qual é o padrão correto para PSITA na lei indiana?
6. Direitos de patente territorial - A concessão de uma patente estrangeira afeta a decisão indiana?

Nossa análise foca no que é necessário para demonstrar Avanço Técnico em relação ao conhecimento existente e superar a objeção de obviedade sobre o Arte Anterior

1. Quando uma invenção envolve modificações que podem parecer óbvias à primeira vista, os resultados experimentais comparativos tornam-se cruciais para determinar a etapa inventiva (ou a não obviedade) de um pedido de patente.
2. Os resultados do experimento ajudam a demonstrar que a invenção alegada oferece uma vantagem técnica ou alcança um efeito inesperado em comparação com o estado da técnica mais próximo.
3. O requerente, para superar a objeção de que a invenção não é apenas um resultado previsível do conhecimento existente nesses casos, deve fornecer dados baseados em experimentos que mostrem claramente desempenho melhorado, propriedades aprimoradas ou resultados surpreendentes.
4. As evidências são frequentemente essenciais para refutar objeções levantadas por examinadores de patentes e para estabelecer que a invenção resolve um problema técnico de forma não óbvia.
5. Para serem eficazes, os resultados experimentais devem comparar diretamente a invenção com o estado da técnica relevante e destacar claramente as vantagens, fortalecendo assim o argumento a favor da patenteabilidade.

A análise do Tribunal sobre o Avanço Técnico.

1. O requerente apresentou dados comparativos baseados em pequenas diferenças na espessura das camadas entre a pilha reivindicada e os exemplos comparativos, destacando parâmetros ópticos como transmissão de luz (LT%), reflexão externa (LRext%) e valores de cor (aext, bext) que eram diferentes nas pilhas comparativas.
2. O tribunal observou que os dados comparativos fornecidos incluíam configurações contendo uma Camada Inferior de Bloqueio (LBL), que foi posteriormente excluída por alteração à Reivindicação independente 1. Assim, a ausência de dados de apoio para a invenção sem o LBL é uma deficiência material para estabelecer avanços técnicos.
3. O Recorrente (Saint Gobain) apresentou uma declaração juramentada de perito para corrigir a deficiência acima. No entanto, o tribunal entendeu que a apresentação seletiva dos dados, inconsistente com os objetivos técnicos mais amplos estabelecidos na especificação, diminui o valor probatório da declaração juramentada e o recorrente não conseguiu demonstrar que a invenção alegada alcança qualquer melhoria técnica significativa em relação ao estado da técnica.
4. O Tribunal concluiu que cada arte anterior citado pelo Controlador se refere ao mesmo campo técnico da invenção alegada, ou seja, o vidro composto por um substrato transparente revestido com uma pilha de camadas finas, incluindo uma camada funcional à base de prata. Todas as artes anteriores tratam de revestimentos envolvendo camadas de bloqueio de prata e níquel/cromo para controle solar ou óptico, estando totalmente dentro do domínio da invenção reivindicada.
5. O tribunal concluiu que uma pessoa habilidosa na área naturalmente seria motivada a consultar e combinar esses artigos anteriores para resolver o problema técnico existente no momento do protocolo.
6. O tribunal, ao rejeitar a alegação do recorrente (Saint Gobain) de que o Controlador recorreu a retrospectiva ou a uma 'seleção indevida', sustentou que a combinação dos artigos anteriores aqui constitui um mosaico legítimo e lógico de ensinamentos diretamente relacionados dentro do mesmo campo técnico, em vez de uma reconstrução retrospectiva inadmissível.
7. O tribunal observou que as características distintivas invocadas pelo recorrente não estabelecem nenhum avanço técnico inesperado em relação aos artigos anteriores citados. Quando analisados coletivamente, os estados anteriores revelam todos os elementos essenciais da invenção. O tribunal entendeu que o recorrente não demonstrou nenhum efeito surpreendente ou não óbvio que impedisse uma pessoa habilidosa de combinar esses ensinamentos.

Principais lições

• Os dados experimentais comparativos objetivos são a melhor forma de estabelecer avanços técnicos sobre a técnica anterior.
• Se o desempenho da invenção reivindicada for semelhante ou apenas marginalmente melhor do que o estado da técnica, provavelmente ela falhará no teste da etapa inventiva.
• A combinação de múltiplos documentos de arte prévia ("mosaico") é permitida se uma pessoa habilidosa na arte estiver motivada a fazê-lo. A chave é se as artes anteriores estão relacionadas ao conceito inventivo e se sua combinação seria óbvia para uma pessoa habilidosa
• A consistência entre a especificação completa, as alegações e as declarações de apoio é essencial.