A LPI não dispõe de nenhum artigo específico sobre a questão
da responsabilidade sobre erros na concessão de patentes por parte do INPI.
Pelo artigo 46 da LPI é nula a patente concedida contrariando as disposições da
LPI. A Lei 5772/71 em seu artigo 21 observa que a carta patente deva conter uma
ressalva quanto a responsabilidade do Governo quanto à novidade e à utilidade. A
Constituição Federal em seu artigo 37 § 6o fixa
a responsabilidade dos entes estatais pelos atos de seus agentes, causadores de
danos a terceiros. A Constituição prevê, portanto, a responsabilidade dos entes
estatais por seus atos e a Lei ordinária, que antes isentava o INPI, atualmente
é silente.[1]
O examinador possui “fé
pública” e não pode sofrer qualquer sanção da
justiça, salvo se confirmado que tenha agido por dolo. Segundo Alimoar
Baleeiro: "só os agentes do Estado são revestidos da competência de
imprimir fé pública a atos e documentos ou a certificar, para aceitação de
todos, a legitimidade de coisas ou a observância de formalidades legais. É a
própria missão fundamental do Estado que reside nesses serviços insuscetíveis
de exercício, delegação ou concessão a particulares".
Em uma decisão[2] de
1930 do STF o juiz estabelece que nos casos de erro administrativo por parte do
órgão de patentes “a responsabilidade
civil do Estado pressupõe a culpa de seus representantes e prepostos pelos atos
ou omissões donde houve danos as partes. Não basta para o reconhecimento da
culpa a lesão do direito alheio, sendo necessário ainda que os atos possam ser
imputados aos agentes em razão de dolo ou culpa”.
Em decisão da 5ª Vara Federal do Rio de Janeiro de 1983, o
juiz Augustinho Silva julgou ação contra o INPI que teria concedido patente a
terceiros indevidamente tendo em vista depósito realizado em data anterior pelo
requerente da ação. Na ação o requerente pleiteia indenização ao INPI pelos
danos causados por esta patente concedida indevidamente. O juiz conclui que o
pedido de indenização deveria ser dirigido contra a firma titular da patente
concedida face ao disposto no Artigo 34 do Decreto Lei 7903/45 assim como no
artigo 21 da lei 5772/71 que ressalva, na expedição de uma patente os direitos
de terceiros e a responsabilidade do Governo quanto à novidade e a utilidade da
invenção. [3]
A Lei n° 8112, de 11 de dezembro de 1990 no artigo 117,
inciso IX estabelece que ao servidor é proibido valer-se do cargo para lograr
proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública.
Neste caso o artigo 148 determina que o processo disciplinar é o instrumento
destinado a apurar responsabilidade de servidor por contrafação praticada no
exercício de suas atribuições, ou que tenha relação com as atribuições do cargo
em que se encontre investido. A mesma Lei 8112 estabelece que no artigo 121 que
o servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular
de suas atribuições. O artigo 122 estabelece que a responsabilidade civil
decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em
prejuízo ao erário ou a terceiros[4]. Essas
irregularidades, no âmbito estritamente administrativo, são apuradas pela via
do processo disciplinar, no sentido amplo, através da sindicância e do inquérito
administrativo. No entanto, em havendo indícios de existência de crime ou
contravenção contra a administração pública, além da verificação e da sanção
administrativa, a apuração e a punição decorrem de um processo pela via
judicial, podendo este ser instaurado em paralelo à averiguação administrativa
(artigo 154), ou em conseqüência do resultado do processo administrativo
(artigo 171).
O crime de prevaricação, tipificado no código penal, é
caracterizado por um elemento subjetivo: o interesse ou sentimento pessoal do
funcionário público. "Prevaricação
Artigo 319. Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício,
ou praticá-lo contra disposição expressa de Lei, para satisfazer interesse ou
sentimento pessoal".
Uma ação contra um examinador teria que apresentar evidências de dolo pessoal
do examinador e não meramente por um erro técnico no parecer. No que tange à
responsabilidade civil por erro da administração pública, entretanto, essa
seria objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º da Constituição de 1988, com base
na teoria do risco administrativo, o que, em princípio, afastaria a aplicação
da decisão de 1930 citada anteriormente. De todo modo, nesse caso, haveria a
necessidade de o prejudicado demonstrar a existência do dano e seu nexo de
causalidade com a suposta concessão de patente que contraria as disposições da
LPI. Segundo o parecer PROC/DICONS 008/2002 de 11.03.2002 “para toda e qualquer notícia de irregularidade apresentada à
administração, deverá a autoridade, que tiver ciência, iniciar imediato
procedimento de apuração, mediante sindicância ou processo administrativo
disciplinar conforme art 143 da Lei 8112/90”.
Ao protestar contra o indeferimento de seu pedido de patente
um requerente entrou com ação[5] de
procedimento ordinário contra o INPI alegando "capricho de alguns funcionários do INPI" que teriam indeferido
a patente "sem qualquer
justificativa plausível" A requerente denuncia "má fé" do
INPI no caso. A juíza Flávia Heine Peixoto em decisão de 2006, considerou
impertinentes tais argumentos, e que tais itens onde são apresentadas tais
críticas sejam riscados da petição inicial, nos termos do art. 15/CPC.
Em outra ação de junho de 2009 [6] o
Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública contra dez pessoas
físicas e duas pessoas jurídicas que teriam praticado, contribuído para a
prática ou se beneficiado de atos de improbidade administrativa relacionados à
exclusividade comercialização do produto docetaxel triidatrado, PI9508789 medicamento
destinado ao tratamento de diversos tipos de câncer: “Do mesmo modo, entendo
configurada a lesão aos cofres do Estado, eis que o principal adquirente do
medicamento é o sistema público de saúde, obrigado, por força da exclusividade,
a adquirir o produto sem licitação e, obviamente, por preços superiores ao que
pagaria se houvesse concorrência entre fornecedores”. Com base no Artigo
70.9 (mailbox) de TRIPS[7] a
AVENTIS obteve do INPI uma declaração de direitos exclusivos de comercialização
sobre o pedido de patente do docetaxel. Este documento, contudo não possui o
mesmo valor legal de uma carta patente concedida pelo INPI. O procurador da
República Edson Abdon Filho, que assina a ação, pediu o afastamento dos
servidores do INPI de suas funções até o fim do processo, devido às "graves
improbidades praticadas com intuito de favorecer o enriquecimento ilícito da
empresa de medicamentos". O juiz deferiu em parte o pedido de liminar,
determinando a indisponibilidade dos bens dos réus, entre os quais examinadores
de patentes do INPI.
A Portaria nº 408/2009 (Diário Oficial da União de
24-3-2009) estabelece que a AGU assume a defesa do servidor somente quando for
solicitada e autorizada pelo mesmo. A Advocacia Geral da União – AGU decidiu
disciplinar os procedimentos relativos à defesa judicial de servidores públicos
dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da
Defensoria Pública da União, da AGU e da Procuradoria-Geral Federal, incluindo
dirigentes de autarquias e fundações públicas federais. A defesa judicial dos
servidores está prevista nos artigos 131 da Constituição Federal e 22 da Lei
9028/95). A Portaria nº 408/2009 disciplina os procedimentos relativos à
representação judicial dos agentes públicos de que trata o art. 22 da Lei no
9.028, de 12 de abril de 1995, pela Advocacia-Geral da União e
Procuradoria-Geral Federal e estabelece que a AGU assume a defesa do servidor
somente quando for solicitada e autorizada pelo mesmo, mediante o fornecimento
de todos os documentos necessários ao conhecimento dos fatos, estritamente relativos
ao exercício de suas atividades profissionais constitucionais, legais e
regulamentares. Os documentos e procedimentos são detalhados na Portaria.[8]
Cm relação ao pagamento das custas judiciais em caso de
nulidade de uma patente, ou seja, contatação de que o INPI errou em conceder a
patente, em decisão do TRF2 : “No que diz
com o apelo do INPI, que versa sobre a condenação da autarquia em honorários
advocatícios, é de se considerar que a lei processual em vigor adota o
princípio da sucumbência, em que a parte vencida arca com as despesas
processuais pelo exercício do direito de ação. Não obstante o expresso
reconhecimento do pedido pelo INPI, bem como os seus esforços administrativos
no sentido de proceder à análise do pedido de patente do autor, a exclusão dos
honorários, no caso em apreço, não se afigura razoável, porquanto incumbia à
autarquia a verificação prévia da anterioridade do invento do autor. A falha da
administração ensejou a propositura da presente ação, sendo que somente através
da prestação jurisdicional logrou o autor a declaração da nulidade da patente
da 2ª ré, como requerido. No que diz com a possibilidade de redução dos
honorários, igualmente se mostra descabida, uma vez que a fixação dos ônus de
sucumbência a 10% (dez por cento) do valor da causa, a serem rateados pelos
réus, impõe ao INPI a condenação honorária em valor que se afigura razoável e
consentâneo com os ditames do artigo 20, §4º, do Código de Processo Civil”.[9]
Em decisão do STJ (REsp 1258662 / PR) tratou da questão do
erro/demora nas decisões do INPI sob questão marcária. Segundo a Corte “Na hipótese dos autos, alegou-se a inércia
do INPI em relação ao processamento de pleito administrativo, pelo qual se
pretendia a nulidade do registro marcário; inércia esta que resultou na judicialização
da demanda. Tendo dado causa a propositura da demanda, o INPI foi corretamente arrolado como réu, e o seu
pronto reconhecimento do pedido impõe que arque com os honorários
sucumbenciais, nos termos do art. 26 do CPC. Recurso especial de Angel Móveis
Ltda. conhecido e desprovido. Recurso especial do Instituto Nacional da
Propriedade Industrial - INPI conhecido e parcialmente provido, apenas para
isentá-lo do pagamento de custas processuais”.[10] Segundo
Milton Lucídio Leão Barcellos[11]:
"Faço uma breve reflexão sobre o STJ
e a responsabilidade do INPI pelos seus atos comissivos e omissivos. O
julgamento do Recurso Especial 1258662/PR reitera a possibilidade de
responsabilização do INPI por omissão (demora no julgamento dos
processos/recursos administrativos sob sua responsabilidade). Ora, muito se
discute sobre a posição do INPI quando há uma ação de nulidade dos seus atos
comissivos (concessão de marca, patente, desenho industrial, etc
equivocadamente). Abstraindo-se desta discussão, está na hora de discutir a
responsabilidade do INPI quando, por exemplo, erra e o erro era previsível
dentro do procedimento interno. Explico, entendo que não se pode
responsabilizar o INPI por uma nulidade de patente na qual a Autarquia Federal
realizou a busca de anterioridades nos bancos de patentes acessíveis e
previstos no procedimento interno, não existindo anterioridade nesses
repositórios, vindo após um interessado comprovar a ausência de novidade ou de
atividade inventiva daquela patente em processo judicial baseado em um
documento que não era acessível ao INPI (por exemplo, uma publicação com data
anterior ao pedido da patente disponível em revista internacional. Uma vez
citada a Autarquia Federal, diante deste documento citado no exemplo, deve vir
aos autos concordar com a procedência do pedido e, nesta situação, não deve ser
responsabilizada (pois não era sua obrigação ter acesso prévio ao mesmo). No
entanto, se vem aos autos oferecendo posição resistida, certamente deve ser
responsabilizada pois teve a oportunidade processual de mostrar que cometeu um
erro na concessão, mas que esse erro é um erro inerente à própria insegurança
jurídica natural que permeia o sistema de patentes e não propriamente um erro
comissivo na origem do ato administrativo (procedimento administrativo).
Igualmente deve ser responsabilizada se, por exemplo, havia uma anterioridade
no banco de patentes europeu (EPO), acessível via procedimento usual de buscas,
e o mesmo não foi apontado pelo examinador de patentes, gerando a concessão
equivocada (e aqui sim, com erro comissivo e vício do ato administrativo nulo).
Seja por ação ou por omissão, deve-se analisar com cautela se há ou não
responsabilidade da Autarquia Federal, de modo que o raciocínio exposto no
julgamento do Recurso Especial citado (entre outros) deve ser compreendido para
aferir a efetiva posição processual do INPI no caso concreto e se há ou não
responsabilidade da Autarquia por sua ação ou omissão."
[1]
Direito de patentes: condições legais de obtenção e nulidades, Jacques Labrunie, São
Paulo:Manole, 2006, p.112
[2]
Acórdão de 25.04.1930 in Archivo Judiciário, vol. 15, pag 14 e Revista de
Direito, vol. 99, pag 90, apud Revista de Marcas e Patentes, DNPI, junho de
1933 p. 403
[3]
5ª Vara Federal Ação Sumaríssima, Proc. N.2810581 cf. SILVA, Agustinho, F.D.
Patentes e Marcas na Justiça Federal. Rio de Janeiro:Livraria Freitas Bastos,
1992, p.13
[5] INPI-52400.004304/01
ORIGEM: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO APELAÇÃO CÍVEL Nº 331033
ORIGEM:PROC. Nº2001.51.01.531698-3 RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO V. DE
CARVALHO APELANTE: ELLI LILLY AND COMPANY APELADO: INSTITUTO NACIONAL DA
PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
[6]
TRF2, Processo n. 2009.51.01.013311-3 6006 - AÇÃO CIVIL PÚBLICA/IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA ,autuado em 15/06/2009 - Consulta Realizada em 26/06/2009 às
10:43;AUTOR : MINISTERIO PUBLICO FEDERAL;PROCURADOR: EDSON ABDON PEIXOTO
FILHO;REU : MARIA HERCILIA PAIM FORTES E OUTROS 01ª Vara Federal do Rio de
Janeiro - MAURO SOUZA MARQUES DA COSTA BRAGA; Juiz - Decisão: ANA CRISTINA
FERREIRA DE MIRANDA
[7]
http://www.cgee.org.br/atividades/redirect.php?idProduto=2160 Artigo 70.9 TRIPS
“Quando um produto for objeto de uma solicitação de patente num Membro, em
conformidade com o parágrafo 8 (a), serão concedidos direitos exclusivos de
comercialização não obstante as disposições da Parte VI acima, por um prazo de
cinco anos, contados a partir da obtenção da aprovação de comercialização nesse
Membro ou até que se conceda ou indefira uma patente de produto neste Membro se
esse prazo for mais breve, desde que, posteriormente à data de entrada em vigor
do Acordo Constitutivo da OMC, uma solicitação de patente tenha sido
apresentada e uma patente concedida para aquele produto em outro Membro e se
tenha obtido a aprovação de comercialização naquele outro Membro”.
[8]
http://www.afaiterj.org.br/index.php/noticias/887-agu-edita-portaria-sobre-defesa-de-servidores.pdf
[9]
Origem: TRF-2 Classe: AC - APELAÇÃO CIVEL - 405837 Processo:
2003.51.01.503458-5 UF : RJ Orgão Julgador: PRIMEIRA TURMA ESPECIALIZADA Data
Decisão: 11/11/2008 Documento: TRF-200199079 Fonte DJU - Data::19/12/2008 -
Página::38 Relator: Desembargador
Federal ALUISIO GONCALVES DE CASTRO MENDES
[10] STJ, Recurso Especial
Resp 1258662/PR (2011/0126633-8), Relator: Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, Julgamento: 02/02/2016
[11] Comentário no grupo
patentescomentarios do facebook, 04/02/2017
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