Philip Grubb exemplifica a aplicação da doutrina de file wrapper estoppel. Considere uma
reivindicação que pleiteie uma composição com uma faixa preferencial de ureia de
1 a 20% e uma segunda reivindicação independente em que esta mesma composição é
pleiteada com uma subfaixa de 1 a 10%. Uma vez encontrado um documento de
anterioridade, durante o processamento do pedido de patente, com composição com
18% de uréia, o requerente retirou a primeira reivindicação, permanecendo na
patente concedida apenas a reivindicação mais restrita. Para Philip Grubb uma
composição no mercado com 13% de ureia não seria considerada contrafação, pois
que o requerente quando do processamento durante o processamento teve a
oportunidade de ajustar a faixa de valores de ureia para a qual ele considerada
como essencial para sua invenção a ponto de a diferenciar da anterioridade que
apresentava percentual de 18%. [1] Se
o pedido originalmente fosse depositado apenas com a reivindicação de 1 a 10%
de ureia, sem qualquer recuo diante do estado da técnica durante o
processamento do pedido de patente, um composto de 18% de ureia poderia ser
considerado contrafação por equivalência.[2]
Na Inglaterra em Smith & Nephew v. Convatec
Technologies [2012] EWHC 1602 a Corte analisou uma patente que especificava na
reivindicação uma faixa de 1% a 25% de agente aglutinante. O concorrente fabricou
produto usando 0,77 % de aglutinante, alegando que seu produto estava fora do
escopo da patente. A High Court considerou uma margem de incerteza no limite
inferior de 0.95% e de 25.5% no limite superior, o que excluía a contrafação. A
Corte de Apelações, contudo, utilizou a faixa de 0.5% a 25.5% aplicando os
mesmos 0.5 % em valores absolutos tanto no limite inferior como superior, e,
desta vez, caracterizando a contrafação, rejeitando os limites assimétricos
propostos pela High Court. Mesmo a Corte de Apelações tendo recusado a
abordagem assimétrica (adoção de uma precisão diferente nos limites superior e
inferior) Olena Butriy entende que esta abordagem pode ser adotada em função do tipo de
invenção na área química. Outras decisões como em T708/05 OJ 2007, T1186/05 OJ
2007, T234/09 OJ 2012 e Lubrizol Corp. v. Esso Petroleum [1997] RPC 195 da
mesma forma consideraram como dentro do escopo da patente tolerâncias
inferiores a 5%. Em T820/04 OJ 2006, contudo considerou uma diferença de 35%
como fora do escopo da patente por não se justificar dentro das tolerâncias de
medida.[3]
[1] GRUBB, Philip, W. Patents
for Chemicals, Pharmaceuticals, and Biotechnology: Fundamentals of Global Law,
Practice, and Strategy; Oxford University Press, 2004, p.423
[2]
http://www.ladas.com/Patents/Biotechnology/USPharmPatentLaw/USPhar29.html
[3] BUTRIY, Olena.
Interpretation of a numerical range in a patente claim: the understanding of a
skilled person. Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2016,
v.11, n.5, p.333-338
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