Na EPC François Panel observa que o texto do artigo
84 da EPC1973 se limita a dizer: “Elas
devem estar suportadas pelo relatório descritivo”, com a supressão do termo
“totalmente”. [1]A
razão da eliminação do termo é evitar um julgamento mais rigoroso a ponto por exemplo de se rejeitar uma reivindicação
de “meios para comprimir” quando o
relatório descritivo cita somente a título ilustrativo um meio específico de
compressão como uma mola espiral. Para Fraçois Panel entender este exemplo como
não suportado pelo relatório descritivo seria um formalismo abusivo. Na LPI tal
qual na EPC também não há a presença do termo “totalmente fundamentadas” mas simplesmente “As reivindicações deverão ser fundamentadas no relatório descritivo”.
Para François Panel: “a expressão
caracterizado por ou qualquer outra expressão equivalente não faz mais do que
determinar a estrutura aparente, a semântica das reivindicações”.[2]
A EPO igualmente
recomenda a construção da reivindicação em duas partes separadas pela expressão
“caracterizado por” (Regras 29-1-b
EPC1973 e 43-1-b EPC2000). Em T11/84 a Corte insistiu no uso desta expressão
como delimitadora do estado da técnica quando a invenção se tratar claramente
de um aperfeiçoamento do estado da técnica. [3]No
entanto, são apresentados três situações em que a redação da reivindicação em
duas partes é particularmente inadequada: i) a invenção reside na combinação de
diferentes elementos de igual importância; ii) modificação de um processo
químico conhecido caracterizado pela eliminação de uma substância ou sua
substituição por outra, iii) sistemas complexos com partes funcionalmente
inter-relacionadas, em que a invenção reside nesta inter-relação.[4] T
170/84 aponta que a reivindicação em duas partes que resulte em uma formulação
complexa não é apropriada.[5] Se
a Divisão de Exame entende que a reivindicação em duas partes (two part claims)
é a mais apropriada, mas o requerente discordar e insistir na formulação original
isto não poderá fundamentar o indeferimento do pedido se o relatório descritivo
delimita adequadamente o estado da técnica da invenção.[6]
T13/84 OJ 1986 destaca que a invenção não está contida somente na parte
caracterizante da reivindicação. Em T850/90 foi confirmado que a avaliação de
atividade inventiva deve levar em conta as características do preâmbulo uma vez
que a invenão é definida pela reivindicação como um todo. O Artigo 100 da EPC
não considera como causa de oposição o fato da patente estar com a expressão
caracterizado por mal posicionada. Em T99/85 OJ 1987 a Câmara de Recursos
entendeu que na faz de oposição não há razão para o titular da patente
solicitar que a redação de uma reivindicação seja refeita meramente porque a
divisão em duas partes em preâmbulo e parte caracterizante não corresponde ao estado da técnica
objetivo.[7] Em
T980/95 entende que a Regra 29(1) da EPC1973 não possui qualquer exigência
explícita que uma reivindicação em duas partes deva ser montada com base no
documento mais próximo do estado da técnica (closest prior art) uma vez que a regra não afirma que a parte
caracterizante deva definir a atividade inventiva da reivindicação.
O fato,
portanto, de mais tarde se concluir que outro seria o documento mais próximo
para avaliaçao de atividade inventiva não resulta que a divisão em duas partes
aprovada constitui uma violação da Regra 29(1) EPC1973 uma vez que dependendo
de qual documento do estado técnica servir de base para divisão em duas partes
teremos construções distintas de reivindicações. Deve-se observar que o Artigo
84 da EPC define que “as reivindicações
devem definir a matéria para o qual se busca proteção elas devem ser claras e
concisas e ser suportadas pelo relatório descritivo”. O artigo 25 da LPI é
bastante similar: “As reivindicações
deverão ser fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando as
particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria
objeto da proteção”. Comparando-se os dois artigos nota-se eu o texto legal
brasileiro agrega a referência a “caracterizando
as particularidades do pedido” que não se encontra no texto europeu. Com
relação as reivindicações dependentes o gui de exame de 2012 constata que que
uma vez que esta reivindicação por definição não lista todas as características
consideradas essenciais para invenção, referenciadas nas demais reivindicações
anteriires ao qual estabelece relação de dependência, a expressão “caracterizado por” não se faz
necessária muito embora sejam aceitas.[8]
Portanto, o
posicionamento da expressão “caracterizado por” possui efeito meramente
pedagógico na delimitação do estado da técnica distinguindo-o da contribuição
proporcionada pela invenção, facilitando desta forma a análise de novidade e
atividade inventiva da reivindicação, o que é particularmente útil aos juízes
quando da avaliação da patenteabilidade da invenção nos casos de nulidade. Nos
aspectos de delimitação do direito o posicionamento da expressão não possui
qualquer efeito prático, seja nos casos de contrafação literal, por equivalência
ou por adição. Nem se poderá dizer que o simples posicionamento desta expressão
compromete a clareza da reivindicação uma vez que a clareza diz respeito a
correta compreensão do escopo protegido pela reivindicação. Neste sentido o
correto posicionamento é uma boa técnica de redação porém não poderá
fundamentar o indeferimento do pedido em caso de inadequação.
[1] PANEL,
François. La protection des inventions en droit européen des brevets.
Collection du CEIPI, Paris:Litec, 1977, p.116
[2] PANEL,
François. La protection des inventions en droit européen des brevets.
Collection du CEIPI, Paris:Litec, 1977, p.119
[3] GRUBB,
Philip, W. Patents for Chemicals, Pharmaceuticals, and Biotechnology:
Fundamentals of Global Law, Practice, and Strategy; Oxford University Press,
2004, p.345
[4] Guidelines
for Substantive Examination Part C abril 2010 item III-2.3
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guiex/e/c.htm
[5] Case Law of
the Boards of Appeal of the European Patent Office Sixth Edition July 2010, p.
274 http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/case-law.html
[6] STAUDER,
Dieter; SINGER, Margareth; European Patent Convention: a commentary. Thomson:Cologne, 2003, p. 385; Guidelines for
Substantive Examination Part C abril 2010 item III-2.3
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guiex/e/c.htm
[7] STAUDER,
Dieter; SINGER, Margareth; European Patent Convention: a commentary. Thomson:Cologne, 2003, p. 384
[8] Catalogue of
remaining differences 2012 update of the CDP 2011, IP5 Offices, p. 15
http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/pdf/jitsumu_catalog/en.pdf
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