Decisões CGREC TBR3574/17

 Patente de seleção

Na aferição da atividade inventiva em patentes de seleção, o(s) elemento(s) ou a subfaixa selecionado(s) deve(m) representar uma contribuição ao estado da técnica, e não uma mera seleção arbitrária a partir do estado da técnica. (Res.169/16 § 5.31)

TBR3574/17 Reivindicação pleiteia: “Pré-mistura, caracterizado pelo fato de ser formada a partir de (i) uma composição de pré-mistura que compreende menos de 10% em peso de água e uma mistura de um emulsificante não iônico selecionado do grupo consistindo de sorbitanos, ácidos graxos alcoxilados, álcoois graxos alcoxilados, gliceróis e poligliceróis, em uma quantidade de 5 a 30% em peso, um éster emoliente que é um éster de ácido dicarboxílico ou ácido tricarboxílico, selecionado do grupo consistindo de ácidos cítrico, adípico, meléico e succínico, de álcoois graxos alcoxilados que incluem entre 1 e 30 unidades alcóxi cuja porção ácida tem de 4 a 6 carbonos, as porções graxas variam de 6 a 22 carbonos de comprimento, e a qual inclui de 1 a 50 unidades alcóxi, fornecidas em uma quantidade que varia de 5 a cerca de 30% em peso, e um substrato selecionado de triglicerídeos de C6 a C14, fornecido em uma quantidade que varia de 40 a 90% em peso, e em que os pesos são medidos em relação ao peso total da referida composição de pré-mistura, e (ii) entre 2 e 60% de pigmento selecionado de dióxido de titânio, óxido de zinco e óxido de ferro, em peso da referida pré-mistura”. Ainda que se trate de uma pré-mistura, esta deve ser encarada e analisada como uma composição, que deve ser definida qualitativa e quantitativamente por seus componentes. O fato de ser uma pré-mistura apenas significa que o produto final pode ter tido alteração na ordem de adição dos produtos e, caso isso não tenha sido descrito anteriormente, seu efeito diferenciado é resultante do processo per se, na medida em que a adição de um determinado elemento antes ou a mistura de substâncias anteriormente não alteraria a composição final, mesmo que suas propriedades físico-químicas estivessem modificadas. Resta claro que a composição deve ser avaliada, em termos de critérios de patenteabilidade, comparando com composições como um todo e não isoladamente. Confrontando o documento D2 com a matéria em análise, foi verificado que a referida anterioridade trata de uma composição para aplicação tópica compreendendo água, éster de ácido dicarboxílico ou tricarboxílico graxos alcoxilados com destaque para o ácido cítrico, porções graxas de 6 a 22 átomos de carbono, 1 a 100 unidades de alcóxi, até 75% de óleo mineral (substrato) e emulsificante. A composição pode compreender ainda agentes de cor. Face ao exposto, constata-se que a combinação de emulsificante, éster emoliente de ácido dicarboxílico ou tricarboxílico graxos alcoxilados e substrato com pigmentos já estava descrita no estado da técnica. A recorrente argumenta que fez uma seleção específica e restrita de componentes. Contudo, para que esta seleção venha a apresentar o requisito essencial de atividade inventiva é fundamental que esta traga um efeito técnico inesperado e proeminente em relação ao estado da técnica e, nem no relatório descritivo, nem em suas manifestações em primeira ou segunda instância, a Recorrente ofertou exemplos comparativos que evidenciem que sua combinação especifica resultaram em propriedades que não as que já seriam esperadas da composição do documento D2.

 

Decisões CGREC TBR2940/17

  Patente de seleção

Na aferição da atividade inventiva em patentes de seleção, o(s) elemento(s) ou a subfaixa selecionado(s) deve(m) representar uma contribuição ao estado da técnica, e não uma mera seleção arbitrária a partir do estado da técnica. (Res.169/16 § 5.31)

TBR2940/17 A presente invenção refere-se a uma nova composição catártica que é útil para o alívio ou a prevenção da constipação, e também para a limpeza do trato gastrointestinal. Os compostos como precisamente definidos nas novas reivindicações do presente pedido de patente representam uma seleção em comparação ao documento D2, isto é, o referido composto não está especificamente descrito em D2. As alegações da Recorrente com relação à objeção de falta de novidade foram consideradas procedentes. De fato, os compostos pleiteados não foram especificamente revelados em D2, constituindo-se, portanto, de uma seleção frente a este documento. Entretanto, as alegações da Recorrente não foram suficientes para superar a objeção de falta de atividade inventiva. D3 revela 15-ceto-16-haloprostaglandinas, muito próximas estruturalmente ao composto pleiteado, que podem ser utilizadas para o tratamento ou prevenção da constipação. Este documento revela ainda que a presença de um ou mais átomos de halogênio na posição C-16, especialmente flúor, é o elemento estrutural fundamental para a obtenção do efeito catártico desejável, independente de outros fatores estruturais, tais como estrutura e substituintes do anel de cinco membros, ou existência de duplas ligações ou outros substituintes. A característica técnica diferenciadora entre a matéria ora pleiteada e àquela revelada em D3 está na substituição em C-15 por uma hidroxila no composto ora pleiteado, no lugar de um grupo oxo em C-15 nos compostos revelados em D3. Entretanto, na medida em que D3 já ensina que o elemento fundamental para se obter prostaglandinas úteis no tratamento ou prevenção da constipação é a substituição em C-16 por um ou mais halogênios, em especial flúor, um técnico no assunto certamente proporia a substituição em C-15 por um grupamento hidroxila no lugar do grupamento oxo de D3, visando obter novas prostaglandinas úteis para o tratamento e prevenção da constipação. Uma vez que o composto pleiteado não apresenta atividade inventiva, uma composição que o contém, bem como o uso do mesmo, também não apresentam este requisito. 

Decisões CGREC TBR2595/17

 Patente de seleção

Na aferição da atividade inventiva em patentes de seleção, o(s) elemento(s) ou a subfaixa selecionado(s) deve(m) representar uma contribuição ao estado da técnica, e não uma mera seleção arbitrária a partir do estado da técnica. (Res.169/16 § 5.31)

 

TBR2595/17 Pedido trata de uso de compostos de amina com aperfeiçoada biodegradabilidade, como adjuvantes para pesticidas e fertilizantes. Os compostos, uso dos mesmos, bem como composição contendo os mesmos foram antecipados pela fórmula geral revelada no documento D2. Entretanto, os mesmos não foram especificamente revelados neste documento, sendo possível afirmar, portanto, que o uso destes bem como composições contendo-os apresentam novidade. Com relação à atividade inventiva, o que se tem a comentar é que foi demonstrado que os compostos ora pleiteados efetivamente apresentam um efeito técnico não esperado a partir do estado da técnica (D1 a D3), qual seja, uma superior biodegradabilidade. Desta forma, a presente invenção pode ser considerada uma invenção de seleção dotada de atividade inventiva onde a seleção é não arbitrária e mais restrita em relação ao estado da técnica. 

Decisoes CGREC TBR3590/17

  Patente de seleção

Na aferição da atividade inventiva em patentes de seleção, o(s) elemento(s) ou a subfaixa selecionado(s) deve(m) representar uma contribuição ao estado da técnica, e não uma mera seleção arbitrária a partir do estado da técnica. (Res.169/16 § 5.31)

 

TBR3590/17 Pedido trata de “Liga austenítica à base de ferro com boa resistência à corrosão e ao desgaste, caracterizada pelo fato de que compreender: a) de 1,8 a 2,8% em peso de carbono; b) de 12,0 a 22,0% em peso de cromo; c) de 0,5 a 3,5% em peso de silício; d) de 12,0 a 25% em peso de níquel; e) de 2,0 a 16,0% em peso de tungstênio e molibdênio combinados; f) de 0,05 a 4% em peso de nióbio e vanádio combinados; g) de 0 a 1,0% em peso de titânio; h) de 0,01 a 0,2% em peso de alumínio; i) de 0,05 a 3% em peso de cobre; j) menos do que 1,5% em peso de manganês; k) o resto sendo ferro e impurezas”. O documento D1 não descreve a liga do presente pedido em relação aos teores dos elementos cromo e cobre. No caso do elemento cromo a faixa reivindicada na anterioridade foi de 3% a 9% em peso, enquanto no presente pedido é de 12% a 22% em peso. Portanto, não foi ensinado a utilização da faixa reivindicada no presente pedido, apesar de ter sido citado no relatório descritivo que foram efetuados estudos de ligas com faixa de composição do elemento cromo entre 3% e 15% em peso. Entretanto, o estudo demonstrou que não foi atendido o objetivo da invenção nas faixas superiores a 9% em peso de cromo na liga. Em relação ao elemento cobre as composições que apresentavam teores de cromo de 12% e 15% em peso, que estão dentro da faixa reivindicada 108 no presente pedido, não continham o elemento cobre. Entretanto, o elemento cobre é necessário na composição reivindicada no presente pedido. Logo, não seria possível a partir das descrições do documento D1 alcançar a composição da liga e o efeito técnico do presente pedido. O efeito técnico alcançado com o presente pedido foi surpreendente e não sugerido ou descrito na referida anterioridade, a saber, com o aumento do teor de cromo na liga seria promovido um aumento da resistência à corrosão e o aumento da resistência ao desgaste da liga, simultaneamente. Portanto, não seria óbvio alcançar o efeito técnico descrito no presente pedido a partir da anterioridade citada

Uso da expressão "pelo menos" na reivindicação e clareza

A expressão "pelo menos" na reivindicação necessariamente traz falta de clareza à reivindicação ? Neste acórdão o Juiz aceita a expressão "pelo menos" na reivindicação:  "Ademais, note-se que, tomada em sentido literal ou no contexto em que inserida, a expressão “pelo menos uma”, utilizada nas reivindicações 1 e 13, não limita o âmbito de aplicação da invenção a “apenas” uma torre de perfuração, vale dizer, não exclui a sua aplicação a diversas e indefinidas torres de perfuração. É desnecessária, portanto, a especificação pretendida pela exequente".

Reivindicação: “Método de perfuração para petróleo e gás num leito subaquático, por meio de um equipamento de perfuração disposto sobre uma plataforma de perfuração flutuante (1) ou sobre o leito subaquático e tendo pelo menos uma torre de perfuração (14) compreendendo as seguintes etapas: a) montar uma coluna de perfuração e abrir um furo no leito subaquático com a coluna de perfuração; b) retirar a coluna de perfuração do furo; c) montar e colocar uma coluna de encamisamento no furo; d) repetir as etapas a), b) e c) pelo menos uma vez para furos e colunas de encamisamento de diâmetro sempre decrescente; e) montar uma coluna ascendente e colocar uma coluna ascendente após colocar uma das colunas de encamisamento; caracterizado pelo fato de, antes de colocar uma coluna de encamisamento, uma coluna ascendente ou de abrir um furo, uma ou mais partes da coluna de encamisamento, da coluna ascendente ou da coluna de perfuração são pré-montadas sobre o equipamento de perfuração em um ou mais pontos de pré-montagem que se encontram numa posição que é diferente da posição de pelo menos uma torre de perfuração (14)  [1]

[1] 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro, CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA Nº 5015648-28.2021.4.02.5101/RJ, Stenna Services Brasil e Stenna DrillMax v. INPI e Heerema Engineering Services, relator: Marcelo Leonardo Tavares, decisão: 10/08/2021

Fundamentação das reivindicações no USPTO

 

O CCPA em In re Ruschig de 1967, o juiz Rich aplicou a metáfora do lenhador ao requisito de descrição escrita (written description): “É um antigo costume na floresta marcar trilhas fazendo marcas de fogo nas árvores. Não adianta encontrar uma trilha ou encontrar o caminho pela floresta onde as trilhas desapareceram - ou ainda não foram feitas, o que é mais como o caso aqui - ser confrontado simplesmente por um grande número de árvores não marcadas. Os apelantes estão apontando para árvores. Estamos procurando por marcas de chamas que destacam árvores específicas. Não vemos nenhum”. Em Biogen v. Mylan Pharma  (Fed. Cir. 2021), o Circuito Federal estendeu essa metáfora e considerou as patentes da Biogen inválidas por falta de descrição escrita. A Patente da Biogen trata de um método de tratamento de esclerose múltipla usando o fármaco fumarato de dimetila (DMF). O método reivindicado tem uma etapa: administrar cerca de 480 mg de DMF por dia junto com um excipiente. A reivindicação 1:  “Método de tratamento de um sujeito em necessidade de tratamento para esclerose múltipla, caracterizado pelo fato de que compreende a administração oral ao sujeito em necessidade de uma composição farmacêutica que consiste essencialmente em (a) uma quantidade terapeuticamente eficaz de fumarato de dimetila, fumarato de monometila ou uma combinação dos mesmos, e (b) um ou mais excipientes farmaceuticamente aceitáveis, em que a quantidade terapeuticamente eficaz de fumarato de dimetila, fumarato de monometila ou uma combinação dos mesmos é de cerca de 480 mg por dia” A questão no caso é se o requisito de dosagem (480 mg / dia) foi suficientemente divulgado na especificação original para que possa ser especificamente reivindicado. A doutrina exige que o pedido de patente mostre "posse da invenção" conforme julgado da perspectiva de uma pessoa versada na técnica considerando toda a especificação original. A dosagem de 480 mg / dia é listada uma vez na relatório descritivo original, descrevendo uma dose eficaz de DMF sem especificar particularmente que a dosagem é para esclerose múltipla (MS).  O tribunal comparou a divulgação de 480 mg / dia com a divulgação do relatório descritivo de 720 mg / dia que foi especificamente identificada e em outra parte da patente mostrou ser eficaz. O inventor também forneceu testemunho de que esses intervalos na especificação não podiam ser extrapolados para uma dose clínica. Com base em tudo isso, o tribunal afirmou que "um artesão experiente não teria reconhecido, com base na referência de passagem única a uma dose de DMF480 na divulgação, que DMF480 teria sido eficaz no tratamento de MS, particularmente porque o relatório descritivo é apenas a referência a DMF480 fazia parte de uma ampla faixa de dosagem de DMF e não estava listada como uma dose terapeuticamente eficaz independente. ”  Este caso é em que o relatório descritivo divulga uma faixa e o tribunal determina que, sem mais, a descrição escrita também falha para uma reivindicação direcionada a um ponto final da faixa divulgada.[1]

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[1] CROUCH, Dennis. Trees for the Forest: Claiming Endpoints of a Range and Written Description, 30/11/2021 https://patentlyo.com/patent/2021/11/claiming-endpoints-description.html

Decisões CGREC TBR3588/17

 Patente de seleção

Na aferição da atividade inventiva em patentes de seleção, o(s) elemento(s) ou a subfaixa selecionado(s) deve(m) representar uma contribuição ao estado da técnica, e não uma mera seleção arbitrária a partir do estado da técnica. (Res.169/16 § 5.31)

TBR3588/17 A invenção descreve uma seleção de elementos químicos a serem utilizados na composição química das ligas metálicas hidretáveis. As características essenciais do presente pedido estão relacionadas com a composição da liga reivindicada, sendo necessário possuir como elementos básicos na liga os elementos Mg e Al. Na comparação com o estado da técnica citado verificou-se claramente que não foi descrito ou sugerido a necessidade do elemento Al na composição química das ligas do documento D1. Os efeitos técnicos de absorção e dessorção de hidrogênio das composições das ligas reivindicadas alcançam quantidades de hidrogênio dessorvido de 6% em peso em temperaturas inferiores a 300°C. A histerese entre a isoterma pressão-composição de absorção e dessorção de hidrogênio à temperatura de 375°C é mínima, de modo a favorecer a reação de reversibilidade do hidreto de magnésio. Ademais, as curvas de cinética de dessorção de hidrogênio mostram que 99% do hidrogênio armazenado nas ligas é liberado durante os 5 minutos iniciais na temperatura de 400°C. Portanto, os efeitos técnicos alcançados no presente pedido são relevantes e inventivos em relação a D1