Em
G3/19 de 2020 o Enlarged Boards of Appeal mudou sua interpretação sobre o
Artigo 53(c) da EPC de considerar plantas e animais produzidos por processos
essencialmente biológicos como patenteáveis. Em T1063/18 o Board of Appeal
concluíra que a Regra 28(2) da EPC estava em conflito com a interpretação do Artigo
53(c) da EPC tal como divulgada em G2/12 e G2/13 (Broccoli/Tomato) de que animais
e plantas produzidos por processos essencialmente biológicos estavam excluídos
de patenteabilidade. Segundo G3/19 a Regra 28(2) está em conformidade com o Artigo 53(b) da EPC na medida em que
este exclui de patenteabilidade os produtos de processos essencialmente
biológicos e o Artigo 53(b) em nenhum momento explicitamente permite a patenteabilidade
de tais produtos. G2/12, por sua vez,
concluíra que produtos produzidos por processos naturais são patenteáveis e que
o Artigo 53(c) não seria um óbice para tais patentes. O Enlarged Board of
Appeal concluíra que o Artigo 53(c) explicitamente excluiu os processos biológicos
naturais mas nada conclui sobre os produtos de tais processos. Subsequentemente
foi introduzida pelo Administrative Council (AC) a Regra 28(2) que exclui tais
produtos produzidos por processos naturais de patenteabilidade, tendo em vista
que é mais fácil a emenda de uma Regra do que de um Artigo da EPC o que exigiria
nova conferência diplomática entre os Estados contratantes. G3/19 confirmou
este entendimento e que o AC não extrapolou de suas prerrogativas ao redigir a
Regra 28(2), apesar de G2/12. Em G3/19 a Corte observou que uma interpretação
de um artigo da EPC não são “gravadas em pedra” e estão sujeitas a uma
interpretação dinâmica tendo em vista não ter havido nenhuma emenda no artigo
53(c) desde sua aprovação na EPC2000: “O Enlarged Board of Appeal abandona a
interpretação do Artigo 53 (b) EPC dada na decisão G 2/12 e, à luz da Regra 28
(2) EPC, considera que o termo "processos essencialmente biológicos para a
produção de plantas ou animais" no artigo 53(b), entende-se e aplica-se
como extensível a produtos obtidos exclusivamente por meio de um processo
essencialmente biológico ou se a característica do processo reivindicado
definir um processo essencialmente biológico". O Enlarged Boards of
Appeal reformoulou a questão original colocada para a seguinte forma: “Tendo em
conta os desenvolvimentos ocorridos após uma decisão da EBA de interpretar o
escopo da exceção à patenteabilidade de processos essencialmente
biológicos para a produção de plantas ou animais no artigo 53 (b) EPC, essa
exceção poderia ter um efeito negativo sobre a permissibilidade de
reivindicações de produtos ou reivindicações de produto por processo
direcionadas a plantas, materiais vegetais ou animais, se o produto
reivindicado for obtido exclusivamente por meio de um processo essencialmente
biológico ou se o recurso do processo reivindicado definir um processo
essencialmente biológico?” G3/19 respondeu afirmativamente a questão.[1]
quarta-feira, 8 de julho de 2020
terça-feira, 7 de julho de 2020
Contrafação segundo a OMPI
A OMPI em Identifying Inventions in the
Public Domain A Guide for Inventors and Entrepreneurs publicado em 2020 dedica
um capítulo para especificar os critérios de contrafação.[1] A
análise de contrafação envolve duas etapas. A primeira etapa consiste a na
interpretação do escopo protegido pela reivindicação da patente. A segunda
etapa envolve a comparação da reivindicação já interpretada (construed claim) com
o produto/processo potencialmente infrator de modo a determinar se a reivindicação
pode ser lida / abrange tal produto/processo. A reivindicação independente contém
preâmbulo, elemento de transição e limitações que definem as características
essenciais da reivindicação. Se cada elemento / limitação de uma reivindicação
de uma patente for encontrada no produto/processo acusado de contrafação, então
a reivindicação é dita abranger / poder se r lida no dito produto/processo de
modo que o mesmo infringe a patente. Uma vez que as limitações da reivindicação
limitam e definem seu escopo, esta relação é conhecida como regra de todas as
limitações (all limitations rule) ou regra de todos os elementos (all elements
rule) e pode ser expressa da seguinte forma: “Para um produto potencialmente
infrator ou processo infringir uma reivindicação, tal produto /processo deve
satisfazer cada uma das limitações presentes na reivindicação, e se qualquer
uma destas limitações de uma reivindicação não estiver presente no produto
potencialmente infrator ou processo então não haverá infração da reivindicação.
O termos “limitação da reivindicação” e “elemento da reivindicação” são muitas
vezes usados intercambiavelmente. Nos Estados Unidos o preâmbulo é interpretado
no contexto da reivindicação como um todo e é tratado igualmente como uma
limitação da reivindicação, isso, contudo pode variar em outras legislações. Na
interpretação da reivindicação (claim construction) outras partes dos pedido
como relatório descritivo e desenhos poderão ser usados, assim como comentários
feito pelo titular durante o processamento do pedido, sendo que a fonte
principal de interpretação será em primeiro lugar a interpretação literal da
própria reivindicação.
Considere por exemplo uma patete relativa a um
fertilizante composto de 30-40% de um componente contendo nitrogênio, 30-40% de
um componente contendo f´soforo e 30-40% de um componente contendo potássio.
Durante o exame o escritório de patente rejeitou o pedido com um documento do
estado da técnica de um fertilizante contendo 29% de nitrogênio, 35% de fósforo
e 36% de potássio, uma vez que o percentual de 29% é muito próximo ao de 30% da
reivindicação. O titular em sua resposta alega que a diferença de 1% é
significativa e produz efeito técnico imprevisto de modo que a patente é
inventiva em relação ao documento de 29%. Neste caso no caso de um objeto
potencialmente infrator mostrar os mesmos 29%, as Cortes possivelmente irão
considerar tal produto fora do escopo da patente diante do fato de que a
patente foi concedida com tendo em vista documento do estado da técnica
similar. Na determinação do escopo da reivindicação as Cortes, em algumas
jurisdições podem adotar a doutrina de equivalente de modo a incluir variações
óbvias à matéria reivindicada dentro de seu escopo por exemplo , uma abertura
com zíper poderia ser considerada varação óbvia de uma patente que se refere ao
uso de botões. Uma patente que reivindique fertilizante contendo 30-40% de
componente nitrogenado provavelmente será considerado abrangendo produto cuja
composição inclui 35% de ácido nítrico, uma vez que este é um conhecido
componente nitrogenado usado em fertilizantes e a faixa está dentro do
reivindicado. Considere um segundo exemplo de uma mesa compreendendo uma
superfície plana e quatro pernas ligadas a superfície plana que compreende uma
gaveta conectada a superfície plana. Um objeto acusado de contrafação que
constitua uma mesa de quatro pernas sem gaveta não constitui infração da
patente.
segunda-feira, 6 de julho de 2020
A vigência de vinte anos de uma patente
Nordhaus mostra que existe um valor ótimo [1] para vigência de uma patente
de modo a contrabalançar os objetivos de promover incentivo à inovação e
reduzir as restrições para difusão da tecnologia para empresas concorrentes [2]. Em seu estudo Nordhaus chega a duas conclusões surpreendentes: o
índice de bem-estar é insensível ao período de vigência da patentes a partir
dos 6 anos de vida, independentemente períodos maiores de vigência: Para
Nordhaus 80% dos ganhos sociais de uma patente são alcançados quando sua
vigência é de 6 meses a 2 anos. Domonique Guellec estima que partindo-se de uma
taxa de desconto de 10% anuais, o titular consegue auferir nos primeiros 20
anos de vigência 86% das receitas totais da patente conseguidas caso esta
tivesse uma vigência infinita[3].
O modelo de Nordhaus, contudo, adota um
modelo estático de inovação ao invés de dinâmico [4]. O implica
em ignorar as pressões competitivas dos concorrentes, ou seja, que durante o
tempo de vigência concorrentes são capazes de entrar no mercado com produtos
alternativos, Segundo Manuel Godinho [5]: “Para
Nordhaus apenas em casos onde os ganhos da redução dos custos unitários fossem
obtidos a partir de despesas em P&D diminutas e onde a elasticidade-preço
da procura fosse mais elevada, é que se verificariam perdas de eficiência
substanciais. Nestas circunstâncias justificar-se-ia, de acordo com Nordhaus, a
procura de alternativas ao sistema de patentes”.
Keneth Arrow [6] mostra que a ausência de patentes
comprometeria o benefício privado do inventor pela apropriação de suas
invenções por terceiros (free-riders). O benefício privado do inventor
seria inferior ao benefício social da livre cópia, conduzindo sistematicamente
a um subinvestimento relativamente ao ótimo social, ou seja, poucos teriam
incentivos para investir em inovação e a sociedade tenderia a perder no longo
prazo. No fundo, estamos perante um trade-off entre o estímulo à
inovação e o estímulo à difusão. Para Arrow as forças de mercado são ineficazes
para alocar recursos para inovação por três motivos: 1) a informação é um bem
não rival, ou seja, trata-se de um bem que pode ser consumido por várias
pessoas sem que o titular deixe de usar este mesmo bem, 2) a informação não
pode ser apropriada, 3) a informação possui como característica a incerteza, ou
seja, investir em conhecimento é uma atividade de risco quanto ao retorno dos
investimentos, pois você nunca pode estar certo que sua pesquisa irá convergir
para um resultado bem sucedido.[7]
O “paradoxo da informação de Arrow” surge quando se tenta negociar a
informação: se por um lado o vendedor não pode revelar a informação que desejar
negociar, pois uma vez revelada o possível comprador já a possui, por outro
lado o fato de não revelar esta informação faz com que o comprador não tenha
elementos para avaliar o que está comprando. Um meio de superar este paradoxo é
conceder uma patente ao vendedor de modo a ter o poder de excluir terceiros da
exploração desta informação sem seu consentimento.[8]
Cláudio Barbosa destaca que estas premissas nos conduzem ao paradoxo de
Arrow: “aquele que adquire uma informação
não sabe seu valor até que tenha acesso à mesma e, ao ter acesso, pelas
características da informação, o adquirente passa a ter domínio sobre a mesma,
motivo pelo qual o acesso à informação é restrito, ou controlado
contratualmente, acarretando a impossibilidade da informação ser negociada pelo
seu verdadeiro valor”.[9]
Para Arrow se a informação não fosse uma propriedade, os incentivos para
criá-la seriam inexistentes. Patentes e direitos de autor são, portanto,
inovações sociais projetadas para criar uma escassez artificial e, desta forma,
os incentivos necessários para se adquirir a informação.[10]
Mark Lemley destaca contudo que para Arrow a competição deve ser o ambiente em
que a inovação deva ocorrer e portanto sugere um papel mais limitado da
propriedade intelectual, que deve ser construídas de forma circunscrita a
implementações particulares de uma invenção e não devem conceder a titular o
direito de controlar a competição em um mercado econômico. [11]
Milton Lucídio realizou uma pesquisa de opinião junto a 93 profissionais que atuam na área de propriedade industrial em que pergunta se o prazo de vinte anos de vigência é adequado para todas as áreas tecnológicas. Aproximadamente metade dos entrevistados responderam de forma positiva. Para os que responderam de forma negativa uma segunda pergunta foi formulada em que se questionada qual o prazo que seria adequado. Neste caso 76,2% responderam que o prazo deveria ser menor do que vinte anos. Milton Lucídio conclui: "Apesar de inconclusiva do ponto de vista quantitativo, tendo em vista que praticamente metade dos respondentes ainda entende que o prazo de vigência de patentes de 20 anos é o ideal, a pesquisa foi conclusiva quanto à uma maioria expressiva dentro daqueles que entendem que, não sendo o prazo ideal, deveria ser um prazo menor do que 20 anos (entre 10 e 20 anos) e não maior do que 20 anos".[12]
Uma avaliação do percentual de vigência efetiva média de uma patente poderia corroborar a conclusão da pesquisa na medida em que mostre que a metade dos usuários de fato não utiliza os vinte anos de vigência por achar desnecessário. Dados de 2018 do IP5 mostram que no USPTO, 49 % das patentes concedidas são mantidas com anuidades pagas por vinte anos contados do depósito. Este valor é comparado com 35 % no JPO, 26 % no CNIPA, 21 % na EPO e 14 % no KIPO. Mais de 50% das patentes são mantidas por pelo menos 16 anos no JPO e USPTO, comparado com 14 anos no CNIPA, 13 anos na EPO e 12 anos no KIPO.[13] Esses dados sugerem que no Brasil possivelmente menos da metade das patentes seja mantida pelos vinte anos completos, um índice que deve variar por setor tecnológico em função da importância da patente como proteção de ativos intelectuais. Esta taxa de variabilidade entre setores tecnológicos mostra que mesmo no sistema atual já existiria uma diferenciação, na prática, da vigência de uma patente por setor tecnológico.
[1] BARBOSA, Denis Borges; MAIOR, Rodrigo Souto; RAMOS, Carolina Tinoco, O contributo mínimo em propriedade intelectual: atividade inventiva, originalidade, distinguibilidade e margem mínima. Rio de Janeiro: Lumen, 2010. p. 113.
[2] NORDHAUS, William. The optimal life of a patent. Cowles Foundation discussion paper #241, 1967. http: //cowles.econ.yale.edu/P/cd/d02a/d0241.pdf.; NORDHAUS, W. Invention, growth and welfare: a theoretical treatment of thecnological change, MIT Press, Cambridge, 1969
[3] GUELLEC, Dominique; POTTERIE, Bruno van Pottelsberghe de la. The economics of the european patent system. Great Britain:Oxford University Press, 2007, p.146
[4] DUFFY, John. A minimun optimal patent term . SSRN jan.2003 http: //papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=354282
[5] GODINHO, Manuel. Economia da Inovação Sumário da Lição de Síntese Análise Econômica das Patentes. Lisboa, jan. 2000
[6] ARROW, Keneth. Economic welfare and the allocation of economic resources for invention, NBER, 1962, p. 609-652. http: //www.nber.org/chapters/c2144.pdf
[7] BARBOSA, Cláudio. Propriedade Intelectual: introdução à propriedade intelectual como informação. Rio de Janeiro:Elsevier, 2009, p.82
[8] PARK, Jae Hun. Patents and industry standards. US:Edward Elgar 2010, p. 141
[9] BARBOSA.op.cit,p.205; cf. PARK,Jae Hun. Patents and Industry Standards,Edward Elgar, 2010, p. 141
[10] MAY, Christopher; SELL, Susan. Intellectual Property Rights: a critical history. Lynne Rjenner Publishers: London, 2006, p.22
[11] BURK, Dan L.; LEMLEY, Mark, A. The patent crisis and how the Courts can solve it. The University of Chicago Press, 2009, p.73
[12] LUCIDIO, Milton. REPENSANDO O PRAZO DE VIGÊNCIA DE PATENTES ALÉM DO ADPIC (TRIPS): REFLEXÕES COM DADOS EMPÍRICOS, PIDCC, Aracaju/Se, Ano IX, Volume 01 nº 02, p.132-145 Junho/2020 | www.pidcc.com.br
[13] https://www.fiveipoffices.org/statistics/statisticsreports/2018edition
domingo, 5 de julho de 2020
Emendas no relatório descritivo
Na EPO T1963/17 analise uma relatório
descritivo que não correspondia às reivindicações. O requerente havia
depositado um novo relatório descritivo indicando a técnica anterior, repetindo
o mesmo conteúdo das reivindicações, bem como uma referência à FIG. 1 de modo a
conferir suporte das reivindicações no relatório descritivo. A Câmara observa
que a descrição apresentada não cumpriu a Regra 42 (1) (c) EPC, uma vez que não
mencionou o problema técnico a ser resolvido e sua solução. A recorrente
apresentou um parecer de Rudolf Teschemacher (ex-presidente da Câmara de
Recurso e ex-membro da Grande Câmara), com base no fato de que, se uma
reivindicação revelar um objeto que não é mencionado na descrição, é possível
modificar o relatório descritivo para incluir este objeto com base na regra 139
EPC (Erros linguísticos, erros de transcrição e erros em qualquer documento
arquivado no Instituto Europeu de Patentes podem ser corrigidos mediante
solicitação. No entanto, se o pedido de tal correção se referir à relatório
descritivo, reivindicações ou desenhos, a correção deve ser óbvia no sentido de
que é imediatamente evidente que nada teria sido planejado além do que é
oferecido como correção) e a regra 56 EPC (Se o exame formal nos termos do
artigo 90, parágrafo 1, revelar que partes do relatório descritivo ou desenhos
mencionados no relatório descritivo ou nas reivindicações parecem estar
ausentes, a EPO convidará o requerente a apresentar as partes ausentes no prazo
de dois meses). No que diz respeito ao artigo 139 da CEP, a Câmara recorda as
decisões G2 / 95 e J16 / 13 sobre a substituição de documentos apresentados ou
a descrição. Dadas as infinitas possibilidades de correção, a maneira pela qual
o relatório descritivo deve ser escrito não pode ser imediatamente evidente
para os especialistas na técnica. No presente caso, nem sequer é óbvio para os
especialistas na matéria que invenção é aquela que o requerente pretendia
prosseguir. A Regra 56 EPC também não se aplica, pois uma nova descrição
completa não corresponde a uma "peça que falta". De acordo com J27 /
10, a Regra 56 EPC não permite modificação, substituição ou exclusão de partes
da descrição já arquivada. A Câmara rejeita, portanto, o pedido de substituição
da descrição.[1] No INPI a Resolução
124/2013 item 3.96 estabelece que Quando determinada matéria objeto da proteção
é claramente revelada em uma reivindicação do pedido tal como depositado, mas
não é mencionada em qualquer parte do relatório descritivo, é permitido incluir
no relatório descritivo tal matéria, desde que o conteúdo da mesma atenda ao
artigo 24 da LPI.
Argumentação na fase recursal
Na EPO em T2884/18 a Câmara considerou que as razões
apresentadas na recurso não foram considerados suficientes para reverter a
decisão de primeira instância. O Oponente argumentou que a argumentação de
apelação deveria ser lido à luz do que já havia dito pelo oponente no processo
em primeira instância. A Câmara lembra que o procedimento de apelação não é uma
simples continuação do procedimento de oposição, mas um procedimento por si só
e que, de acordo com o artigo 12 (3) RPCR 2020 (Regulamento de Apelação da
Câmara de Recursos da EPO) que trata dos fundamentos do pedido de recurso, o pedido
deve conter todos os meios invocado por uma parte no contexto da ação, deve,
portanto, apresentar de forma clara e concisa as razões pelas quais é
solicitado que anule, modifique ou confirme a decisão impugnada e exprima
expressamente e precisamente todas as pedidos, fatos, objeções, argumentos e
evidências invocados.[1]
Testemunho Oral em G1/19
Sobre a análise de
patenteabilidade de simulação usadas em computador um procedimento de testemunhos
orais previsto para 15 de julho de 2020 deve subsidiar a decisão do Enlarged
Boards of Appeal em G1/19. O tribunal deve decidir sobre três questões: 1) na
avaliação de atividade inventiva pode uma simulação em computador de um sistema
ou processo técnico ser considerado como a solução de um problema técnico pela
produção de um efeito técnico que vai além da simples implementação da
simulação em computador se a simulação de computador for reivindicada como tal
? 2) Se a primeira pergunt for respondida de forma positiva, quais são os
critérios relevantes para se avaliar que uma simulação implementada pro
programa de computador como tal resolve um problema técnico ? Em particular, é
condição suficiente que a simulação esteja baseada, pelo menos em parte, em
princípios técnicos subentendidos no processo ou sistema simulados ? 3) Quais
as respostas para a primeira e segunda questão se a simulação implementada por
computador é reivindicada como um parte de processo de projeto, em particular para
a verificação de um projeto ? [1]
quinta-feira, 2 de julho de 2020
Regeneron e suficiência descritiva
A patente da
Regeneron EP1360287 trata de método de produção de rato transgênico possuindo
genes de anticorpos humanos. O pedido divisional EP2264163 refere-se ao rato
propriamente dito. O rato transgênico Veloclmmune produz anticorpos tendo uma
região variável humana e uma região constante do rato que responde de forma
natural a uma ameaça antigênica e assim espelha a reação imune normal. Isto
facilita a produção de um espectro diverso de anticorpos contra o mesmo alvo
dentro de um simples rato. As patentes da Regeneron tratam de um método para
modificação genética de regiões variáveis de anticorpos de uma célula de rato
pela sua substituição de genes variáveis de anticorpos de rato com os
equivalentes genes humanos. Em 2007 a Regeneron fez um acordo de licenciamento
não exclusivo com AstraZeneca para uso da tecnologia. Na Inglaterra a Regeneron
acionou judicialmente a Kymab e a Novo por contrafação, que em sua defesa
alegaram que a patente não tinha suficiência descritiva e não tinha novidade e
atividade inventiva. O Tribunal rejeitou as alegações de falta de novidade e
atividade inventiva mas concordou com a insuficiência descritiva. O método
reivindica a substituição in situ dos segmentos de gene V, D e J de um local
endógeno com os segmentos de genes humanos ortólogos V, D e J. O juiz
considerou que se tratava do apagamento de sequências de genes do rato de pelo
menos um segmento V e todos os segmentos D e J (>100kb) e a inserção de
regiões humanas equivalente (>75kb). A inserção e apagamento de grandes
pedaços de DNA não era possível na época da invenção e desta forma, o juiz concluiu
que o método e o rato são descritos de forma insuficientes. No recurso a
Regeneron não questionou que de fato na época da invenção o técnico no assunto
não teria sido capaz de apagar 100kb e inserir 75kb de DNA, Ao invés disso,
alegou que o técnico no assunto teria feito ajustes no método de modo a reduzir
o tamanho das inserções para um valor manipulável e removendo regiões
intergênicas consideradas desnecessárias, o "minigene". A Kymab
alegou que este argumento do dito minigene não foi colocado previamente e que
agora seria tarde para argumentar com base neste argumento novo.
A Corte de Recursos
concordou com a Regeneron uma vez que as reivindicações não especificam que
seria necessário inserir o locus humano completo ou apagar o locus do rato
completo, e que deste forma minigenes poderiam ter sido usados para implementar
a invenção, A Corte de Recursos considerou que o argumento do minigene contendo
apenas 20kb de comprimento apenas contendo um subconjunto de segmentos de gene
faz parte do conhecimento geral comum na data de prioridade e que o técnico no
assunto teria considerado isso em esforço indevido para implementar a invenção.
A Corte de Recursos observou que o técnico no assunto para implementar a
invenção não está preso ao que o pedido de patente descreve, mas que pode usar
o conhecimento geral comum para fazer modificações consideradas óbvias, no caso
seria óbvia encurtar os segmentos de genes: "a patente não deixa de ser
suficiente simplesmente porque o relatório descritivo da patente promete
muito". O Corte de Recursos considerou que, se a invenção patenteada se
relacionasse com um princípio geral de utilidade em uma variedade de tipos de
produtos em potencial, não é necessário que a patente permita a produção de
todos esses tipos de produtos. Se o titular da patente estivesse limitado ao
monopólio apenas dos produtos que poderiam ser fabricados imediatamente, isso
privaria o titular da patente de qualquer recompensa pela aplicabilidade mais
ampla de sua invenção. Os tipos de camundongos que agora representam a
modalidade comercial mais valiosa da invenção não poderiam ter sido feitos na
data de prioridade e exigiam que outras invenções fossem realizadas, e é justo
que o titular tenha essa patente mais ampla.
A Suprema Corte da
Inglaterra em Regeneron Pharmaceuticals v. Kymab em decisão de 2020 ([2020]
UKSC 27)[1] de
quatro contra um, contudo, reverteu a decisão da Corte de recursos e considerou
a patente inválida por insuficiência descritiva pois uma patente deve permitir
que substancialmente todos os produtos dentro do escopo de uma reivindicação na
data de prioridade atendam ao critério de suficiência descritiva á époda da
data de prioridade. O juiz considerou que "atenuar esse requisito inclina o cuidadoso equilíbrio estabelecido com
isso a favor dos patenteadores e contra o público de uma maneira que não está
garantida pelo EPC, e que excederia por uma ampla margem o escopo para o
desenvolvimento da lei através da tomada de decisões judiciais em um
determinado Estado da Convenção ". [2]
No Brasil a
PI0115096 foi concedida em 2016 para método para modificar geneticamente um
gene endógeno ou local cromossômico em células eucarióticas não humanas e em
células tronco embriônicas de camundongos.[3]
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