Na Inglaterra o julgamento
do caso Aerotel v. Telco Holdings em 2006 que discutia a patenteabilidade de
GB2171877 concedida à Aerotel, e o caso de Neal Macrossan
referente a patente GB2388937 e recusado pelo UKPTO estabeleceram normas para
exame do escritório de patentes publicadas em novembro de 2006 pelo UKPTO. A
patente GB2171877 foi depositada pelo israelense Zvi Kamil e trata de sistema
para realização de chamadas telefônicas baseado em créditos do usuário
gerenciados pela central telefônica. A Corte entendeu que não se trata de
método financeiro, considerando a patente matéria técnica e portanto não objeto
de exclusão.
A patente de Macrossan
envolve um sistema automático de aquisição de documentos eletrônicos baseados
em respostas fornecidas pelo usuário. O UKPTO rejeitou o pedido por ser um
método de fazer negócios e por se constituir um programa de computador em si. O
Tribunal Inglês da Royal Courts of Justice em outubro de 2006 entendeu que de
fato não se tratava de método de fazer negócios, mas manteve a rejeição por ser
um programa de computador em si. O pedido equivalente na EPO (EP1346304) não
teve busca realizada por ter sido considerado matéria não técnica, em novembro
de 2006, já portanto sob influência da decisão da corte inglesa.
Em seu argumento o
Tribunal inglês embora reconheça que uma harmonização de critérios seja
desejável, prefere não seguir a diretriz da EPO que considera contraditória. No
caso VICOM a EPO adotou o chamado “technical
contribution approach” na qual verifica-se se a reivindicação descreve uma
contribuição técnica ao estado da técnica. O caso VICOM tratava do processamento de
imagem com intuito de acelerar o tempo de análise e, embora descrito como um
hardware, constituía essencialmente a aplicação de um método matemático. O
problema desta análise é envolver a necessidade do conhecimento do estado da
técnica para saber se a matéria em análise pode ser considerada invenção.
Considere por exemplo que uma reivindicação descreva A caracterizado por B e C,
em que A e B são características técnicas e C não é uma característica técnica.
Pelo contribution approach a
reivindicação é tida como técnica porque a contribuição reside em B e C onde B é
técnico. Neste caso B foi considerado uma característica técnica que permitiu
concluir que a reivindicação define uma invenção. Considere que o estado da
técnica tenha revelado B conhecido, assim a contribuição estaria apenas em C, e
desta vez, pelo contribution approach
a mesma reivindicação A, B, C não define uma invenção. Um mesmo objeto que ora
é considerado invenção, ora não é considerado invenção, dependendo do estado da
técnica, contraria a intenção de se chegar a uma conclusão que seja
independente do estado da técnica, analisando as características intrínsecas do
objeto em si. Para os que defendem a tese da independência da análise, não é
preciso se conhecer o estado da técnica, por exemplo, para se saber o que
constitui um método financeiro ou um método matemático.
Pelo "contributionapproach", caso tal contribuição
não seja considerada matéria técnica, então a reivindicação como um todo é
rejeitada por contrariar o disposto no artigo 52 da EPC. No caso dos fundos de
pensão, por outro lado, foi adotado o “any
hardware approach”, ou seja, uma reivindicação de aparelho, sendo concreta,
não incide no artigo 52. No caso dos fundos de pensão, apenas quanto as
reivindicações de método adota-se o “technical
contribution approach”.
Na avaliação da Corte
inglesa um livro contendo uma estória infantil, mesmo sendo algo concreto,
constitui matéria excluída de invenção, divergindo do “any hardware approach” adotado pelas mais recentes decisões da EPO.
Segundo tais critérios do UKPTO, identificada a contribuição real da invenção,
se tal contribuição reside em um elemento excluído de patenteabilidade
(programa de computador em si ou método de fazer negócios, por exemplo), então
neste caso a invenção se enquadra como programa de computador em si e como tal
é excluída da previsão patentária.
A diretriz expressa
pela Corte inglesa sofreu críticas da EPO, que ao contrário considera que a
mistura de elementos técnicos e não técnicos já elimina a possibilidade da
invenção como um todo incidir no artigo 52 da EPC. Na EPO, caso verificado que
a atividade inventiva, ou seja, a contribuição da invenção ao estado da técnica
está em matéria considerada não técnica (programa de computador em si ou
referente a método financeiro, por exemplo) então a patente é rejeitada por
falta de atividade inventiva. Para a EPO a determinação se a matéria é uma
invenção não pode depender dos resultados da busca, logo não pode se basear em
qualquer seja a contribuição da invenção ao estado da técnica. O enquadramento
de uma matéria como invenção, assim como os critério de novidade, atividade
inventiva e aplicação industrial são todos critérios independentes, ou seja,
seu julgamento não deve depender dos demais critérios (T154/04). A novidade, em
particular, não é um requisito de uma invenção conforme o Artigo 52(1): “Patentes europeias devem ser concedidas para
qualquer invenção que seja suscetível de aplicação industrial, que sejam novas
e que envolvam atividade inventiva” versão da EPC1973, ou seja, por este
texto uma invenção pode não ser patenteável por falta de novidade, de forma que
o enquadramento de uma matéria como invenção não depende da presença de novidade
ou atividade inventiva, independe portanto de qualquer busca por anterioridade
ou de onde se encontra a contribuição da invenção ao estado da técnica.
Na decisão T154/04 de
novembro de 2006 o Boards of Appeal
da EPO faz uma crítica direta as conclusões da corte inglesa em Aerotel/Macrossan
como não consistentes com a EPC: “qualquer
referência ao estado da técnica para avaliação do artigo 52(2) e (3) conduzirá
a dificuldades insuperáveis .... é simplesmente inconcebível que os Estados
contratantes se esqueçam deste importante ponto. Assim, existem razões
convincentes de porque a contribuição de um efeito técnico deva ser abandonado,
algo que o Boards of Appeal já fez dez anos atrás”.
No caso Macrossan a
Corte apresentou um método para avaliação de patenteabilidade dividido em quatro
etapas: 1) construa a reivindicação de forma apropriada, 2) identifique qual a
contribuição ao estado da técnica , 3) analise se tal contribuição reside
unicamente em matéria excluída de proteção por patentes (por ex. no programa de
computador), 4) verifique se de fato, a real contribuição ou a alegada
contribuição é de fato técnica em sua natureza. Portanto a contribuição deve
residir em um aspecto tecnológico. A EPO tende a ser menos rigorosa na
aplicação do artigo 52(2) e (3), ao passo que mais exigente na aplicação do
conceito de atividade inventiva, ou seja, na prática apenas as razões de
indeferimento parecem ter mudado.
O critério do UKPO de
“contribution approach” é sujeito a
críticas pela EPO por exigir a busca de anterioridades para se definir se uma
matéria é ou não enquadrada como invenção. Considere, por exemplo, um método
financeiro implementado por computador. O primeiro documento de anterioridade
D1 revela exatamente o mesmo método financeiro (sem uso de computador). O
segundo documento de anterioridade D2 revela um outro método financeiro
implementado por computador. Em relação a D1 o pedido tem como contribuição o
uso de computador, matéria técnica e portanto considerada invenção. Em relação
a D2 o pedido tem como contribuição o método de negócio, matéria não técnica e
portanto não considerada invenção. Conclusão: dependendo do documento utilizado
como anterioridade o pedido poderá ser enquadrado no artigo 52 ou não.
Em decisão Symbian v. Comptroller General of Patents,
de outubro de 2008 da High Court of
Justice of England and wales (EWHC)
inglês aprovou patente para método implementado por software que trata da
indexação de funções de biblioteca (DLLs) que torna telefones móveis e
computadores mais rápidos e estáveis, desenvolvido pela empresa inglesa
Symbian, associada na Nokia. A decisão abranda os critérios até então rígidos
para patenteabilidade de invenções implementadas por programas de computador na
Inglaterra. O escritório britânico de patentes inicialmente alegou que aplicou
o teste de quatro etapas previstos em Aerotel/Macrossan e que no caso a
contribuição proporcionada pela reivindicação tratava tão somente de um
programa de computador e portanto deveria ser rejeitada a patente. O juiz
critica a posição do UKIPO que aparentemente reverteu sua posição para a
prática antiga de rejeitar da patenteabilidade todas as reivindicações de
programa de computador: “Eu não detecto
nada no argumento da Corte de Recursos que sugira que todos os programas de
computador devam ser necessariamente excluídos”. No
caso Symbian a Corte entendeu que a contribuição técnica residia na interface
entre o programa EXE e o acesso DLL, permitindo maior confiabilidade do
dispositivo eletrônico em acessar funções da DLL independente de adições ou
atualizações na biblioteca, o que conferira um caréter técnico à invenção.
Na área de métodos de
fazer negócios, a decisão Ingenico v.
Pendawell de novembro de 2007 trata da patente GB2360867 que se refere a
uma máquina de pagamento portátil automático de contas por cartão de crédito
que inclui uma nova etapa em protocolo APACS40 conhecido, e que permite a
inclusão de uma etapa de pré-autorização que permite o pagamento de gorjetas ao
garçom do restaurante de forma segura e rápida.
As diferenças em relação ao estado da técnica incluem o processamento de
autorização e captura remota de dados simultaneamente. Tais mudanças são
alcançadas modificando-se o modelo de negócios, isto é, mudando a seqüência de
etapas da operação financeira na qual os terminais são utilizados, e portanto
incide na matéria excluída como invenção.
Se por um lado o
critério inglês de análise de patentes tende a ser um pouco mais restritivo,
paralelamente o critério de avaliação de direito autoral tende a ser mais
liberal no sentido de se abarcar um maior número de matérias passíveis de proteção, o que mostra uma certa compensação. Segundo Manuel Joaquim dos Santos
analisando a evolução jurisprudencial na Inglaterra conclui que as cortes
inglesas em casos de infração de direito autoral tendem a examinar a obra como
um todo, contra a tradição norte-americana de dissecá-la. Casos como Richardson
(1993) e Ibcos v. Barclays (1994) mostram-se favoráveis a proteção de elementos
não literais do programa tais como a estrutura do programa (program structure) pelo direito autoral.
Para Philip Leith
professor de Direito da Queen’s
University na Irlanda o argumento do Boards
of Appeal de exigir um caráter técnico das invenções implementadas por
programa de computador constitui uma solução de engenheiros para contornar o
problema legal do Artigo 52 da EPC, uma vez que a maior parte do corpo de
juízes é formada por ex examinadores na área de engenharia. Na perspectiva do
autor, grande parte da imprecisão deste critério surge em sua origem uma vez
que se trata de uma tentativa de enquadrar o software como um artefato de engenharia, como algo que proporciona
a mudança de algum estado físico da matéria, ao invés de tratá-lo como uma nova
tecnologia, ou seja, trata-se de um objeto visto sob a óptica de engenheiros ao
invés da óptica de um programador, que entende o software como o processamento
de informação em máquinas virtuais. Desta forma, o software as such, segundo Philip Leith, deveria
ser protegido por patentes. Face a maleabilidade do software seria quase impossível impedir que tais invenções pudessem
se disfarçar de implementações por máquinas, de modo a atingir aos critérios de
uma patente convencional.
A questão sobre a
interpretação da EPO quanto a patenteabilidade de invenções relacionadas a
programas de computador foi levada pelo presidente da EPO em 2009 ao Enlarged Boards of Appeal para decisão.
Philip Leith observa no passado, que mesmo diante de decisões controversas do Boards of Appeal o recurso ao Enlarged Boards of Appeal foi adiado
como na decisão T603/89. Ainda que acionado, o autor destaca que na maioria das
vezes o Enlarged Boards of Appeal,
composto por membros oriundos do Boards
of Appeal, trata de questões relativos a procedimentos administrativos e
raramente a questões de substância, à exceção de G5/83 sobre segundo uso
médico, G1/98 plantas transgênicas e G2/88 relativo aditivos para redução de
fricção.
A decisão G 03/08,
responde as questões objetivas sobre a patenteabilidade de software e confirma
a orientação do Boards of Appeal em
suas últimas decisões. A decisão busca encerrar as divergências sobre o tema,
além das divergências doutrinárias com a Inglaterra, afetando a abordagem
conhecida como “contribution approach” e é anunciada num momento em que a
decisão do final do caso Bilski na Suprema Corte dos Estados Unidos ainda não
havia sido divulgada. Segundo amicus
brief de UK Chartered Institute of Patent Attorneys
no caso G 3/08 a decisão do caso Bilski na US Court of Appeals em 2008
significou um grande retração em relação à decisão do caso State Street Bank da
mesma Corte o que colocou a legislação norte americana em um estado de grande
incerteza.
O Case Law de 2010
destaca que a posição atual de considerar a análise de patenteabilidade
independente das buscas, ou seja, o “any
hardware approach” encontra apoio em decisões do judiciário nacional de
países como Alemanha German Federal Court of Justice (Supreme Court) in
decision X ZB 20/03 - Elektronischer Zahlungsverkehr [Electronic banking] e
Inglaterra in re Genentech Inc.'s Patent [1989] R.P.C. 147, pages 262 f. A
decisão G 3/08 destaca esta convergência nas Supremas Cortes da França (the
Paris Tribunal de grande instance on case 2001/11641, PIBD No. 867 III p. 59),
Inglaterra (EWCA de 8 outubro de 2008, Civ 1066 - Symbian Limited) e Alemanha
(Germany's Federal Court of Justice de 20 janeiro de 2009 em GRUR 2009, 479 –
Steuerungseinrichtung für Untersuchungsmodalitäten X
ZB 22/07 que rejeitou a kerntheorie a tentativa de se encontrar um núcleo onde
se encontraria a invenção pleiteada) e Estados Unidos (US Court of Appeal for
the Federal Circuit of 10 October 2008, 2007 - 1130 in re Bilski).
Em 2010 Anna Feros,
escreveu artigo antes da decisão G3/08, em que compara os critérios
estabelecidos na EPO (confirmados em G3/08) com os critérios das Cortes
inglesas estabelecidos no caso Aerotel e conclui que qualquer tentativa de
reconciliar todas estas decisões é uma tarefa que é improvável de ser concluída
com êxito. No caso
Vicom de 1986 o Boards of Appeal delimitou o contribution approach como
estratégia de análise: “uma invenção que
seria patenteável com critérios convencionais de patenteabilidade não deve ser
excluída de patenteabilidade pelo mero fato de que para sua implementação
utilize meios modernos na forma de programa de computador. Decisivo é qual a
contribuição técnica da invenção tal como definida na reivindicação quando
considerada como um todo proporciona ao estado da técnica” (T208/84). Anna
Feros destaca que ao se referir à contribuição técnica o Boards of Appeal não
necessariamente está se referindo ao estado da técnica mas aos efeitos técnicos
da invenção, de qualquer forma a análise a ser forma é de conteúdo do que
propriamente de forma da reivindicação. O contribution approach foi confirmado
em T22/85, casos em que o Artigo 52 da EPC não fazia uma referência direta ao
aspecto técnico da invenção. Com a revisão da EPC2000 em vigor em 2007 o Artigo
52 expressamente determinada que devam se conceder patentes em todos os campos
tecnológicos. No caso dos fundos de pensão a Corte provoca uma radical mudança
para o any hardware approach na
análise de reivindicações de aparelho, pelo qual um computador programado para
realizar um método não patenteado, não é mais enquadrado dentro das exclusões
do Artigo 52(2) da EPC, deslocando a questão para a análise de atividade
inventiva. No caso Hitachi (T258/03) o critério de any hardware approach é
estendido para as reivindicações de método. No caso Microsoft T424/03 a
fronteira é alargada ainda mais quando a Corte confirma o any hardware approach e entende que na análise de atividade
inventiva, as características não técnicas, antes excluídas da análise, devem
ser consideradas uma vez que a invenção deva ser analisada como um todo, o que
segundo Anna Feros abriu a possibilidade da patenteabilidade de software na
Europa.
A Inglaterra
alinhou-se com o contribution approach e assim não considerou como invenção um
método computadorizado para negociação de títulos (Merril Lynch’s Application),
uma ROM contendo gravada um algoritmo para cálculo de raiz quadrada (Gale’s
application) e um sistema computadorizado de modelagem de estruturas
cristalinas sintéticas (Fujitsu’s application). Na patente em Fujitsu a
modelagem previa a combinação de duas estruturas conhecidas de modo a mostrar em
um monitor o porduto combinado hipotético.
Philip Grubb observa que a Corte ao discutir onde estaria a contribuição
técnica da patente e o enquandramento da matéria como não invenção pelo Patent
Act 1(2) implica em saber contribuição em relação ao que ? obviamente em
rellação ao estado da técnica ou seja, a análise de enquadramento de emuma das
exceções de patenteabilidade por não ser considerada invenção, constitui de
fato uma análise de atividade inventiva, que em tese somente poderia ser
realizada se superada esta primeira questão, ou seja o enqudramento no Artigo
1(2).
Em Merril Lynch a Corte concluiu que “o
fato de um método de fazer negócios possa ser considerado um aperfeiçoamento de
métodos financeiros anteriores não parece ser relevante. A proibição é
genérica, considerações qualitativas não entram na análise. A legislação não
faz qualquer distinção entre os modos em que métodos financeiros são
realizados. Se ao final o que é produzido é ele mesmo um item excluído a
matéria não pode seguir adiante em sua análise. A reivinidcação 1 é dirigida a
um sistema de processamento de dados para realização de uma transação de
comércio. Isto é simplesmente um método de fazer negócios”.
O caso Aerotel foi uma
tentativa de reconciliar o critério inglês com o adotado na EPO. A Corte
decidiu não seguir o any hardware approach por considerá-lo intelectualmente
desonesto. O Boards of Appeal respondeu que o critério adotado no caso Aerotel
não é consistente com uma interpretação de boa fé da EPC. Em 2007 Cappellini v.
Comptroller (EWHC 476) aplicou os critérios de Aerotel para rejeitar como
invenção um sistema computadorizado para distribuição de pacotes.
Após G3/08, como
resultado da decisão da High Court em Halliburton
v Comptroller of Patents [2011] EWHC
2508 o escritório de patentes britânico publicou orientação aos examinadores de
que “uma invenção implementada por
computador não seja considerada excluída de patenteabilidade como um ato mental”.
A lei britânica não considera como invenções programas de computador e métodos
para execução de atos mentais, se considerados per se. Na decisão no caso
Halliburton a Corte Suprema da Inglaterra confirma que uma invenção implementada
por software pode ser patenteada: “um
computador programado para executar uma tarefa que represente uma contribuição
à arte, que seja técnico em sua natureza, é uma invenção patenteável e pode ser
reivindicada como tal”. O
pedido de patente em discussão se referia ao projeto de brocas e foi rejeitado
pelo UKPTO por ser um ato mental, uma vez que os cálculo, ainda que realizados
por computador, poderiam em tese ser realizados mentalmente. Para o juiz o
decisivo para a questão não foi o fato de os cálculos serem possíveis de ser
realizados mentalmente mas o que de fato o computador realiza. Se esta tarefa é
excluída de patenteabilidade, por exemplo, trata-se de um método financeiro,
então não será objeto de patente.
A decisão em HTC v
Apple [2013] discutiu a patenteabilidade de um método de interface de usuário
em tablet e celulares multitoque. A alegada contribuição técnica residia na
interação do sistema operacional com uma camada de aplicação do software, que
proporciona uma melhor interface gráfica tornando mais fácil o usuário inserir
dados no computador. Em Lantana Ltd. v. UK Comptroller General of Patents
de junho de 2013 a Corte reafirma os critérios de concessão de patentes
implementadas por software. Seguindo HTC v Apple [2013] e
Aerotel Ltd v Telco Holdings Ltd a
Corte refere-se as quatro etapas pevistas no caso Aerotel. A patente GB1014714
refere-se a método, sistema e programa de computador para recuperação de
arquivos em que um computador acessa dados de outro computador através da internet
e que inclui o envio de um email com instruções de comando de computador que
são identificadas e executados no computador receptor que, por sua vez,
responde com outro email contendo o resultado da execução de tais comandos. O
pedido de patente foi indeferido pelo escritório de patentes inglês por ser um
programa de computador em si uma vez que foi encontrada anterioridade que
igualmente envia comandos por emails a um computador remoto. A Corte conclui
que o uso particular de sistemas de email, em uma época em que os sistemas de
email já eram conhecidos, não configura qualquer contribuição tecnológica.
A Corte entende que o
exame de patenteabilidade não possa depender do exame de novidade ou atividade
inventiva: “não vejo sentido em discutir
a contribuição de uma reivindicação que não possui novidade. O mesmo se aplica
se a reivindicação é óbvia, novamente neste caso é difícil de imaginar que tipo
de contribuição possa existir. Contudo, o fato da reivindicação ser nova e
inventiva não é determinante se ela satisfaz o Artigo 52 da EPC. Ser novo e
inventivo não é o que faz a contribuição residir numa área excluída de
patenteabilidade nem tampouco o que produz um efeito ou contribuição técnica”.
Aplicando-se as quatro
etapas previstas no caso Aerotel a Corte entendeu que a transferência de dados
em uma rede não está na lista de exclusões; a extração de dados de uma base de
dados constitui um processo técnico assim como a transferência de dados entre
computadores. A Corte, contudo, entendeu que a contribuição do pedido não
possui natureza técnica. Os computadores propriamente ditos não operam de forma
mais eficiente. Em segundo lugar o pedido se propõe a resolver um problema na
comunicação de dados entre dois computadores continuamente conectados, no entanto,
propõe como solução uma troca de mensagens por email claramente caracterizando
uma conexão descontínua, ou seja, não se conseguiu a solução do problema
existente em conexões contínuas, mas ao invés, contornou-se este problema. Não
se observa portato que a contribuição da solução proposta seja um efeito
técnico considerado relevante, tampouco foi identificado um efeito técnico
externo a estes dois computadores.
