Na EPO em T116/18 discutiu-se a
questão da apresentação de documentação posterior para comprovação da plausabilidade
de um efeito técnico crucial para caracterização de atividade inventiva. O EPO
usa a abordagem “problema / solução” para avaliar a atividade inventiva. Esta
abordagem envolve determinar o efeito técnico que a invenção contribui sobre a
técnica anterior mais próxima. Tornou-se prática comum antes do EPO verificar
se o efeito técnico de uma invenção é “plausível” de um pedido de patente ou
patente e, portanto, se é permitido apresentar dados publicados após a data de
prioridade para confirmar o efeito técnico. Isso geralmente é crítico para
saber se o assunto é considerado inventivo ou não. A patente se refere a
combinações de dois inseticidas conhecidos, e o titular da patente reivindicou
uma sinergia levando a uma melhoria inesperada nas propriedades inseticidas. Testes
(D21) foram fornecidos para comprovar essa sinergia com a traça do arroz. De
acordo com a Câmara, existem três linhas principais de jurisprudência sobre o
tema da consideração de provas publicadas posteriormente. De acordo com uma
primeira linha, a consideração de evidências subsequentes pressupõe que um
especialista na técnica tenha razões para considerar que o efeito foi
alcançado, com base na patente ou no seu conhecimento geral na data do depósito
(plausibilidade ab initio), por exemplo, por meio de explicações científicas ou
dados experimentais (T1329/04, T609/02, T488/16). O problema com essa abordagem
é que ela pode impedir o depositante da patente de apresentar um efeito técnico
novo diante de documentos apresentados pela divisão de exame em sua busca dos
quais o depositante não tinha conhecimento. Também vai contra a jurisprudência
que há décadas permite a reformulação de problemas técnicos (no depósito ele tinha
apresentado um dado problema técnico, mas a divisão de exame encontrou
documentos que fizeram reformular o problema técnico e, portanto, surgiram novos
efeitos técnicos para os quais o depositante não tinha imaginado), uma vez que
o novo problema permanece no espírito da invenção originalmente divulgada (ver
por exemplo T1422/12). Segundo uma segunda linha, as provas subsequentes só
podem ser excluídas se o especialista na técnica tiver motivos legítimos para
duvidar da realidade do efeito (não plausibilidade ab initio) (T919/15, T578/06,
T2015/20). Uma terceira linha parece rejeitar o conceito de plausibilidade, ou
seja, toda nova prova para novo efeito é aceita independente de ser plausível a
partir do pedido depositado, uma vez que, desconsiderar as evidências
subsequentes seria incompatível com a abordagem problema-solução, que às vezes
requer reformulação do problema técnico à luz de documentos não citados na
patente (T2371 / 13). O perigo associado a esta abordagem é o aumento de
patentes especulativas, para as quais, por exemplo, a utilidade dos compostos
reivindicados pode ser descoberta mais tarde. Além disso, o princípio da livre
avaliação de provas (G1/12, pt 31) é compatível com o desconhecimento de provas
que uma Câmara considera convincentes e decisivas ?[1]
Diante das posições conflitantes
de decisões anteriores da Cãmara de Recursos sobre o tema T116/18 abriu um
questionamento ao Enlarged Boards of Appeal sobre o tema. Se para o
reconhecimento da atividade inventiva o titular da patente se basear em um
efeito técnico e tiver apresentado evidências, tais como dados experimentais,
para comprovar tal efeito, essas evidências não tendo sido públicas antes da
data do depósito da patente e tendo sido depositadas após essa data (evidência
pós-publicada): Questão 1. Temos nesse caso uma exceção ao princípio da livre
avaliação de evidências (ver, por exemplo, G 3/97, Razões 5, e G 1/12, Razões
31) for aceita, a evidência pós-publicada deve ser desconsiderada com base em
que a prova do efeito repousa exclusivamente na evidência pós-publicada ?
Questão 2 Se a resposta for sim (as evidências pós-publicadas devem ser desconsideradas
se a prova do efeito repousar exclusivamente sobre essas evidências), as
evidências pós-publicadas podem ser levadas em consideração se, com base nas
informações do pedido de patente ou do conhecimento geral comum, o especialista
na data do depósito do pedido de patente em ação teria considerado o efeito
plausível (plausibilidade ab initio) ? Questão 3. Se a resposta à primeira
pergunta for sim (as evidências pós-publicadas devem ser desconsideradas se a
prova do efeito repousar exclusivamente sobre essas evidências), as evidências
pós-publicadas podem ser levadas em consideração se, com base nas informações
em do pedido de patente em processo ou do conhecimento geral comum, o
especialista na data do depósito do pedido de patente em processo não teria
visto nenhuma razão para considerar o efeito implausível (não plausibilidade ab
initio)?
Outro ponto
relacionado a essas questões é se a questão da plausibilidade deve ser
considerada em relação à atividade inventiva ou suficiência descritiva. Se um
documento posterior for aceito para confirmar um efeito técnico e assim a
atividade inventiva, este mesmo documento posterior pode ser acrescentado ao
pedido para que este atenda ao critério de suficiência descritiva sem que isso
configure acréscimo de matéria ? Se o efeito técnico não for definido na
reivindicação (como no caso em questão, onde o efeito sinérgico não é referido
na reivindicação), o EPO atualmente considera "plausibilidade" sob o
título de atividade inventiva, enquanto que se o efeito técnico é definido na
reivindicação, é considerado como “suficiência”. No entanto, os tribunais do
Reino Unido geralmente consideram “plausibilidade” em relação à suficiência, o
que pode ser mais apropriado tendo em vista as dificuldades acima mencionadas
em alinhar o requisito de “plausibilidade” com a abordagem “problema /
solução”. No entanto, este ponto não é diretamente abordado pelas questões
submetidas e, portanto, é bem possível que a EBA se concentre na questão da
plausibilidade apenas sob a forma de atividade inventiva.[2]
