A Suprema Corte da Inglaterra em decisão de julho de 2017 (Eli
Lilly v Actavis UK [2017] UKSC 48) abalou a jurisprudência britânica no que diz
respeito à contrafação direta por equivalência. As Cortes da Inglaterra,
França, Itália e Espanha haviam concluído pela não contrafação da patente
EP1313508 de titularidade da Eli Lilly, no entanto a Suprema Corte entendeu que
havia contrafação por equivalência e sugere uma modificação do teste aplicado
em Improver v Remington [1990] FSR 181: i) a variante chega substancialmente ao
mesmo resultado substancialmente da mesma forma ? ii) seria evidente ao técnico
no assunto tendo lido a patente na data de prioridade sabendo que a variante
chegaria ao mesmo resultado substancialmente da mesma maneira ? iii) um tal
leitor da patente teria, contudo, concluído que o requisito essencial para
patenteabillidade da invenção seria o cumprimento estrito do conteúdo literal
das reivindicações ? Se a resposta a esta pergunta for “sim” então a variante
está fora do escopo da reivindicação e não há contrafação. Tais questões devem
ser respondidas independente do processamento que o pedido tenha tido junto à
EPO pois os juízes não devem se referir ao histórico do pedido exceto i) se o
exame do processo permitir de maneira não ambígua esclarecer um ponto
totalmente obscuro quando limitado à leitura da patente, ii) se ao ignorar o
processo de tramitação do pedido junto à EPO isto se mostrasse contrário ao
interesse público, por exemplo, quando o titular da patente indicou claramente
que uma determinada variante não estava coberta pela patente. As três questões
foram reformuladas pela Suprema Corte: (i) apesar de não estar dentro do
sentido literal da reivindicação, a variante atinge substancialmente o mesmo
resultado substancialmente da mesma forma que a invenção, isto é, o conceito
inventivo revelado na patente ? (ii) seria óbvio para o técnico no assunto,
lendo a patente na data de prioridade, mas sabendo que a variante alcança substancialmente
o mesmo resultado da invenção, que ele assim faz substancialmente da mesma
forma que a invenção ? (iii) se tal leitor da patente conclui que o titular
apesar disso tem intenção de um escopo estrito ao sentido literal da
reivindicação como parte essencial para concessão da patente ? A Suprema Corte
conclui que seria muito improvável que o titular tivesse a intenção de excluir
de seu escopo qualquer sal pemetrexede e que, portanto, há contrafação[1]. O
Tribunal utiliza as informações do file wrapper e conclui que a colocação no
mercado dos bens em questão constituiria uma infração no Reino Unido e chega a
mesma conclusão na França, Itália e Espanha, pela aplicação da lei local. Na
Alemanha, o Oberlandsgericht München decidiu em maio de 2017 que a comercialização
do sal de ditrometamina também era uma contrafação por equivalência (Eli Lilly
v. Ratiopharm, 18.5.2017).[2]
A jurisprudência inglesa até antes da decisão em Actavis v.
Lilly tratava de forma conjunta o teste de novidade e contrafação de modo que considerava
uma reivindicação sem novidade caso esta publicação anterior se executada
representasse necessariamente uma contrafação da patente considerando a
doutrina de equivalentes. Em Generics v. Teva o juiz Justice Arnold teve
entendimento contrário ao afirmar que a reivindicação somente perde a novidade
se esta publicação do estado da técnica incide dentro do escopo da
reivindicação de modo que já não é suficiente que a matéria infrinja a
reivindicação segundo a doutrina de equivalentes o que deixa uma potencial
lacuna entre a análise de novidade e contrafação. Em princípio se uma patente Z
é nova e inventiva diante de X então X não é contrafação de Z. Depois de
Actavis v. Lilly este entendimento foi modificado, pois a patente Z pode ser a
contrafação de um produto Y (Z e Y equivalentes) e Y ser óbvio diante do estado
da técnica X, porém Z não é obvio diante de X. A patente Z neste caso continua
válida apesar de haver contrafação. O objeto Y da contrafação será uma variante
óbvia do estado da técnica X. Temos uma infração da patente por um produto que
é óbvio do estado da técnica o que parece contriar o princípio básico do
sistema de patentes de que todas as variantes óbvias de um documento do estado
da técnica que esteja em domínio público em tese deveriam ser livres também e
não poderiam fundamentar novas patentes.
Em 2018 Technetix v. Teleste discute a contrafação da
patente GB2383473 para um cabo de distribuição de sinal de televisão a cabo ou
internet. A Corte conclui que a patente é inválida. O juiz HHJ Hacon sugeriu
que uma possível defesa da patente (se for possível) seria usar um argumento
sustentado pela Suprema Corte alemã em Formstein e na Corte da Holanda em Core
Distribution v. Lidl Nederland Gmbh pela qual se um produto ou processo é
equivalente e por esta razão nominalmente dentro do escopo da reivindicação da
patente em questão, mas o equivalente deste produto acusado de contrafação não
teria novidade ou atividade inventiva sobre o estado da técnica na época da
data de proiridade da patente, então tal produto é considerado fora do escopo da
reivindicação. A sugestão de HHJ Hacon segue, portanto, o entendimento de Actavis
v. Lilly. [3]
[1] http://ipkitten.blogspot.com.br/2017/07/an-improved-improver-uk-supreme-court.html
[2] http://europeanpatentcaselaw.blogspot.com.br/2017/08/actavis-c-eli-lilly-changement-de-la.html
[3] https://www.patentdocs.org/2019/06/news-from-abroad-technetix-v-teleste-doctrine-of-equivalents.html
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