Segundo Joseph Root
tradicionalmente as Cortes nos Estados Unidos vetavam o uso de definições
negativas nas reivindicações . Em 1967 contudo em In re Barr[1] a
Corte entendeu que uma reivindicação dirigida a compostos em emulsões de
fotografia colorida poderia ser definida como incluindo “um radical orgânico
incapaz de formar um corante” para oxidar um agente de revelação. A prática
atual é de se tratar reivindicações negativas da mesma forma que as definidas
de forma positiva, bastando se provar que o escopo de proteção está claramente
delineado para o técnico no assunto. Em in re Welstead o escopo reduzido de uma
patente, disclaimer, foi considerado como matéria nova uma vez que não descrito
no relatório descritivo depositado. Ainda que tal fundamentação não existe
sempre será possível ao depositante solicitar uma continuation in part, que
admite o acréscimo de matéria, de qualquer forma. O problema é que neste caso a
matéria nova tem como data relevante a data do novo pedido e não a do pedido
original. [2]
Em Inphi Corp. v. Netlist
(Fed. Cir. 2015)[3] a Corte analisou uma
reivindicação referente a módulo de memória que seleciona sinais do chip DDR
que não são os sinais CAS, RAS ou de endereços do banco de memória, excluindo portanto
da seleção três tipos específicos de sinais. As linhas selecionadas são linhas
de controle que permitem selecionar um ou mais chips dentre uma centena de
chips conectados a um mesmo barramento. As memórias DRAM armazenam dados em
bancos de memoria organizados numa matriz de linhas e colunas. O sinal de CAS
faz o endereçamento das colunas, o sinal RAS das linhas, de modo que a
combinação de sinais CAS e RAS sinaliza a unidade na matriz a ser selecionada.
Um outro sinal escolhe o banco de memória. A Corte conclui que limitação
negativa de elementos apresentam suporte no relatório desde que este descreva
as razões para esta exclusão de modo a atender
a seção 112 parágrafo 1º. Segundo o manual de exame MPEP § 2173.05(i) se
elementos alternativos são positivamente descritos no relatório eles poderão
ser explicitamente excluídos nas reivindicações. Portanto, não há um padrão mais
elevado de exigência para limitações negativas nas reivindicações, basta que
elementos alternativos sejam descritos no relatório para que haja suporte em
tais limitações.
[1] 444 F.2d 588
(CCPA 1967) ROOT, Joseph. E. Rules of Patent Drafting from Federal Circuit Case
Law. Oxford University Press, 2011, p.313
[2] GRUBB, Philip,
W. Patents for Chemicals, Pharmaceuticals, and Biotechnology: Fundamentals of
Global Law, Practice, and Strategy; Oxford University Press, 2004, p.357
[3] BORELLA,
Michael. 17/11/2015 http://www.patentdocs.org/2015/11/inphi-corp-v-netlist-inc-fed-cir-2015.html
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