Mark
Lemley destaca que o problema real com as ditas “patentes de software” reside no fato de serem descritas
em termos funcionais o que confere muitas vezes um escopo excessivamente amplo
para a patente.[1] O autor
sugere que embora possam ser reivindicadas em termos de sua funcionalidade, seu
escopo deve ser limitado a implementação do algoritmo usado para se alcançar
tais funcionalidades, ou seja, seria necessário o pedido de patente descrever
as funcionalidades alcançadas em um nível menor de abstração, ainda que sem a
necessidade de apresentar o código fonte específico efetivamente empregado.
Entre
as primeiras patentes em termos funcionais aceitas pela Suprema Corte
encontra-se Morley Sewing Machines v. Lancaster de 1889.[2] Joseph Root destaca que nos Estados
Unidos decisões mais antigas da Suprema Corte expressamente vetavam a
possibilidade de reivindicações definidas em termos das funcionalidades da
invenção, por exemplo, em Holland
Furniture Co. v. Perkins Glue Co.[3] de
1928. A reivindicação “uma cola compreendendo
carbohidrato tornado semifluido pela digestão e tendo substancialmente as
mesmas propriedades da cola animal” por não ser totalmente clara,
concisa e exata em seus termos de modo a permitir um técnico no assunto sua
implementação pois “o titular não pode
reivindicar uma patente sobre o resultado ou a função de uma máquina que
estenda sua patente para dispositivos ou mecanismos não descritos na patente”.
A Corte aplica este raciocínio tanto para invenções mecânicas como para
composições químicas. A
Reivindicação 7 da patente US821393 dos
irmãos Wiright define o sistema de estabilização da aeronave em termos
funcionais. O dispositivo usado pelos irmãos Wright que permitia executar tal
função consistia numa corda que movia simultaneamente os dois lemes, porém o
memso não foi reivindicado. Um aperfeiçoamento de Glenn Curtiss[4] permitiu o uso de um
dispositivo distinto, os ailerons que possibilitavam o ajuste independente de
cada leme, porém, este dispositivo incidia na reivindicação ampla da patente dos
irmãos Wright e por isso foi interpretado como sendo uma contrafação de sua
patente.[5]
Em
Halliburton Oil Well Cementing Co. v. Walker[6] a
Suprema Corte em 1946 analisou uma reivindicação em termos funcionais que
tratava de aparelho para determinação de obstrução em dutos dotado de meios
para criação de impulso de pressão no poço e meios para recepção de impulsos de
pressão do dito poço e medição do lapso de tempo entre os impulsos. A Suprema
Corte rejeitou a reivindicação por ser indefinida e muito ampla uma vez que
muitos outros dispositivos, sejam eles elétricos ou mecânicos, poderiam ser
idealizados para implementar as mesmas funções. O Congresso respondeu a esta
decisão redigindo a Seção 112 § 6º [7] da
lei aprovada em 1952 que expressamente permite reivindicações do tipo means plus function[8],
porém sem proteger o resultado em si, mas tão somente os meios específicos
utilizados (assim como seus equivalentes) para implementar tais funções. Em 1952 a seção 101 do Patent Act foi
modificada de “art, machine, manufacture,
or composition” para sua forma atual “any
new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter”,
incluindo processos como matéria patenteável.
Joseph
Root destaca que com a legislação de 1952 o que se seguiu após 40 anos foi uma “curiosa prática bipolar” revelando uma divergência
de interpretação deste artigo entre o USPTO e a Corte CAFC se a reivindicação
de meios mais funções deveria de interpretada de forma ampla ou restrita a
implementação descrita no relatório da patente. O USPTO tendia a interpretar o
35 USC 112 § 6º como abrangendo estruturas equivalentes apenas para fins
de aferição de contrafação, mas não para aferição de patenteabilidade sobre o
estado da técnica.
Em
1992 LaBounty Manufacturing Inc. v. US ITC[9] o Federal Circuit concluiu que a reivindicação descreve uma
máquina de corte de uma retroescavadeira, incluindo uma mandíbula inferior com
uma lâmina de corte e duas lâminas guia para suportar o material a ser cortado.
A anterioridade mostra uma máquina de corte similar em posição de cabeça para
baixo com as duas lâminas inferiores na parte de cima e a lâmina única superior
próxima ao nível do chão. Nesta posição invertida a requerente mostra que não
seria possível equilibrar a peça a ser cortada. A Corte, contudo conclui que a
anterioridade poderia ser usada contra a novidade da reivindicação uma vez que
o uso mostrado pela anterioridade é irrelevante, desde que mostrado que a mesma
poderia ser utilizada sem modificações para se atingir o uso proposto pela
reivindicação: “A legislação autoriza a
patenteabilidade de máquinas, mas não a de seus usos. Pelo que podemos entender
o aparelho revelado na anterioridade poderia ser usado para o uso proposto sem
qualquer modificação, exceto pela reversão dos acionadores, uma questão de
operação da máquina”.[10]
Em
1994, em In re Donaldson [11]a
patente descreve na forma de meios mais funções um meio responsivo a pressão
capaz de movimentar matéria em partículas na direção descendente. O relatório
descritivo menciona uma estrutura em forma de diafragma, que se flexiona com a
pressão e capaz de executar esta função. O estado da técnica não apresenta
nenhuma estrutura semelhante, porém foram encontrados documentos que realizam a
mesma função descrita na reivindicação, de forma que o USPTO considerou a
reivindicação como não atendendo o critério de não obviedade. O Federal Circuit considerou a
reivindicação válida uma vez que uma reivindicação deve sempre ser lida em
conjunto com o relatório descritivo e interpretada em conformidade com a
estrutura nele descrita e seus equivalentes, da mesma forma que seria interpretada
em um caso de contrafação.
Em 2001 Netword LLC v. Central Corp. [12]
discute-se uma patente que trata da recuperação de informações em um sistema de
computadores distribuído em rede. O relatório descritivo se refere ao uso de
memória cache nos computadores servidores locais para se garantir o efeito de
maior velocidade na troca de informações, porém esta característica não é
apresentada nas reivindicações. A Corte, no entanto, conclui que esta
característica fundamental para se atingir os objetivos da invenção, deve ser
usada para se restringir o escopo das reivindicações.
Em
2008 Halliburton Energy Servs. v. M-I LLC[13] o
Federal Circuit conclui que “embora
decisões anteriores tenham concluído que não exista nada intrinsicamente errado
em se utilizar uma linguagem funcional na reivindicação, deve ser observado que
em alguns casos o uso de linguagem funcional pode não atingir uma indicação
clara do escopo da matéria protegida pela reivindicação, e assim pode ser
indefinida. Em Swinehart, 439 F.2d at 212-13 a Corte conclui que o termo
‘transparente’ era definido e suficientemente claro porque o relatório
descritivo mostrava que uma quantidade substancial de radiação infravermelha
sempre era transmitida, muito embora, o grau preciso de transparência pudesse
variar dependendo de certos fatores”.
Em
2009 Blackboard Inc. v. Desire2Learn Inc[14] o
Federal Circuit entendeu que uma reivindicação em termos funcionais que é
apresentada no relatório como “caixa
preta” sem a descrição de uma estrutura preferencial não deve ser aceita,
ainda que o requerente alegue que a dita implementação da funcionalidade
descrita seja considerada trivial para um técnico no assunto. Para o autor a
doutrina tem interpretado as reivindicações de meios mais funções de modo
similar a doutrina de equivalentes reversa: um documento que descreva a mesma
função de forma literal pode não servir como anterioridade.[15]
Em
2012 no caso HTC Corp. v. IPCom GmbH[16]
o Federal Circuit entendeu como válidas as reivindicações de aparelho da
US6879830. A reivindicação trata de estação móvel para uso em uma rede
incluindo uma primeira estação base e uma segunda estação base que realiza uma
operação de transferência (handover)
da primeira para segunda estação base que consiste no armazenamento de dados,
estabelecimento de conexão e demais etapas. A discussão centrou-se em se
determinar se a dita estação móvel era quem realizava as etapas descritas.
Neste caso a reivindicação seria em um primeiro momento considerada como indefinida,
como reivindicação híbrida (reivindicação de aparelho caracterizada pela etapas
de um processo) segundo IPXL Holdings, LLC v. Amazon.com, Inc. (Fed. Cir.
2006). A Corte, contudo, entendeu que as etapas eram realizadas pela rede uma
vez que as ditas etapas do método meramente descrevem o ambiente de rede em que
a estação móvel deve ser usada. A Corte conclui que uma reivindicação de meios
mais funções não é indefinida pelo fato do relatório descritivo revelar uma
estrutura correspondente para realização da dita função.[17] Williams
Mullen destaca que para evitar a ambigüidade melhor seria que a reivindicação
tivesse sido escrita como estação móvel para uso em uma rede incluindo uma
primeira estação base e uma segunda estação base em que a dita rede realiza
uma operação de transferência e demais funções .[18]
Mark
Lemley observa que embora a lei de 1952 tenha permitido reivindicações
funcionais, a mesma restringe em muito o escopo de tais patentes aos meios
específicos listados no relatório e seus equivalentes, e, portanto, não
alcançam o escopo de proteção que se buscava na década de 1940 em Halliburton. Mark
Lemley conclui que a redação da seção 112(f) embora tentando restaurar as reivindicações
funcionais o fez de forma pouco atrativa, de modo que o requerente busca evitar
o enqudramento de sua reivindicação na seção 112(f): “ao acrescentar um termo – computador, ao invés de meios para calcular -
que é não somente necessário para qualquer implementação possível de uma
patente de software mas também tão amplo, de modo a implicar em nenhuma
limitação no escopo de sua reivindicação, tal situação [aceita pelas Cortes]
escapa ao propósito da seção 112(f)” . Mark Lemley cita como exemplo uma
reivindicação do tipo meios mais funções que pleiteia meios de processamento de
dados, e que no relatório descritivo citam como meio um iPad. Neste caso o
escopo da patente se restringiria aos equivalentes de um iPad, o que
possivelmente incluiria um computador mas que talvez não incluísse uma
calculadora, ábaco, papel e caneta ou mesmo o cérebro humano, uma vez que as
Cortes tendem a não ter uma interpretação ampla da doutrina de equivalentes.[19]
Com isto os requerentes tendem a evitar redigir suas patentes na forma de meios
mais funções como meio de evitar uma restrição considerada indevida de seu
escopo.
Denis Crouch estima que o percentual de pedidos que
utilizam tais reivindicações (com a presença do termo “meios para”) tem
declinado gradualmente de 24% em 2001 para cerca de 7% em 2013[20],
assim ao invés de “meios para prender” os requerentes preferem utilizar
“prendedor” como forma de escapar as restrições da seção 112(f) assim como o
risco de ter sua patente invalidada por indefinição dos meios utilizados para
alcançar tal funcionalidade. Joseph
Root destaca que uma boa técnica de redação de uma reivindicação é se referir
diretamente a “meios para” como forma de manifestar claramente a intenção de
escrever uma reivindicação do tipo meios mais funções. Sempre que uma estrutura
for incluída na reivindicação de forma suficiente para execução da função
descrita, a mesma já não será interpretada como uma reivindicação de meios mais
funções e desta forma já não pode se enquadrar no 35 US 112 § 6º . Joseph Root recomenda que é
importante que ao menos uma estrutura para executar a função definida na reivindicação
deve ser descrita no relatório, ainda que de forma sucinta, de modo a atender o
critério de suficiência descritiva (enablement).
O Federal Circuit em decisões como York Prods Inc. v.
Central Tractor Farm & Family[21] tem
afirmado que a presença da expressão “meios para” é uma presunção de
enquadramento na seção 112(f) ao passo que sua ausência cria uma presunção
oposta. Robert
Merges observa que nem toda referência a “meios para” necessariamente significa
uma reivindicação de meios mais funções, ainda que a presença desta expreessão
implique em uma presunção de que se trata de uma reivindicação deste tipo. Robert Merges cita duas exceções a
esta presunção: nos casos em que o que se segue a palavra “meios” não é tido
como uma função, ou em que o que se segue de fato é uma função porém seguida de
características estruturais detalhadas. Nestes casos a reivindicação não se
enquadra na seção 112 § 6 que prevê a equivalência a outras estruturas de mesma
função.[22]
Para
Mark Lemley as reivindicações que citem elementos triviais de hardware como
computador, memória, internet, monitor são reivindicações funcionais e não
reivindicações definidas de forma estrutural. No entanto, não parece haver
diferença significativa entre uma reivindicação da forma de “meios para calcular” tendo citado um
computador de uso geral no relatório descritivo com sendo tal meio, ou ao invés
disto ter escrito diretamente na reivindicação “computador para calcular”. O que Mark Lemley não considera é que, embora
de fato apenas o primeiro caso incida diretamente na seção 112(f) a aplicação
da doutrina de equivalentes nos dois casos é idêntica, para todos os efeitos.
Reivindicações
na sua forma funcional tem sido adotadas especialmente em patentes
implementadas por software. Em biotecnologia, embora usadas, as Cortes tem
exigido que as mesas estejam sempre vinculadas a uma restrição estrutural, caso
contrário, são rejeitadas.[23]
Em Regents of University of Califórnia v. Eli Lilly[24] a
Corte rejeita reivindicações em termos funcionais “porque as mesmas não distinguem o gênero reivindicado de outros tipo,
exceto pela sua funcionalidade. O pedido não define especificamente qualquer
gene que esteja dentro de seu escopo reivindicado ... Trata-se apenas de uma
definição de um resultado útil a ser alcançado ao invés de uma definição
daquilo que permite alcançar tal resultado”. No entanto, Mark Lemley
desconsidera que no caso de invenções implementadas por software a invenção em geral reside no método, e neste caso, uma
vez delimitado adequadamente o escopo da patente em termos de sua
funcionalidade, a reivindicação de aparelho/sistema que mimetiza esta
reivindicação de método não pode ser acusada de ser excessivamente ampla apenas
por ser executada em um hardware
genérico uma vez que a invenção não reside na plataforma computacional em que é
executada (computador, calculadora, tablet,
etc..) mas no método que independe da plataforma. A proposta de Mark Lemley é a
de se rejeitar patentes reivindicando suas funcionalidades sem que se
especifique o algoritmo uitlizado para se alcançar as mesmas funcionalidades. O
relatório descritivo deve descrever a maneira como tais funcionalidades são
atingidas o que aproximaria significativamente o objeto de proteção ao programa
de computador em si. A Suprema Corte no caso Bilski considerou que patentes de
software que meramente implementem funções em um computador de uso geral sem
que estejam vinculadas a uma implementação particular do mundo real devam ser
consideradas como ideias abstratas não patenteadas, o que parece corroborar as
críticas de Mark Lemley: “não há nada de
errado com a ideia de se patentear invenções verdadeiras em software; o
problema está em reivindicações excessivamente bem mais amplas do que o sistema
atual permite. Se pudermos nos livrar deste problema de reivindicações
excessivamente amplas (overclaiming), poderemos limitar as patentes de software
para aquilo que os inventores de fato inventaram, encorajando a invenção
genuína, sem provocar um congestionamento de litígios de patentes (patent holdup)”.
Para
Mark Lemley a presença de uma limitação nominal de hardware serve apenas para
ocultar o fato de que os meios efetivos para realizar as funções pleiteadas, o
programa de computador em si, não está descrito no pedido de patente. Desta
forma, as atuais patentes de software retornaram ao objetivo original das
reivindicações funcionais dos anos 1940, indevidamente amplas, na medida em que
não especificam os meios de implementação (relativo ao software) para
realização da invenção. A presença de termos como “computador”, “internet”, “processador”
satisfaz a exigência das Cortes de implementação dos ditos meios, a ponto de
não invocar a seção 112(f), quando para Mark Lemley o problema está na
indefinição quanto ao código de programa de computador usado para implementar
tais funções. Tais reivindicações deveriam continuar enquadradas na seção
112(f) e ter seu escopo restrito as implementações de código de programa de
computador utilizadas. Algumas decisões apontam neste sentido. Em Ex parte Rodriguez[25] o
BPAI considerou como meios mais funções a referência a “sistema de configuração
de um gerador para gerar” e “construtor para construir”, “ambiente de simulação
para verificar” uma vez que estes termos, “gerador”, “construtor”, “simular”
não trazem qualquer elemento estrutural adicional as funções descritas. Mark
Lemley aponta que resta saber se o Federal Circuit irá seguir este
entendimento. Em Chi bd. Options Exch v. Intl Sec. Exch[26] o
Federal Circuit considerou como uma reivindicação do tipo meios mais funções
uma reivindicação que fazia referência a meios de memória, em que o relatório
descritivo descrevia tal meio como sendo um sistema de memória, o que pouco
acrescentava à definição estrutural de tal meio.
A solução para Mark Lemley seria aplicar de
forma mais rígida as exigências da seção 112(f) e exigir a apresentação do
algoritmo usado na implementação das funções descritas na reivindicação
restringindo o escopo da patente a implementações equivalentes das mesmas. A
aplicação da doutrina de equivalentes nestes casos, para reivindicações de
meios mais funções enquadradas na seção 112(f) tende a ser mais restrita, por
exemplo, não contemplando tecnologias desenvolvidas após a concessão da patente,
conforme o entendimento do Federal Circuit em Al-Site Corp. v. VSI Int[27]. Considerando
a evolução da tecnologia de software isto pode representar uma restrição
significativa as patentes de software. Para o caso de reivindicações funcionais do tipo meios mais
funções Janice Mueller aponta que tais reivindicações tem o escopo de proteger
qualquer meio que realize a mesma função desde que sejam meios conhecidos à
época da concessão da patente. Janice Mueller cita o caso Al-Site Corp. v. VSI
Int. em que a Corte entendeu que uma estrutura equivalente ou etapa de um
processo constitui infração literal se tivesse sido disponibilizada na data de
concessão da patente. Segundo a autora: “esta
regra parece correta do ponto de vista de se preservar a precisão das
reivindicações tal como definida no 35 USC § 112 parágrafo 2. È difícil imaginar
como uma reivindicação que literalmente abrange uma dada tecnologia ainda não
existente poderia satisfazer a exigência legal estatutária para reivindicações
que particularmente distinguem e reivindicam algo que o depositante considera
como sua invenção”.[28]
Embora Mark Lemley observe que não defende a apresentação do
código fonte usado para implementação das funções pleiteadas na reivindicação, o
autor defende um
nível mais alto de abstração do que o código em si mas não tão amplo a ponto de
significar meramente as funções essenciais executadas. A solução proposta é um
meio termo entre o código em si a a mera apresentação funcional desejada,
embora o próprio Mark Lemley reconheça que o nível exato de abstração seja
difícil de ser submetido a uma regra geral. De qualquer forma a proposta
caminha no sentido de maior aproximação com o código fonte o que cria
dificuldades operacionais adicionais aos escritórios de patentes que não dispõe
de um banco de dados com estas informações. Ademais se a comparação entre dois
códigos não poderá ser feitas em termos das funcionalidades alcançadas, visto
que ambos apresentam funções e efeitos técnicos similares, a aferição de
atividade inventiva torna-se ainda mais subjetiva.
O
próprio Federal Circuit tem consolidado argumentação de que a implementação de
uma funcionalidade em código fonte não é passível de proteção, pois está ao
alcance de um programador habilitado: Em Northern Telecom, Inc. v. Datapoint
Corp. a Corte entendeu que seria “relativamente
direto à luz do relatório descritivo para um programador habilitado escrever um
programa para implementar a invenção reivindicada [...] linguagem de computador
não se trata de uma conjuração de alguma arte de magia negra, é simplesmente
uma linguagem altamente estruturada [...] a conversão de um pensamento completo
(tal como expresso em inglês ou em linguagem matemática, isto é, dado as
entradas conhecidas, a saída desejada, as expressões matemáticas necessárias e
os métodos para utilizar estas expressões) em uma linguagem que uma máquina
possa entender é necessariamente uma função meramente trivial (clerical) para
um programador habilitado”.[29]
Em linguagens visuais
e orientadas a objeto o usuário não tem acesso a todo o código fonte, mas
apenas de trechos dele. Analogamente à eletrônica que não exige os valores de
componentes para descrição dos esquemáticos, mas apenas diagramas de blocos de
trechos críticos da invenção, da mesma forma as invenções relativas a programas
de computador devem ser descritas desta forma. Como a proteção da patente não
diz respeito a uma implementação de código fonte específica, mas ao conceito
inventivo e à funcionalidade descrita por aquele programa, não faria, sentido a
exigência de apresentação de código fonte. Ademais a apresentação de códigos
fontes extensos, não significa necessariamente maior clareza à invenção, pois somente se tais códigos forem
escritos de forma adequada, com comentários, e estruturalmente organizados,
poderão ser úteis para interpretação. Ademais tais listagens, que podem
envolver milhares de linhas de código, dificilmente poderiam ser analisadas em
tempo hábil pelo examinador de patentes ou checar seu funcionamento.
Muitas vezes uma
invenção implementada por software
envolve um aspecto específico de um aplicativo e a execução deste item envolve
a execução do aplicativo que não estaria acessível ao examinador. Embora a
jurisprudência nos Estados Unidos em casos como Northern Telecom Inc. v. Datapoint Corp. (1990)[30] e
Fonar Corp. v. General Electric Co. (1997)[31],
tem consolidado a tese de não necessidade de revelação do código fonte dos
programas nos pedidos de patente[32],
decisões recentes dos Tribunais norte americanos tem questionado a necessidade
da presença de códigos fontes em algumas destas patentes[33]. No
caso Fonar v. General Eletric (107 F.3d 1549) de 1997 a General Eletric alegou
que a patente não possuía descrição técnica suficiente.[34] O
juiz Lourie conclui: "como regra
geral, quando o software constitui parte do best mode para realização de uma
invenção o relatório descritivo de tal best mode é satisfeitos pela revelação
das funções do software. Isto porque normalmente a escrita de tal software
encontra-se dentro das habilidades de um técnico no assunto sem que para isso
seja exigido um esforço indevido, uma vez que suas funções tenham sido
reveladas [...] Assim fluxogramas ou listagens de código fonte não são uma
exigência para que a descrição das funções do software esteja atendida".
A corte citou In re Hayes Microcomputer 982 F2d 1527 de 1992 como apoio a tese
de que a descrição da função de um software é satisfatória para descrição da
matéria mesmo sem a apresentação de diagramas ou listagens de código fonte. Em
outro julgado que tratava de método para calcular a localização de um poço,
Corte entendeu que o critério de written
description não foi atendido uma vez que o titular manteve toda a
informação relativa aos programas de computador utilizados como segredo
industrial. A Corte alegou que seria necessário ao menos a descrição da
natureza geral dos programas, não sendo necessário o programa propriamente
dito. [35]
Em Typhoon Touch Techs v. Dell Inc. o Federal Circuito conclui: “reivindicações de software na forma de meios
mais funções exigem a descrição da estrutura correspondente para implementar
tal função no relatório descritivo, mas esta estrutura não precisa ser descrita
na forma de código de software”.[36]
Dan
Burk e Mark Lemley observam que uma vez que as Cortes tem entendido ser
desnecessária a apresentação do código fonte para descrição da invenção, então,
seguindo-se o mesmo critério, dificilmente tal implementação em código fonte,
considerada trivial, satisfaça os níveis exigidos de atividade inventiva para
serem protegidos por patente[37].
Em Lockwood v. American Airlines (1997),
a Corte entendeu que a patente descrita em termos de suas funcionalidades era
abrangida por uma anterioridade, escrita de forma totalmente distinta, porém
que realizava essencialmente as mesmas funções. Com base neste raciocínio, os
autores argumentam que muitas das ditas patentes de software concedidas pelo
USPTO, poderão ser contestadas na justiça, bastando-se apresentar
anterioridades que executem as mesmas funções, ainda que com código totalmente
distintos.
Em
Northern Telecom v. DataPoint a Corte
conclui que o processo de implementação de conceito de software em código fonte
é considerado óbvio para qualquer programador.[38]
Ben Klemens observa que no direito autoral criações independentes não são
consideradas infrações, portanto, não é necessário buscas de anterioridades ao
se avaliar um código fonte, basta que se prove que seu desenvolvimento foi
realizado de forma independente do código supostamente copiado. Ronald Mann ao
entrevistar diversas empresas norte-americanas desenvolvedoras de software
constata que a proteção do código fonte é considerada frágil, uma vez que na maioria
das vezes a empresa considera mais prático desenvolver um novo código do que
ter de adaptar um código conhecido ao seu sistema, o que pode implicar na
maioria das vezes um esforço de desenvolvimento proibitivo. Neste sentido a
ênfase no código fonte se mostra como irrelevante. [39]
Joseph Root destaca que ao contrário das
críticas de Lemley, as Cortes tendem a interpretar de forma restritiva as
patentes. Os casos Phillips v. AWH Corp. (Fed. Cir. 2005) (en banc) do Federal Circuit e Markman v. Westview Instruments Inc[40]
(517 U.S. 370) da Suprema Corte em 1996 marcam uma interpretação mais restrita
das reivindicações, com base no detalhado no relatório descritivo, o que o
autor configura como uma verdadeira revolução na interpretação das
reivindicações (Disclosure Revolution).
Para o autor esta mudança de interpretação tem se consolidado e dado poucas
provas de se tratar de algo passageiro.[41]
Diante desta perspectiva Joseph Root recomenda aos inventores que escrevam um
quadro reivindicatório em que o que se deseja proteger esteja claramente
descrito: “O que o Federal Circuit busca
é a intenção do inventor – o que de fato o inventor acredita que é sua invenção
? [...] Então, dê a eles esta intenção. Ao invés de esperar que um futuro
interpretador [o juiz] destas reivindicações adivinhe a intenção do inventor a
partir do relatório descritivo, simplesmente defina quais é esta intenção. Isto
abrevia o processo, e coloca o redator de volta no controle do pedido”.[42]
Mark Lemley
[1] LEMLEY,
Mark. Software Patents and the Return of Functional Claiming, 2012, p. http://ssrn.com/abstract=2117302
[2] 129 US
263, 283-84, 289-90
[3] 277 US
245, 48 S.Ct. 474 (1928) ROOT, Joseph. E. Rules of Patent Drafting from Federal
Circuit Case Law. Oxford University Press, 2011, p.309; CHISUM, Donald. Chisum
on Patents, Matthew Bender, 2011, v.1, p.8-280
[4] 211 F.
654, 655 (2d Cir. 1914) cf. LEMLEY, Mark. Software Patents and the Return of
Functional Claiming, 2012, p.
http://ssrn.com/abstract=2117302
[5] Wright Co
v. Herring Curtiss, Co, 211, F. 654, 655 (2d Cir. 1914)
[6] 329, US
1,9 n.7 (1946). ROOTcf.op.cit.p.320
[7]
An element in a claim for a combination may be expressed as a means or
step for performing a specified function without the recital of structure,
material, or acts in support thereof, and such claim shall be construed to
cover the corresponding structure, material, or acts described in the
specification and equivalents thereof. http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/appxl_35_U_S_C_112.htm
[8] KUESTER,
Jeffrey. Means plus function claiming: recent developments and new
considerations. http://www.kuesterlaw.com/mpf.html#IIA
[9] 958 F.2d.
1066, 22 USPQ2d 1025 (Fed. Cir. 1992) cf. CHISUM, Donald. Chisum on Patents,
Matthew Bender, 2011, v.1, p.3-80
[10]
http://openjurist.org/958/f2d/1066/labounty-manufacturing-inc-v-united-states-international-trade-commission
[11] In re
Donaldson, 29 USPQ 2d 1845, 1849 (Fed. Cir. 1994) cf. ROOT.op.cit.p.322
[12] 242 F.3d
1347, 58 USPQ2d (BNA) 1076 (Fed. Cir. 2001) cf. ROOT, Joseph. E. Rules of
Patent Drafting from Federal Circuit Case Law. Oxford University Press, 2011,
p.20
[13] 514 F.3d
at 1255 (Fed.Cir. 2008)
http://caselaw.findlaw.com/us-federal-circuit/1169473.html
[14] 574 F.3d
1371 (Fed.Cir.2009). cf.ROOT.op.cit.p.331
[15] ROOT,
Joseph. E. Rules of Patent Drafting from Federal Circuit Case Law. Oxford
University Press, 2011, p.330
[16]
http://www.cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/11-1004.pdf
[17] TRUAX,
Terrence. Hybrid patent claims found valid
http://www.lexology.com/r.ashx?i=2892512&l=7G9QQ7J
[18] MULLEN,
Williams, SWINGLE, John. HTC v. IPCom –Federal Circuit decision a reminder to
avoid ambiguity when using modifiers in claims, 02/02/2012
http://www.lexology.com/r.ashx?i=2892512&l=7G7P0MN
[19] ALLISON,
John; LEMLEY, Mark. The (unnoticed) demise of the doctrine of equivalents, 59,
Stanford Law Review, 955, 2007
[20] http://patentlyo.com/patent/2013/01/means-plus-function-claiming.html
[21] 99 F.3d
1568, 1574 (Fed. Cir. 1996)
[22] MERGES,
Robert; MENELL, Peter; LEMLEY, Mark. Intellectual property in the new
technological age. Aspen Publishers, 2006. p.297
[23] Amgen,
Inc. v. Chugai Pharm. Co., 927 F.2d 1200 (Fed. Cir. 1991); Bayer Cropscience AG
v. Dow Agrosciences LLC, No. 13-1002 (Fed. Cir. Sept. 3, 2013)
[25]
No.2008-693 (BPAI, 1 outubro 2009)
[27] 174 F.3d
1308 (Fed. Cir. 1999)
[28] MUELLER,
Janice. Patent Law. New York:Aspen Publishers, 2009, p.90
[29] LEMLEY,
Mark. Software Patents and the Return of Functional Claiming, 2012, p. http://ssrn.com/abstract=2117302
[30] 908 F.2d
931 (Fed. Cir. 1990)
[31] 107 F.3d
1543, 1549 (Fed. Cir. 1997). Intellectual Property Rights in Frontier
Industries: software and biotechnology, Robert Hahn, Washington:AEI Brookings,
2005, p. 83; BURK, Dan L.; LEMLEY, Mark, A. The patent crisis and how the
Courts can solve it. The University of Chicago Press, 2009, p.120
[32] The Disclosure of Source Code in Software Patents: Should Software
Patents Be Open Source? Kenneth Canfield. 7 Colum. Sci. & Tech. L. Rev. 6
(2006) (Published April 16, 2006)
<http://www.stlr.org/cite.cgi?volume=7&article=6>
[33] TouchCom v. Dresser, 427 F.Sup.2d 730
E.D.Tx. 2005 e TouchCom v. Bereskin
& Parr D.D.C
[34] http://en.wikipedia.org/wiki/Fonar_v._General_Electric
[35] Union
Pacific Resources v. Chesapeake Energy Corp, 236, F.3d. 684, 690-92
(Fed.Cir.2001) cf. BURK, Dan L.; LEMLEY, Mark, A. The patent crisis and how the
Courts can solve it. The University of Chicago Press, 2009, p.121
[36] 659 F.3d
1376, 1384-86 (Fed. Circ. 2011) LEMLEY, Mark. Software Patents and the Return
of Functional Claiming, 2012, p. 949 http://ssrn.com/abstract=2117302
[37]
Intellectual Property Rights in Frontier Industries: software and
biotechnology, Robert Hahn, Washington:AEI Brookings, 2005, p. 84
[38] 908 F.2d
931, 940-41, 15 USPQd 1321, 1328 (Fed.Cir.1990) cf. KLEMENS, Ben. Math you can´t use, Brookings
Institution Press: Washington,2006, p.133, 137
[39] KLEMENS,
Ben. Math you can´t use, Brookings
Institution Press: Washington,2006, p.141
[40]
http://openjurist.org/517/us/370
[41]
ROOT,.op.cit.p.xxxiv
[42]
ROOT.op.cit.p.4
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