Dispondo a empresa de um recurso considerado essencial para uma atividade econômica MCI Comm. v. AT&T[1] a Corte entende que pode se configurar prática abusiva quando (i) o controle deste recurso for exercido como monopólio, (ii) incapacidade do competidor exercer sua atividade sem obter ou duplicar este recurso (iii) negativa do titular em permitir o competidor de utilizar este recurso. Jae Park considera que tem sido limitada a aplicação de tal doutrina (essential facilities doctrine) nos Estados Unidos no âmbito da propriedade intelectual e ainda que fosse o caso, o monopolista licenciaria sua tecnologia a preços de monopólio o que de qualquer forma constitui uma ineficiência de mercado. Em Intergraph v. Intel[2] relata que a Intergraph em 1993 começou a instalar plataforma aberta de processadores Intel em sua Workstations. Em 1996 a Intel solicitou que a Intergraph licenciasse de forma gratuita suas patentes relativas a tecnologia de Clipper, mas teve seu pedido negado. Com isso a Intel cessou de fornecer a Intergraph informações consideradas confidenciais de seus processadores. A Intergraph alegou que, uma vez tendo os processadores Intel se firmado como padrão de mercado de Workstations, a Intel estaria violando as leis antitrustes. A Corte recusou-se a adotar a doutrina de essential features porque Intel e Intergraph não competiam em uma mesma faixa de mercado.
A Suprema Corte em Verizon Commc’n v. Law Offices of Curtis v. Trinko, marginalizou a aplicação da doutrina de essential facilities pois sua aplicação conduziria a um desestímulo para a inovação.[3] Segundo a Corte: “As empresas podem adquiri poder de monopólio ao estabelecer uma infraestrutura que as tornem as únicas capazes de atender seus clientes. Compelir tais firmas em compartilhar a fonte de suas vantagens está em conflito com os propósitos da lei antitruste, uma vez que que isto pode diminuir o incentivo para o monopolita, o rival, ou ambos em investir recursos em tais empreendimentos. Forçar o compartilhamento também exige das cortes antitrustre agirem como planejadores centrais, identificando o preço adequado, quantidades e outros termos de uma negociação para os quais eles não são as mais adequadas em calcular. Além disso, forçar a negociação entre competidores pode facilitar o mal maior do antitruste: colusão”.[4] Em Trinko os autores da ação queriam que a Verizon não somente compartilhasse seus sistema existente, mas adicionasse recursos instalando novas linhas de comunicação ou instalação novos equipamentos de comutação. Para Hovencamp: “Exceto se quisermos usar as leis antitruste para transformar uma empresa em utilidade pública, a doutrina de recursos essenciais deve se limitar ao compartilhamento de recursos já existentes da empresa”. Desta forma, a Corte em Trinko impôs severas limitações a aplicação da doutrina de essential facilities.[5] Segundo Karin Grau Kuntz a decisão em Trinko é bastante cética quanto a possibilidade do direito antitruste ser usado como instrumento regulador das microrelações de mercado, devendo estas intervenções da política antitruste serem vistas como exceções, demonstrando confiança na capacidade do mercado em se autoregular.[6]
Sean Flynn concorda que a aplicação da doutrina de essential facilities nos casos em que há recusa do titular da patente em licenciar sua patente tem sido bastante controversa nos Estados Unidos, sendo que na Europa, especialmente após o caso Magill, a questão tem sido relativamente bem estabelecida.[7] Para Sean Flynn a lei de concorrência pde ser usada para restringir os direitos de propriedade intelectual tendo em vista o equilíbrio de interesses públicos e privados. Louis Kaplow observa que na aplicação da lei da concorrência em questões que envolvam a propriedade intelectual deve-se levar em conta o benefício ou prejuízo líquido para a sociedade, ou seja o incentivo para os inovadores desenolverem novos produtos e a respectiva restrição de acesso pela sociedade para a tecnologia patenteada. [8] Na mesma linha de raciocínio Herbert Hovemvanp, Mark Janis e Mark Lemley concluem que na aplicação da lei de concorrência deve-se levar em conta: “o balanceamento dos benefícios sociais ao promover incentivos econômicos para criação e os custos de limitar a difusão deste conhecimento”.[9] O acordo TRIPS no artigo 40 também prevê a aplicação de medida contra uso de patentes em práticas consideradas restritivas para a concorrência: “Os Membros concordam que algumas práticas ou condições de licenciamento relativas a direitos de propriedade intelectual que restringem a concorrência podem afetar adversamente o comércio e impedir a transferência e disseminação de tecnologia. Nenhuma disposição deste Acordo impedirá que os Membros especifiquem em suas legislações condições ou práticas de licenciamento que possam, em determinados casos, constituir um abuso dos direitos de propriedade intelectual que tenha efeitos adversos sobre a concorrência no mercado relevante. Conforme estabelecido acima, um Membro pode adotar, de forma compatível com as outras disposições deste Acordo, medidas apropriadas para evitar ou controlar tais práticas, que podem incluir, por exemplo, condições de cessão exclusiva, condições que impeçam impugnações da validade e pacotes de licenças coercitivas, à luz das leis e regulamentos pertinentes desse Membro”. Para Sean Flynn as agências de controle da concorrência podem e devem se constituir um espaço político legítimo de como a propriedade intelectual deva ser regulada. Carlos Correa da mesma forma argumenta que a aplicação de regras na defesa da concorrência, ao contrário das patentes, não possui regras internacionais acordadas em algum Acordo o que garante certa margem de manobra aos países para sua aplicação da forma mais adequada aos seus interesses nacionais: “trata-se de uma ferramenta que pode ser autonomamente utilizada (independentemente das previsões da lei de patentes) nos casos em que se constate prática de abuso de poder de mercado, que poderá ser remediado com a concessão de licenças compulsórias”.[10]
Sean Flynn mostra que para o exemplo de um medicamento antiretroviral (ARV) vendido na África do Sul um preco estabelecido pela empresa fabricante do medicamento de US$ 1481 por paciente por ano implica que apenas 100 mil pacientes estão dispostos a comprar o medicamento a este preço (empresa fatura neste caso US$ 148 milhões). Este é o número de pacientes em que o preço do medicamento representa 5% de suas rendas. Se o preço cai para US$ 396, o número de compradores aumenta para 200 mil (a emprea fatura US$ US$ 79 milhões). Para atingir o número total de pessoas que necessitam de tratamento este medicamento teria de ser vendido por US$ 18. O valor ótimo de venda para empresa, para maximação de lucros de monopólio por parte da empresa titular da patente, portanto, é o de US$ 1481, situação em que 90% dos pacientes não são atendidos. A mesma situação em país de renda per capita mais elevada como a Noruega, em que novamente o preço do medicamento representa 5% de sua renda, mostra curvas de demanda em que o valor ótimo de venda da empresa é alcançado tendo apenas 20% dos pacientes não atendidos. Quanto mais desigual a distribuição de renda do país, mais pessoas estarão excluídas do acesso aos medicamentos quando os preços são estabelecidos segundo as estratégias de maximazação de lucros de monopólio.
Padrões podem ser usados como barreira não tarifária. A China[11] desenvolveu o padrão WAFI WLAN Authentication and Privacy Infrastructure baseado no WiFi IEEE 802.11. Uma vez que apenas algumas poucas empresas chinesas tinham o licenciamento da tecnologia, isto criava uma barreira para empresa norte amerocanas de celular entrar no Mercado chinês o que foi motivo de um contencioso entre Estados Unidos e China em 2003. A ISO rejeitou o padrão WAPI (Wireless Local Area Network Authentication and Privacy Infrastructure)[12] como internacional em março de 2006. Em 2007 as autoridades chinesas reconheciam o padrão WAPI como preferencial nas instituições governamentais, enquanto que no setor não governamental o padrão WiFi ganhou mercado.[13] Da mesma forma o governo chinês adotou o padrão UOF (Unified Office Format) para documentos eletrônicos de editores de texto[14].
Jae Park considera limitada a possibilidade de aplicação de licenças compulsórias aos titulares depatentes usadas em padrões por diversos motivos: i) em geral os padrões técnicos não invocam questões que dizem respeito a questões de interesse público como nos casos da área de saúde e meio ambiente onde se observa uma maior incidência de licenças compulsórias, ii) para o caso de padrões que gerenciam diversas patentes através de uma organização SSO a concessão da licença compulsória não poderia ser aplicada a esta instituição porque ela não poderia sublicenciar a seus membros. iii) TRIPs no Artigo 31 trata das licenças compulsórias concedidas “considerada com base no seu mérito individual” de modo que a licença teria de ser concedida para cada patente o que pode se demonstrar inviável em um padrão copm várias patentes, iv) a concessão de licenças compulsórias é um dispositivo de exceção e dificilmente se enquadra na proposta de um padrão que busca a adesão ampla por um grande númeo de participantes, pois TRIPs veda a posibilidade de sublicenciamento. Na China o governo publicou em 2004 um Código Nacional sobre Padrões usados na indústria que prevê a aplicação de licenças compulsórias nos casos de padrões obrigatórios.[15]
Mark Lemley argumenta que as SSOs podem exercer um papel importante na promoção da inovação especialmente em áreas mais problemáticas para o gerenciamento de direitos de proprriedade intelectual como semicondutores, telecomunicações e software. A atuação governamental excessiva antitruste pode provocar um efeito indesejado para inovação, de forma que a atuação das SSOs se mostra mais eficaz para gerenciar os conflitos de interesses de empresas reunidas em torno de uma mesma tecnologia. [16]
Na Europa em 1995 no caso Magill TV (C241/91 e C242/91) a Corte de Justiça européia entende haver abuso de posição dominante das empresas de comunicação que se recusavam a fornecer material para que uma empresa irlandesa preparasse guia semanal com a programação das emissoras de televisão. A autora não se limitava portanto a reproduzir conteúdo já disponibilizado pelo titular do copyright mas em oferecer ao usuário um novo guia semanal. Este é o caso típico de uma empresa no segmento downstream que necessita do acesso ao padrão protegido para poder atuar em seu mercado sem concorrer com o mercado do titular do direito de propriedade intelectual. O titular do direito ao exercer seu direito de recusa de licenciamento estava indevidamente sob um mercado derivado para o qual havia uma demanda de consumo e para o uqal não havia produto substituto. Para Pollaud Dulian destaca que esta decisão se inspira na doutrina de essential facilities (doctrine des infrastructures essentielles) também aplicada no caso IMS Health c. NDC de 2004 pela Corte de Justiça Europeia e se mostra inadequada[17] por representar uma insegurança jurídica aos direitos conferidos aos titulares de patentes[18]. A situação de abuso de posição dominante é caracterizada quando atendida as seguintes condições: i)o risco de eliminação de toda a concorrência sobre um mercado derivado, ii) o fato de que a recusa impede o surgimento de um produto novo e iii) uma característica de recusa injustificada. John Barton[19] destaca que esta é uma diferença com a jurisprudência nos Estados Unidos (por exemplo em Image Technical Services v. Eastman Kodak[20]) em que a doutrina de essential facilities não tem sido usada em propridade intelectual, preservando o direito do titular da patente de recusar licenciamentos.
Em decisão de 2004 Microsoft v. Comission (COMP/37792)[21] a Corte europeia julgou caso em que a Sun Microsytems se queixou que a Microsoft se recusara a oferecer informações do sistema operacional consideradas pela empresa fundamentais para garantir a interoperabilidade do sistema operacional Solaris da Sun com o sistema operacional da Microsoft, alegando abuso de posição dominante. A Microsoft alegou que as informações solicitadas eram segredos industriais e envolviam cerca de uma dúzia de patentes.[22] A Corte entendeu que a Microsoft violou o Artigo 82 do Tratado da União Europeia ao incorrer em risco de eliminação de concorrência no setor e que a negativa para o não fornecimento de tais informações não foi devidamente justificada. A Corte entendeu que a recusa da Microsoft informação sobre a interface do sistema operacional a empresa estaria indevidamente estendendo seu monopólio para o merccado de servidores [23]e uma licença compulsória foi aplicada contra a Microsoft. [24]A decisão não envolve a abertura do código fonte do sistema operacional da Microsoft mas o fornecimento de informações técnicas necessárias para garantir a interoperabilidade com o sistema da Sun. Ademais a obrigação da abertura do código fonte seria uma intromissão direta na ei de propriedade intelectual, uma área que o Tratado mantido sob domínio dos Estados Membros. Assim como no caso Magill a Corte reafirmou que o simples fato da empresa deter direitos de propriedade intelectual não a exime da possibilidade de estar cometendo prática considerada abusiva. Jae Park observa que nos casos em que a informação revelada pela Microsoft agregar mais valor do que o produto novo gerado pela empresa concorrente, temos uma situação free rider que o sistema de propriedade intelectual deseja evitar: a empresa concorrente acaba usufruindo de uma posição de mercado desmerecidamente. [25]
Jae Hun Park discute as possibilidade de ajustes no sistema de patentes para otimizar os ganhos para a sociedade com relação a patentes aplicadas em padrões da indústria. Dana Wagner[26] propõe o uso de regras de compensação (liability rules) na qual a patente deixa de conceder ao titular o direito de excluir terceiros, em troca de uma compensação financeira pelo uso da tecnologia sem ter de negociar com o titular. O fato de ser o inventor pioneiro e de receber pelo licenciamento da tecnologia já seria suficiente para recompor seus gastos em P&D na tecnologia desenvolvida mantendo assim o estímulo ao titular da patente para novas invenções. O 25 USC 271(d)(4) garante ao titular o direito de se recusar a licenciar sua patente, que não pode ser acusado de abuso do poder ou uso indevido de sua patente. Jae Park contesta que em ambiente com forte efeito rede ser o inventor pioneiro não constitui compensação suficiente pois rapidamente é superado por outras tecnologias. O pagamento de licenças pode também não ser relevante especialmente se a invenção é de uma pequena empresa. Neste caso o direito de excluir terceiros é o grande trunfo da pequena empresa diante do interesse de grandes empresas no setor, é somente desta forma que a pequena empresa consegue adquirir um diferencial de competitividade. Concedendo acesso aberto à tecnologia desde seu início, o inventor perde a chamada vantagem de ser o líder (lead time). Para Robert Merges a proposta pode reduzir os incentivos aos inovadores e pode ser difícil arbitrar qual a compensação considerada razoável para cada caso.[27] Jae Park observa que uma vez que os concorrentes sempre terão acesso a tecnologia patenteada que estará sempre aberta, não se faz necessário aos concorrentes buscar rotas alternativas (invent around). Vários são os exemplos de tecnologias que se desenvolveram como alternativas a tecnologias patenteadas por exemplo o JVC e VHS como forma de contornar a tecnologia Betamax da Sony.
Maureen O’Rourke propõe o uso de uma doutrina de uso lícito (faur use) aplicada na lei de patentes.[28] O uso lícito em direito autoral permite que se considere lícito por exemplo, a reprodução de trechos de obras ou seu uso em sátiras, ou cópias privadas de segurança no caso de programa de computador. Em Atari v. Nintendo a Corte considerou como lícito a engenharia reversa feita em programa objeto obtido de forma lícita. No caso, contudo, a Corte entendeu que a forma como a Atari teve acesso ao programa de bloqueio usado pela Nintendo em seus cartuchos de videogame não foi lícita. Este entendimento foi confirmado em Sega v. Accolade: “quando a dessassemblagem de programas for o único meio de ter acesso a s ideias e elementos funcionais do programa protegido por copyright e quando houver uma razão legítima para buscar tal acesso, a dessassemblagem é considerada uso lícito (fair use) de um trabalho portegido por copyright conforme a lei”.
Maureen O’Rourke cita como exemplo o desenvolvimento de novas APIs, um mercado em que predominam os efeitos de rede. Para os produtos que utilizam esta API mas que não sejam seus concorrentes diretos , ou seja, não tenham uma relação horizontal com o mesmo (utilizando um conceito comum nas análise antitruste), caberia a aplicação de uso lícito como forma de estimular o uso desta API como padrão na indústria. Por exemplo, o uso deste desenvolvimento da API em outros sistemas operacionais continuaria vetado pela lei de patentes por configurar um dano direto ao titular da patente. O uso lícito deve cumprir com cinco fatores: a natureza do avanço alcançado pelo objeto infrator, o propósito do uso, a natureza e força da falha de mercado que impede o licenciamento, o impacto causado pelo fair use no titular da patente e no bem estar social, a natureza da invenção patenteada. Jae Park observa que nos casos de fair use em copyright as cortes tendem a considerar como lícita a cópia intermediária feita para se alcançar informações que conduzirão ao produto final, assim, a aplicação da doutrina de uso lícito para o produto final patenteado seria uma extensão do conceito usado na legislação de copyright e pouco provável de ser aceita nas Cortes.
Philip Weiser propõe o chamado “modelo competitivo de plataformas”[29]. Uma vez que um padrão se torna dominante em um mercado (segundo critérios usados na literatura antitruste) o modelo permite que o concorrente possa utilizar a engenharia reversa como uso lícito não configurando contrafação da patente. Philip Weiser distingue portanto a fase em de competição antes da escolha de um padrão com o estágio de competição após o padrão ter sido escolhido, etapa em que o fair use poderia ser aplicado. Neste modelo o concorrente poderá licenciar a tecnologia com o titular ou em caso de recusa optar pelo uso de engenharia reversa, pois a proposta aumenta o poder de barganha do licenciado, uma das críticas do modelo proprietário usual em que a posião do titular é absoluta. O acesso de tecnologias horizontais ao padrão dominante fica assim garantido. Assim como a proposta de Maureen O’Rourke também Philip Weiser utiliza conceito da análise de casos antitruste como mercados dominantes, relação horizontal e relação vertical. Jae Park critica o modelo porque muitas vezes permitir a engenharia reversa do padrão dominante pode ser insuficiente para garantir o acesso ao padrão. Por exemplo, o concorrente pode ter uso lícito e realizar engenharia reversa do padrão dominante, porém, seu produto final não poderá ser uma contrafação da patente concedida, o que pode ser inviável. Admitir o fair use apenas como etapa intermediária para se avançar nas pesquisas pode ser de pouca valia para o concorrente.
Por isso Jae Park entende que o modelo de Philip Weiser deveria avançar para permitir a aplicação de licenças compulsórias para que o concorrente pudesse fabricar o produto final, mesmo incidindo no escopo da patente. Jae Park propõe modelo em que na fase de competição de padrões, em que não haja uma posição dominante, os direitos de propriedade intelectual possam ser exrecidos sem qualquer interferência. Porém a partir do momento em que um dos padrões se estabelece como dominante, como forma de remediar a posição privilegiada do titular desta patente, Jae Park propõe a aplicação da doutrina de fair use para os concorrentes que queiram ter acesso a esta tecnologia alcançando produtos novos e inventivos, que poderão ter acesso a licenças compulsórias para poder fabricar tais produtos sem configurar contrafação. Para os casos em que o titular comprovar que as licenças compulsórias não permitem que o titular possam recuperar seus investimentos em pesquisa (o que será raro porque a patente pode ser exercida por toda a fase de competição até o estabelecimento de posição dominante no mercado) a regra de fair use não seria aplicada.
Scherer[30] em estudo de 1977 analisa a aplicação de 44 licenças compulsórias nos Estados Unidos e conclui que não houve nenhuma evidência significativa de que estas empresas deixassem de investir em P&D ou mesmo reduzissem tais investimentos. Ou seja fair use, usado como regra de exceção, regulando o mercado não parece causar danos significativos aos titulares. Jae Park porém reconhece que a previsão de licenças compulsórias dificilmente se enquadraria dentro das previsões do acordo TRIPs. O artigo 31 de TRIPs prevê a concessão de licenças compulsórias para as patentes dependentes que representem um avanço radical, porém isto parece limitar em muito a aplicação do modelo proposto que requer apenas que o aperfeiçoamento seja considerado inventivo para que pudesse pleitear o direito de fair use. A LPI no artigo 70 prevê a concessão de licenças compulsórias quando o objeto da patente dependente constituir substancial progresso técnico em relação à patente anterior. De qualquer forma o lcenciamento da tecnologia dependente deve ser calculado sobre a sua contribuião ao padrão e não ao preço total de venda. Segundo decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos em 1912 “a invenção pode ter sio usada em combinação com aperfeiçoamentos valiosos da mesma, ou outras patentes podem ter sido apropriadas pelo infrator,e cada qual pode etr contribuiído para os lucros. Em tal caso, se a patente do réu contribui apenas com uma parte dos lucros, a ela deve ser atribuído apenas parte dos lucros líquidos”.[31]
Katherine Strandburg[32] propõe medidas de fair use que mesmo quando o contrafator teve acesso a tecnologia patenteada. Caberia a utilização de fair use nos casos em que não foi possível o licenciamento da tecnologia e em que o contrafator promoveu substancial progresso técnico da tecnologia patenteada.
Knut Blind e Nikolaus Thumm em pesquisa realizada junto a empresas europeias, principalmente Inglaterra, Alemanha e França, de pequeno, médio e grande porte mostra que a maioria das empresas confere ao segredo industrial maior importância como estratégia de proteção. Entre os motivos alegados para o patenteamento a maior parte alega a necessidade de proteger a própria tecnologia da imitação pelos concorrentes, e somente uma pequena parte alega interesses relacionados com um maior poder de barganha na definição de padrões na indústria ou a geração de receitas por licenciamento. Muitas empresas alegam receio em participar de acordos formais de padronização pois isso poderia expor suas tecnologias mantidas em segredo, para a concorrência. O fator mais importante para participação de um acordo formal é o tamanho da empresa. Os autores mostram que a intensidade de P&D das empresas tem pouca correlação com sua adesão a procedimentos formais de padronização. A hipótese de que o sistema de patentes promove segurança para atrair empresas com grandes investimentos em P&D não apresenta comprovação empírica na pesquisa. As empresa neste caso dispensam o efeito de difusão proporcionado pela fixação de padrões formais preferindo conquistar mercado pelo fato de serem as pioneiras na nova tecnologia. Os grandes participantes dos acordos formais de padronização, portanto, não são as empresas inovadoras geradoras de novas tecnologias. A possibilidade de ter de licenciar suas tecnologias em condições FRAND é outro fator que inibe a participação destas empresas nestes acordos.[33]
Com a falta de consenso sobre questões substantivas de exame na 10ª Sessão da SCP de maio de 2004 e na 11ª Sessão em junho 2005 houve uma interrupção nas discussões sobre harmonização de diretrizes entre os países membros. As reuniões foram retomadas após três anos. A delegação brasileira da 12ª Sessão da SCP (Standing Committee on the Law of Patents) em junho de 2008, em nome do Grupo da Agenda para o Desenvolvimento (Development Agenda Group DAG), apresentado no Asssembléia Geral da OMPI de 2007, sugeriu como um dos temas para a próxima reunião a relação entre padrões e patentes destacando a importância dos padrões abertos e não proprietários e seu papel em promover a interoperabilidade. O Brasil sugeriu a inclusão na reunião de organizações não governamentais e da sociedade civil. [34] A delegação brasileira na 13ª Sessão da SCP, em março de 2009 destacou que os softwares livre a aberto destacados no parágrafo 44 do relatório são altamente relevantes como ferramenta para estabelecer uma ponte digital entre as divisões existentes entre as nações.
Um relatório sobre a relação entre patente e padrões foi elaborado pela WIPO como resultado destes debates. O texto SCP/13/2 publicado na 13ª Sessão do SCP em março de 2009 observa que a adoção de padrões internacionais garante maior interoperabilidade de produtos e com isso intensifica a compteição entre produto que reduz os custos de transação e garante preços mais baixos ao consumidor. A importância do tema foi reconhecida pela OMC que concluiu o Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT Agreement) como parte do acordo que estabeleceu a OMC. O documento SCP/13/2 aponta o WIPO Arbitration and Mediation Center como uma alternativa para solução de disputas especialmente no que diz respeito a interpretação das reivindicações, estabelecimento de royalties considerados FRAND, avaliação do alcance dos direitos conferidos por uma licença e avaliação da validade e essencialidade de uma patente dentro de um pool de patentes. Uma patente é dita como não essencial quando outras tecnologias alternativas estão disponíveis enquanto que para uma patente essencial não haverá outra forma de aderir ao padrão senão infringindo a citada patente. [35] Segundo Carl Shapiro: “Royalties razoáveis devem ser aquele valorque o dono da patente conseguiria em uma concorrência aberta e frontal com outras tecnologias, não o que se pode obter depois que os participantes estão aprisionados e forçados a usar a tecnologia coberta pela patente. É como o conceito medieval de “preço justo” – o preço justo de um cavalo era o que prevaleceria no mercado aberto da feira anual, não o que fosse pago por um viajante com necessidade desesperada de transporte”. [36]
O detentor de uma patente essencial que não participa do acordo de padronização não precisa licenciá-la em termos FRAND. Segundo Shapiro este é o pesadelo de todo o participante de acordos de padronização. A Rockwell comercializava o modem V.FC antes do padrão V.34 da UIT. Os produtos da Rockwell configuravam infração das patentes da Motorola, que alegou que seu compromisso de licenciar tais patentes em condições FRAND só entrou em vigor após a adoção formal deste padrão. [37]
O Guia Europeu para Acordos de Transferência de Tecnologia também recomenda o uso de centros de mediação e arbitragem para resolução deste tipo de conflitos em pools de patentes.[38] No intuito de evitar abusos dos titulares de patentes as Organizações de Padrões (SSOs) estabelecem regras que incentivam a divulgação de todas as patentes essenciais e o compromisso de licenciamento gratuito ou FRAND, não discriminatório, sob pena de não se adotar o padrão ou revisar os padrões existentes. ITU, ISO e IEC possuem uma Common Patent Policy [39]que segue estes princípios. A W3C que controla os padrões usados na Internet exige um licenciamento gratuito das patentes consideradas essenciais para que o padrão seja adotado[40]. Em suas origens a internet elaborou a estrutura de RFCs (request for comments) como modelo colaborativo presente desde a RFC1 de 1969, disseminando a adoção de códigos abertos. Segundo Stephen Crooker: “Essa cultura de processos abertos foi essencial para que a internet crescesse e evoluísse da forma espetacular que conhecemos”.[41] Vint Cerf ao decidir pelo protocolo de transporte de dados que fosse aberto , resultando do protocolo IP que especificava como colocar o endereço do destinatário no pacote do cabeçalho sobreposto a um portocolo de controle de transmissão TCP, de nível mais alto, que instruía como os pacotes deveriam ser remontados na ordem correta, solictando retransmissão em caso de erro em algum pacote, o que ficou conhecido como portocolo TCP/IP. [42]
A W3C mantém uma página que lista patentes identificadas durante o estabelecimento de padrões na internet[43]. Um modo de minimizar a concessão de patentes indevidas pelos escritórios de patentes seria disseminar as informações técnicas mantidas pelas SSOs e neste sentido a Global Standards Collaboration (GSC) adotou em sua reunioa de 2007 a Resolution DSC-12/23 que recomenda ao partcipantes de SSOs cooperarem com os escritórios de patentes para prover acesso de informação técnica considerada relevante para o subsídio de exame de patentes. Acordos deste tipo já foram firmados entre a IEEE e a EPO em 2009 e renovados em 2013.[44]
A delegação brasileira na 15ª Sessão do SCP em outubro de 2010 fez seus comentários sobre o documento SCP/13/2 com representante da Agenda do Desenvolvimento. O Brasil destacou que seria necessário dar tratamento diferente aos padrões usados na promoção da interoperabilidade e conectividade dos que tratassem de questões relativas a segurança, saúde pública e meio ambiente e destacou que os trabalho na OMPI deve ser coerentes com as discussão da mesma matéria na OMC no Committee on Technical Barriers and Trade. O Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT Agreement) foi assinado em 1979 no âmbito do GATT. Em 2006 China com apoio do Brasil solicitaram a inclusão de uma discussão sobre direitos de propriedade intelectual no âmbito do relatório do TBT.[45] Segundo a proposta da China (G/TBT/251 de 25 de maio de 2005): “A China entende que questões reativas a propriedade intelectual na preparação e adoçoa de padrões internacionais tem se tornado um obstáculo para os Membros adotarem tais padrões e facilitar o comércio internacional. É necessário que a OMC considere os impactos negativos e avalie políticas de comércio apropriadas para solucionar as dificuldades que surgem com esta questão” .[46] No entanto, a medida contou com a oposição dos Estados Unidos que não aceitou a inclusão do tema no relatório final. Desde então a questão não voltou a ser discutida na OMC.[47]
O Brasil destacou que o documento SCP/13/2 concede pouco enfoque a práticas anticompetitivas e faz apenas uma referência genéricas a medidas para combater tais práticas. O representante da Free Software Foundation Europe, Karsten Gerloff destacou a importância de padrões livres concordando com o argumento da delegação brasileira de que o poder de monopólio conferido por uma patente é exponencialmente aumentado quando esta patente é incluída em um padrão. Assim o representante da FSF sugere que ao se iniciar um padrão as SSO exijam a divulgação de todas as patentes abrangidas pelo padrão assim como seus termos de licenciamento. As SSO devriam exigir que as patentes essenciais fossem disponibilizadas gratuitamente de modo a permitir a implementação em software livre, incluindo o licenciamento do software em GPL. Em resposta , o representante do ITSSD (Institute for Trade Standards and Sustainable Development) considerou que a proposta poderia conferir uma preferência por modelos baseados em software livre, o que constituiria uma dicriminação contrária aos acordos da OMC. [48] O tema não foi voltou a ser discutido nas Sessões 16 a 19, esta última ocorrida em fevereiro de 2013.
[1] 708 F.2d 1081 (1983). PARK, Jae Hun. Patents and industry standards. US:Edward Elgar 2010, p. 35
[2] 195 F.3d 1346 (1999), PARK,op.cit.p.36
[3] 540 U.S. 398, 407 (2004)
[4] LÉVÊQUE, François. The Application of Essential Facility and Leveraging Doctrines to Intellectual Property in the EU: The Microsoft’s Refusal to License on Interoperability, CERNA, 2004, http://www.cerna.ensmp.fr/Documents/FL-WP-ComVsMS.pdf
[5] HOVENKAMP, Herbert. Antitrust enterprise: principle and execution, Cambridge:Harvard University Press, 2005, p.3156/4769
[6] KUNTZ, Karin Grau. Parecer: O desenho industrial como instrumento de controle econômico do mercado secundário de peças de reposição de automóveis – uma análise crítica à recente decisão da Secretaria de Direito Econômico (SDE). cf. SILVEIRA, Newton. Direito de autor no design. São Paulo:Saraiva, 2012, p.290
[7] FLYNN, Sean. Using competition law to promote access to knowledge. In: KRIKORIAN, Gaelle; KAPCZYNSKI, Amy. Access to knowledge in the age of intellectual property, Zone Books: Nova Iorque, 2010, p.455
[8] KAPLOW, Louis. The patent antitrust intersection: a reappraisal, Harvard Law Review, v.97, 1984. Cf. FLYNN, Sean. Using competition law to promote access to knowledge. In: KRIKORIAN, Gaelle; KAPCZYNSKI, Amy. Access to knowledge in the age of intellectual property, Zone Books: Nova Iorque, 2010, p.456
[9] HOVENKAMP, Herbert; JANIS, Mark; LEMLEY, Mark. IP and antitrust: an analysis of antitrust principles applied to intellectual property a, New York: Aspen Publishers, 2007, p.1-10
[10] CORREA, Carlos. Conferencia Magistral Carlos Correa, Licencias Obligatorias, 16/11/2012 Universidad Central Quito, Ecuador. Minuto 17:00 https://www.youtube.com/watch?v=ui13GAkisgo
[11] LI, Xuan; Baisheng An. IPR Misuse: the core issue in standards and patents. South Centre, junho 2009, p.21 http://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2013/05/RP21_IPR-misuse_EN.pdf
[12] Intellectual property right (IPR) issues in standardization. Communication from People’s Republic of China. Addendum”. Background paper for Chinese Submission to WTO on Intellectual Property Right Issues in Standardization (G/TBT/W/251) http://chinawto.mofcom.gov.cn/accessory/200702/1171346578955.doc
[13] http://en.wikipedia.org/wiki/WLAN_Authentication_and_Privacy_Infrastructure
[14] DeNARDIS, Laura. The global politics of interoperability. In: KRIKORIAN, Gaelle; KAPCZYNSKI, Amy. Access to knowledge in the age of intellectual property, Zone Books: Nova Iorque, 2010, p.507
[15] LI, Xuan; Baisheng An. IPR Misuse: the core issue in standards and patents. South Centre, junho 2009, p.13 http://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2013/05/RP21_IPR-misuse_EN.pdf
[16] LEMLEY, Mark. Intellectual Property Rights and Standard-Setting Organizations, Stanford Law School, April 1, 2002, California Law Review (online), Vol. 90, 2002 UC Berkeley Public Law Research Paper No. 84, p. 1892 http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=310122
[17] POLLAUD-DULIAN, Frédéric , Propriété intellectuelle. La propriété industrielle, Economica:Paris, 2011, p.77
[18] POLLAUD-DULIAN, Frédéric , Propriété intellectuelle. La propriété industrielle, Economica:Paris, 2011, p.66
[19] BARTON, John. Antitrust, patents and developing nations. In; NETANEL, Neil Weinstock. The development agenda: global intellectual property and developing countries. Oxford University Press, 2009,p.406
[20] 125 F3d 1195 (9th Cir 1997)
[21] http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_37792
[22] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:032:0023:0028:EN:PDF
[23] LI, Xuan; Baisheng An. IPR Misuse: the core issue in standards and patents. South Centre, junho 2009, p.4 http://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2013/05/RP21_IPR-misuse_EN.pdf
[24] François Lévêque. The Application of Essential Facility and Leveraging Doctrines to Intellectual Property in the EU: The Microsoft’s Refusal to License on Interoperability, CERNA, 2004, http://www.cerna.ensmp.fr/Documents/FL-WP-ComVsMS.pdf LI, Xuan; Baisheng An. IPR Misuse: the core issue in standards and patents. South Centre, junho 2009, p.19 http://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2013/05/RP21_IPR-misuse_EN.pdf
[25] PARK, Jae Hun. Patents and industry standards. US:Edward Elgar 2010, p. 63
[26] WAGNER, Dana. The keepers of the Gates: intellectual property, antitrust and regulatory implications of systems technology, 2000, Hastings Law Journal, v.51, p.534
[27] MERGES, Robert. Contracting into liability rules: intelectual property rights and collective rights organizations. California Law Review, 1996, v.84, p.1293
[28] O’ROURKE, Maureen. Toward a doctrine of fair use in patent Law.2000, Columbia Law Review, v.100, p.1177
[29] WEISER, Philip. The internet, innovation and intellectual property policy, 2003, Columbia Law Review, v.103, p.534
[30] SCHERER, The economic effects of compulsory patent licensing, The Monograph Series in Finance and Economics, New York; New York Universty,1977
[31] Westinghouse Elec. & MFFg. Co. v. Wagner elec. 225 US 604 (1912) cf. LI, Xuan; Baisheng An. IPR Misuse: the core issue in standards and patents. South Centre, junho 2009, p.32 http://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2013/05/RP21_IPR-misuse_EN.pdf
[32] STRANDBURG, Katherine. Patent Fair Use 2.0, UC Irvine Lw Review, 2011 p.266-305 http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1835007
[33] BLIND, Knut; THUMM, Nikolaus. Interrelation between patenting and standartisation strategies: empirical evidence and policy implications. Research Policy, 2004, v.33, p.1583-1598
[34] http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_12/scp_12_5.pdf
[35] BEKKERS, Rudi; DUYSTERS, Geert; VERSPAGEN, Bart. Intellectual property rights, strategic technology agreements and market structure. Research Policy, v.31, 2002, p.1145
[36] SHAPIRO,Carl; VARIAN, Hal R. A economia da informação. Rio de Janeiro:Campus, 1999, p.278
[37] SHAPIRO,Carl; VARIAN, Hal R. A economia da informação. Rio de Janeiro:Campus, 1999, p.167, 307
[38] Guidelines on the application of Article 81 of the EC Treaty to technology transfer agreements (2004/C 101/02)”, European Commission Notice, paragraph 235
[39] Common Patent Policy for ITU-T/ITU-R/ISO/IEC, http://www.itu.int/en/ITU-T/ipr/Pages/policy.aspxGuidelines for Implementation of the Common Patent Policy for ITU-T/ITU-R/ISO/IEC (23 April 2012) http://www.itu.int/oth/T0404000001/en
[40] http://www.w3.org/Consortium/Patent-Policy-20040205/
[41] ISAACSON, Walter. Os inovadores: uma biografia da revolução digital, São Paulo: Cia das Letras, 2014, p. 269
[42] ISAACSON, Walter. Os inovadores: uma biografia da revolução digital, São Paulo: Cia das Letras, 2014, p. 273
[43] http://www.w3.org/2004/01/pp-impl/showPatents.php
[44] http://standards.ieee.org/news/2013/epo_mou.html
[45] http://www.inmetro.gov.br/barreirastecnicas/pdf/atas_comercio/TBT38_06jun06.pdf
[46] http://www.jisc.go.jp/cooperation/pdf/g_tbt_19.pdf
[47] LI, Xuan; Baisheng An. IPR Misuse: the core issue in standards and patents. South Centre, junho 2009, p.9 http://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2013/05/RP21_IPR-misuse_EN.pdf http://www.inmetro.gov.br/barreirastecnicas/revisoes.asp
[48] http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_13/scp_13_2_comments.pdf
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