3º Encontro Científico das
Comissões de Estudo da ABPI. Comissão de Estudos de Patentes. As novas diretrizes de instrução de recursos e
PANs do INPI: um paralelo com o procedimento de oposição no EPO.
Heleno Costa Bezerra Neto
CGREC/INPI
Novas Diretrizes de Recurso foram
inspiradas no modelo europeu. As motivações baseadas no número de processos
pendentes em recurso máximo de 6,8 mil em 2016 para 6,7 mil atuais, uma queda
bem lenta. A estimativa é que nesse ritmo em 100 anos equilibramos a entrada de pedidos com a
saída. O percentual de indeferimentos
com recursos que chegou a 31% em 2017 para os atuais 43% em 2022 (índice
compatível com outros escritórios), o PAN sempre inferior a 1%. O estoque de
recursos pendentes tem pedidos de 2018 em diante. O recurso, contudo, acabou
exercendo uma função de uma continuação da primeira instância. A proposta agora
é trazer para um papel de instância recursal, ou seja, ser uma fase revisora.
Questões da primeira instância deve permanecer tratados nesta instância. O duplo grau de jurisdição está previsto pelo
conceito de efeito devolutivo pleno (artigo 212) sem que se trate de
continuação da primeira instância. Segunda instância não pode dar primeira
opinião sobre um assunto, mas ser sempre uma instância revisora. Parecer
16/2023 trata de questões gerais, Parecer 19/23 aborda questões formais de
recurso de patentes Parecer 03/2024 aborda a flexibilização do aceite de
quadros reivindicatórios. Exigências feitas na primeira instância e não
cumpridas nessa fase não podem ser cumpridas na segunda instância pois entram
em preclusão. (Lei 9784/99 artigo 63). Recurso não pode ser um mecanismo de se
cumprir esta exigência. 10% dos recursos são de uma exigência não cumprida, o
que restante são ciência de parecer e objeções de patenteabilidade. O princípio
da pluralidade de instâncias, onde se aplica a teoria da causa madura, quando
não haveria necessidade de devolver este processo para primeira instância sendo
possível decidir o pedido na segunda instância. Na fase de transição para as
novas regras, teremos quatro despachos 121 exigência, 111 manutenção
indeferimento, 100.2 recurso provido, mas volta para primeira instância e 100.1
recurso provido e causa madura. O despacho 100 de recurso provido fica para
pedidos antigos. No caso de vícios formais coo petição ignorada pela primeira
instância este pedido retorna para ser saneado. Outra situação é quando
examinador não deu ampla defesa ao requerente, este pedido retorna à primeira
instância, por exemplo artigo 32 da LPI avaliado de forma equivocada
prejudicando a sequência do exame. O vício de julgamento é avaliado sob o
quadro reivindicatório indeferido e se o parecer está correto em seu
julgamento. SE o documento citado não destitui a atividade inventiva então este
pedido deve voltar à primeira instância ou então terá concessão pois entende-se
que a causa está madura. Os recorrentes devem concentrar sua análise no recurso
ao quadro do indeferimento pois é sobre este que o parecer de recurso irá
partir. Pode ser apresentado quadro suplementar no recurso, mas há limitações
nestas emendas. Se o pedido não tem vício formal nem vício de julgamento então
avalia-se se é possível uma forma de contornar as restrições para que pedido
seja finalizado. Pedido indeferido pelo artigo 10 da LPI. Segunda instância
apresenta quadro reivindicatório que retira objeção. Se a segunda instância
entende que a causa está madura então decide, por outro lado se entender que há
matéria residual não examinada deve retornar. Nesta fase transitória, pedidos
que seriam não providos passam sempre por um parecer de exigência para
recorrente tomar conhecimento e se manifestar. Nessa fase transitória a
preclusão ainda não se aplica de forma integral pois INPI fará exigências.
Basta o recorrente alegar que a regra mudou que o INPI irá aceitar esta emenda,
sem aplicar preclusão. É importante o recorrente trazer as razões recursais,
pois será sobre estes argumentos que o parecer de segunda instância irá se
debruçar já que ela não pode levantar novas objeções. O recuso não é mera
continuação da primeira instância. Exigências não cumpridas em primeira
instância não podem ser cumpridas em segunda instância. O quadro
reivindicatório do indeferimento é sempre o quadro principal de exame. Quadro
reivindicatório no recurso é sempre alternativo. Se primeira instância apontou
uma exigência que se revela pertinente pela segunda instância não cabe ao
recorrente apresentar emendas com a solução atendendo esta exigência em segunda
instância. Heleno aponta que a organização de Oral Proceedings demandaria muita
mão de obra que INPI não tem. Heleno
levanta a questão da dificuldade de contato que o INPI tem tido com números de
telefone dos procuradores.
Hans Peter Felgenhauer EPO
Board of Appeal tratou dos
recursos em diversas decisões : Admissibilidade do Appeal T2132/14 (nesta fase
ainda se admite emendas que se tornam cada vez mais restritas à medida que
avança o recurso), visão geral dos procedimentos T1421/20 com base nos artigos
12 e 13 do RPBA Rules of Procedure of the Boards of Appeal (https://www.epo.org/en/legal/epc/2020/rpba.html),
competência dos Boards of Appeal in ex parte casos T2154/15 (G10/13), emendas
T2214/15. São previstos procedimentos orais, que são muito importantes para
decisão. O Board não admite pedidos não tratados durante o exame. Sobre os procedimentos de exame Artigo 12(2)
RPBA → o objeto principal do processo de recurso consiste em rever a decisão
recorrida de forma judicial consequentemente, a decisão e o exame os processos
que a ela conduzem são de importância essencial para o resultado do processo de
recurso (arquivamento/manutenção de solicitações auxiliares). Relativo ao Processo de Apelação de Exame de
acordo com os artigos 12, 13(1) e 13(2), do RPBA: quanto mais tarde uma
alteração for apresentada maior o obstáculo para sua admissão.
