Decisões CGREC TBR622/17

 Emendas no quadro reivindicatório 

 Após a solicitação do exame do pedido de patente serão, ainda, aceitas as modificações no QR, voluntárias ou resultantes de exame técnico (despachos 6.1 ou 7.1), desde que estas sirvam, exclusivamente para restringir a matéria reivindicada e não alterem o objeto pleiteado. (Res n.93/13 § 2.2)

TBR622/17 O quadro reivindicatório contraria o disposto no Art. 32 da LPI porque a reivindicação 8 (“Titulador em sistema de fluxo monossegmentado de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo emprego de qualquer tipo de sensores físico ou químicos capaz de localizar a posição da amostra no interior do reator”) pleiteia o emprego de qualquer tipo de sensor, enquanto a invenção só cita o emprego de LEDs infra-vermelho e fototransistor; a reivindicação 9 (“Titulador em sistema de fluxo monossegmentado de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato do material inerte que constitui o reator tubular(6) ser selecionado do grupo compreendido por polietileno; teflon; e vidro preferencialmente por polietileno, teflon ou vidro ou outro material inerte aos constituintes da amostra e reagentes”) pleiteia reator de qualquer tipo e formato, enquanto a invenção na ocasião do depósito só revelava reator tubular e a reivindicação 13 (“Titulador em sistema de fluxo monossegmentado de acordo com as reivindicações 1 a 11, caracterizado por obter a curva de titulação completa e permitir a determinação simultânea de mais de uma espécie de interesse na mesma amostra”) pleiteia a determinação simultânea de mais de uma espécie de interesse da mesma amostra, enquanto o pedido não apresenta essa modalidade. 

Decisões CGREC TBR3599/17

 Emendas no quadro reivindicatório 

 Após a solicitação do exame do pedido de patente serão, ainda, aceitas as modificações no QR, voluntárias ou resultantes de exame técnico (despachos 6.1 ou 7.1), desde que estas sirvam, exclusivamente para restringir a matéria reivindicada e não alterem o objeto pleiteado. (Res n.93/13 § 2.2)

TBR3599/17 Pedido original reivindica “material composto para mancal de deslizamento com uma camada de suporte de aço com uma camada de metal do mancal de uma liga de cobre que apresenta de 0,5% a 5% em peso de níquel, 0,25 a 2,5% em peso de silício, <= 0,1% em peso de chumbo e o resto de cobre e com uma camada de deslizamento aplicada sobre a camada de metal do mancal”. Uma emenda na reivindicação após o pedido de exame foi solicitada em que pleiteia “Material compósito para mancal liso, com uma camada de suporte de aço, com uma camada de metal do mancal de uma liga de cobre que apresenta de 0,5 a 5% em peso de níquel, 0,25 a 2,5% em peso de silício, = 0,1% em peso de chumbo, e o resto de cobre e com uma camada de deslizamento aplicada sobre a camada de metal do mancal, caracterizado por a camada de metal do mancal apresenta um limite de escoamento de 150 até 250 Mpa”. A nova reivindicação independente 1, relativa ao material composto para mancal de deslizamento, retornou com a faixa de Si inicialmente reivindicada, ou seja, 0,25% a 2,5% em peso. Ademais, foi introduzida uma limitação da característica da camada de metal do mancal apresentar um limite de escoamento de 150 até 250 MPa. Desse modo, a introdução 60 de característica física relacionada com a camada de metal do mancal não contraria o Art. 32 da LPI, pois não modifica o objeto originalmente reivindicado, mas sim, leva a sua restrição. O escopo da proteção da nova reivindicação está contida na matéria constante do relatório descritivo e está totalmente englobado na reivindicação original, sendo considerada um subgrupo desta.

Decisões CGREC TBR550/17

 Emendas no quadro reivindicatório 

 Após a solicitação do exame do pedido de patente serão, ainda, aceitas as modificações no QR, voluntárias ou resultantes de exame técnico (despachos 6.1 ou 7.1), desde que estas sirvam, exclusivamente para restringir a matéria reivindicada e não alterem o objeto pleiteado. (Res n.93/13 § 2.2)

 

 

TBR550/17 A requerente apresentou novas vias de quadro reivindicatório posteriormente ao pedido de exame, portanto, em que características presentes originalmente nas reivindicações 2, 3 e 4 são incorporadas na reivindicação principal, restringindo desta forma seu escopo. Neste sentido como tais emendas restringem o escopo de proteção, entendemos que não haja qualquer violação com o artigo 32 da LPI.

Decisões CGREC TBR4365/17

 Reivindicações reach through 

 Reivindicação reach-through é um tipo especial de reivindicação que objetiva proteção para futuras invenções com base numa invenção do presente. Ou seja, esse tipo de reivindicação objetiva proteção para invenções que não haviam sido identificadas pelo inventor até o momento de depósito do seu pedido de patente, mas que poderão ser identificadas no futuro pelo uso da sua invenção real.(Res. 144/15 § 3.10)

TBR4365/17 O pedido trata da obtenção de mutantes aleatórios da enzima s-GDH que possam ser úteis na detecção de glicose. Apesar de o relatório descritivo do pedido mencionar, genericamente, a possibilidade de variações na sequência decorrentes de deleções, substituições, inserções, inversões ou adições de resíduos, resta claro que a inserção de aminoácidos não se encontra especificamente revelada no pedido conforme depositado, uma vez que não há, no pedido conforme depositado, nenhum exemplo de mutante obtido por 59 inserção de aminoácido, nenhuma descrição específica. Os itens 3.1 e 3.1.1 das Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente na área de Biotecnologia (Resolução/INPI/Nº144/2015) tratam de reivindicações do tipo reach-through, ou seja, matérias não especificamente reveladas no pedido e que são pleiteadas pelo efeito a ser alcançado. No presente caso, o efeito a ser alcançado é a obtenção de enzimas mutadas que possuem especificidade ao substrato pelo menos duas vezes maior para glicose. As supramencionadas Diretrizes determinam que tais matérias não são passíveis de proteção por ausência de suficiência descritiva, clareza, precisão e/ou fundamentação no relatório descritivo (artigos 24 e 25 da LPI). A mutação por inserção ou deleção de aminoácidos é mais propensa a alterar de forma significativa as estruturas secundária e terciária de uma enzima, pois altera o tamanho da cadeia primária e, consequentemente, modifica as distâncias entre os resíduos de aminoácidos, podendo alterar as interações entre as cadeias laterais e, consequentemente, a função da enzima. O efeito técnico da inserção de aminoácidos na Seq ID nº 24 não está descrito na matéria inicialmente revelada, mas apenas mencionado como uma possibilidade genérica. Além disso, por mais que a recorrente tenha apresentado um resultado referente à inserção de uma prolina na posição 429 de Seq ID nº 24 (Mut1), um técnico no assunto não saberia como colocar em prática a matéria da forma genérica como pleiteada (mutante contendo inserção de aminoácido). Portanto, mantém-se as objeções referentes à ausência de suficiência descritiva (artigo 24 da LPI) e à ausência de clareza, precisão e fundamentação (artigo 25 da LPI) de um mutante de Seq ID nº 24 que contenha inserção de aminoácido.

Decisões CGREC TBR3517/17

 Reivindicação de uso 

Quando uma reivindicação de produto (vide 3.16) define a invenção por referência a características relacionadas ao seu uso, a mesma pode resultar em falta de clareza. (Res. 124/13 § 3.62) Para propósitos de exame, uma reivindicação de “uso“ na forma de “uso da substância X como um inseticida“, deve ser considerada como equivalente a uma reivindicação de “processo“, da forma tal como “um processo de matar insetos usando a substância X“ ou, ainda, “uso de uma liga X para fabricar determinada peça”. Assim, uma reivindicação na forma indicada não deve ser interpretada como dirigida para a substância X, que é conhecida, mas como pretendida para o uso tal como definido, isto é, como inseticida, ou para fabricar determinada peça. Contudo, uma reivindicação direcionada para o uso de um processo é equivalente a uma reivindicação direcionada ao mesmo processo. (Res. 124/13 § 3.73) Na área farmacêutica as reivindicações que envolvem o uso de produtos químico-farmacêuticos para o tratamento de uma nova doença utilizam um formato convencionalmente chamado de fórmula suíça: “Uso de um composto de fórmula X, caracterizado por ser para preparar um medicamento para tratar a doença Y”. (Res. 124/13 § 3.75) 

TBR3517/17 Reivindicação trata de “Uso de uma quantidade reduzida de calcitonina em uma formulação oral, caracterizado pelo fato de que é na fabricação de um medicamento destinado ao tratamento de um distúrbio responsivo à ação de calcitonina, a dita formulação compreendendo calcitonina em combinação com um ou mais agentes de liberação oral, e sendo que a dita formulação é administrada oralmente a um hospedeiro humano de 5 minutos a 30 minutos antes de uma refeição”. Uma vez que reivindicações do tipo fórmula suíça são caracterizadas pelo uso de um agente conhecido para preparar um medicamento para tratar e/ou prevenir uma patologia ou distúrbio para qual o referido agente não era utilizado anteriormente, este tipo de reivindicação deve definir de clara e precisa os distúrbios a serem tratados. Na medida em que as reivindicações 1 a 3 não o fazem, estas não cumprem com o disposto no artigo 25 da LPI

Patentes de semicondutores

Estudo mostra que nos últimos 15 anos, o número de patentes em semicondutores (H01L) no USPTO aumentou a uma taxa média de crescimento anual de 5,4%. Esse crescimento desacelerou desde cerca de 2014, para aproximadamente 1,4% no período de 2016 a 2020. Durante o período de 15 anos, o número de patentes associadas ao H01L publicadas pelo European Patent Office (EPO) aumentou em uma média anual taxa de 9,4%. Muito desse crescimento começou por volta de 2015, com a taxa de 2015 a 2020 próxima de 17%. Os números correspondentes para CNIPA (China) mostram um alto grau de volatilidade do que os de outros escritórios de patentes, mas a tendência geral revela novamente um crescimento significativo, começando com pouco mais de 2.000 publicações em 2006 e terminando com cerca de 18.000 em 2020 (ver Figura). Grande parte desse aumento ocorreu entre 2014 e 2016. [1]

[1] Data reveals patenting in semiconductors is on the rise, with Asia accelerating its output IAM, China, European Union, Global, USA May 18 2021, www.lexology.com

Uso de dicionários no exame de patentes

 

Em Uniloc 2017 v. Apple (Fed. Circ, 2021) a Corte conclui que a evidência do significado simples e comum do termo “interceptação” conforme estabelecido nas definições do dicionário foi superada pela evidência do significado do termo no histórico da tramitação do pedido junto ao USPTO, relatório descritivio e contexto das reivindicações. A patente em questão da Uniloc é direcionada a um sistema e método de uso de Voice over Internet Protocol (“VoIP”). A Corte considerou que certas reivindicações da patente da Uniloc eram inválidas com base na obviedade em vista de uma patente da técnica anterior. A análise de obviedade girou em torno da interpretação do termo usado na reivindicação "interceptar". A Apple argumentou que "interceptar" deve ser interpretado como "a sinalização [mensagem] é recebida por uma entidade de rede localizada entre os terminais da chamada." A Uniloc com base em diversos dicionários argumentou que “interceptar” deve ser interpretado de acordo com seu significado simples e comum e excluir o recebimento de uma mensagem de sinalização pelo destinatário pretendido dessa mensagem. A Corte concordou com a construção da reivindicação feita pela Apple e invalidou todas, exceto uma das reivindicações independentes com base nessa construção, tendo em vista o histórico do processamento do pedido, o relatório descritivo e o contexto das reivindicações superaram as definições do dicionário. O Circuito Federal afirmou que "só porque o dispositivo cliente receptor é o 'destinatário pretendido' final, não significa que o dispositivo cliente remetente não pode intencionalmente direcionar a mensagem para a entidade de interceptação." Além disso, o Circuito Federal baseou-se no fato de que a Uniloc alterou as reivindicações durante o processo de "receber" para "interceptar" para superar a técnica anterior e a Uniloc argumentou em uma resposta de ação de escritório que a técnica anterior "não revela uma entidade intermediária interceptando qualquer comunicação entre dois outros dispositivos”.[1]

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[1] Dictionary Definitions Overshadowed by Intrinsic Evidence, Knobbe Martens, www.lexology.com 13/05/2021