Notícias em Patentes

domingo, 18 de janeiro de 2026

Unclear Analysis at the PTAB Leads to Confusion at the Federal Circuit, Michael Saunders

A decisão recente do Circuito Federal no caso Palo Alto Networks, Inc. v. Centripetal Networks, LLC, No. 2023-1636, 2024 WL 5114204 (Fed. Cir. 16 de dezembro de 2024) diz respeito a uma determinação de evidência baseada em uma motivação para a combinação. Abaixo está uma discussão sobre o caso e um ponto chave para profissionais e inovadores de patentes.

Perante o Conselho de Julgamento e Apelação de Patentes ("PTAB") em uma Revisão Inter Partes, o Requerente, Palo Alto Networks, Inc., afirmou que a patente em questão é inválida por ser evidente em relação à técnica anterior, argumentando que alguém experiente na área na época teria motivação para combinar duas referências da técnica anterior. Palo Alto Networks, Inc. v. Centripetal Networks, LLC, nº IPR2021-01150, 19-20 (P.T.A.B. 16 de fevereiro de 2023). Especificamente, uma referência revelou todas as limitações da patente em questão, exceto uma, e uma segunda referência revelou a limitação ausente. Id. O peticionário instou o PTAB a encontrar uma motivação para combinar as duas referências, pois sua combinação reflete uma "aplicação de técnicas conhecidas [] para melhorar dispositivos semelhantes [] e fornecer resultados previsíveis da mesma forma." Id. na página 24 (citação interna omitida).

O PTAB decidiu a favor do Proprietário da Patente, entendendo que o Requerente não apresentou uma "ponte necessária que demonstrasse que alguém com habilidade comum na área teria apreciado" que as duas referências do estado da técnica pudessem ser combinadas para obter os aspectos inventivos da patente em questão. Id. na página 26. O peticionário então recorreu da decisão final por escrito do PTAB ao Circuito Federal.

Em recurso, o Tribunal Federal anulou e devolveu o caso porque o PTAB não explicou adequadamente por que uma pessoa com habilidade comum na área não teria motivação para combinar as duas referências da técnica anterior. Palo Alto Networks, Inc. v. Centripetal Networks, LLC, nº 2023-1636, 2 (Fed. Cir. 16 de dezembro de 2024). Em particular, o Circuito Federal não pôde "discernir com qualquer confiança o que o Conselho quis dizer" por "ponte necessária". Id. aos 11. "Se o Conselho quis dizer que não encontrou motivação para combinar — e não sabemos se encontrou — certamente não explicou por que uma pessoa de habilidade comum na arte não teria sido motivada a [combinar as duas referências da técnica anterior]." Id.

Resumo do caso (Federal Circuit, 16/12/2024)

O caso envolve um inter partes review (IPR) no qual a Palo Alto Networks (PAN) contestou a validade das reivindicações 1–18 da patente norte-americana nº 10.530.903, pertencente à Centripetal Networks, que trata de correlação de pacotes em redes de comunicação para identificar a origem real de tráfego potencialmente malicioso (por exemplo, quando há proxy, NAT ou outra forma de obfuscação).

No IPR, a PAN sustentou que as reivindicações seriam óbvias à luz da combinação de três documentos do estado da técnica, sendo relevantes aqui principalmente:

Paxton, que ensina correlacionar pacotes antes e depois de atravessarem dispositivos que alteram endereços (como NAT), permitindo identificar a verdadeira origem do tráfego; e
Sutton, que ensina notificar administradores de rede quando atividade maliciosa é detectada (por exemplo, acesso a “darknets”).

A limitação central em disputa foi a de “transmitir uma indicação do primeiro host, de forma responsiva à correlação”. A PAN argumentou que um técnico no assunto teria motivação para combinar Paxton e Sutton, de modo que, após a correlação dos pacotes (Paxton), o sistema notificaria o administrador sobre o host identificado como origem de atividade maliciosa (Sutton), melhorando a segurança da rede.

O PTAB rejeitou o pedido, entendendo que a PAN não demonstrou adequadamente que a combinação ensinaria essa etapa “responsiva à correlação”, afirmando faltar uma “ponte necessária” entre a correlação de Paxton e a notificação de Sutton.

Ao julgar o recurso, o Federal Circuit não decidiu o mérito da obviedade, mas concluiu que o PTAB errou na fundamentação. Segundo o Tribunal:

O PTAB não deixou claro se reconheceu ou não uma motivação para combinar as referências, nem explicou adequadamente o que quis dizer com a falta da “ponte necessária”.
O PTAB analisou Paxton e Sutton de forma isolada, quando a análise correta de obviedade exige avaliar as referências em combinação, como proposto no pedido.
Faltou uma explicação suficiente que permitisse o controle recursal efetivo sobre a conclusão do PTAB.

Resultado: o Federal Circuit anulou (vacated) a decisão do PTAB e remeteu o caso (remanded) para nova análise, determinando que o Board esclareça e fundamente adequadamente se um técnico no assunto teria motivação para combinar Paxton e Sutton de modo a atender à limitação disputada

Honeywell International Inc. v. 3G Licensing, (Fed. Cir. 2025): a motivação do técnico no assunto e não do inventor

Honeywell International Inc. v. 3G Licensing, S.A., 124 F.4th 1345 (Fed. Cir. 2025)

https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/cafc/23-1354/23-1354-2025-01-02.html

Resumo do caso (Federal Circuit, 02/01/2025)

Por exemplo, em Honeywell International v. 3G Licensing, o Circuito Federal reverteu uma decisão sobre obviedade do PTAB e entendeu que o Conselho aplicou de forma inadequada a análise de motivação para combinar ao focar de forma muito restrita nos objetivos declarados pelo titular da patente, em vez de nas motivações que uma pessoa de habilidade comum na área teria tido ("Exigir que a motivação para modificar seja a mesma motivação que a do inventor da patente não tem base na doutrina da obviedade.", Honeywell International Inc. v. Licenciamento 3G, S.A., 124 F.4th 1345, 1354

O caso envolve a validade do U.S. Patent No. 7,319,718, que trata de um método de codificação do Channel Quality Indicator (CQI) em sistemas celulares 3G/4G. Honeywell, Telit e Sierra Wireless recorreram contra decisão do PTAB que havia mantido a validade das reivindicações do patenteado 3G Licensing S.A..

A controvérsia técnica é estreita: a patente reivindica uma tabela de sequências-base (20,5) para codificar o CQI, idêntica a uma proposta anterior da Philips discutida no 3GPP, com a única diferença de inverter dois bits na última linha da tabela. Essa inversão aumenta a proteção do bit mais significativo (MSB), reduzindo erros de maior impacto no valor do CQI.

O PTAB entendeu que essa modificação não seria óbvia, afirmando que (i) não havia motivação clara no estado da técnica para inverter os bits, (ii) não existia consenso no 3GPP sobre privilegiar essa solução, e (iii) a patente buscaria maximizar “throughput do sistema”, não simplesmente proteger o MSB.

A Corte de Apelações do Circuito Federal reverteu a decisão. O Tribunal concluiu que:

A motivação do inventor não controla a análise de obviedade; basta que o problema e a solução fossem conhecidos no campo (KSR).
A referência da Philips já ensinava proteção reforçada ao MSB, e um técnico no assunto entenderia que a inversão dos dois bits aumenta essa proteção.
Não é necessário que a solução fosse a “preferida” ou consensual para ser óbvia; basta que fosse desejável à luz do estado da técnica.
O PTAB confundiu obviedade com antecipação ao dar peso ao fato de a Philips não ter proposto exatamente a inversão — diferença mínima que não impede obviedade.

Resultado: a Corte reconheceu a obviedade das reivindicações impugnadas e reverteu a decisão do PTAB, enfraquecendo a base do patenteamento de um detalhe técnico incorporado ao padrão 3G/4G. Houve voto dissidente, defendendo remessa para nova análise fática pelo PTAB, mas a maioria optou pela reversão direta

quinta-feira, 15 de janeiro de 2026

Patente de software no USPTO segundo Manual de Exame

diretriz incluir exemplos, veja o manual do USPTO

https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2106.html

I. MELHORIAS NA FUNCIONALIDADE DO COMPUTADOR

Exemplos indicados pelos tribunais podem mostrar uma melhora na funcionalidade do computador:

i. Uma modificação do protocolo convencional de hiperlink da Internet para produzir dinamicamente uma página híbrida de fonte dupla, DDR Holdings, 773 F.3d nas páginas 1258-59, 113 USPQ2d nas páginas 1106-07;

ii. Distribuição inventiva de funcionalidades dentro de uma rede para filtrar conteúdo da Internet, BASCOM Global Internet v. AT&T Mobility LLC, 827 F.3d 1341, 1350-51, 119 USPQ2d 1236, 1243 (Fed. Cir. 2016);

iii. Um método de renderização de uma imagem digital em meio-tom, Research Corp. Techs. v. Microsoft Corp., 627 F.3d 859, 868-69, 97 USPQ2d 1274, 1380 (Fed. Cir. 2010);

iv. Uma arquitetura de rede distribuída operando de maneira não convencional para reduzir o congestionamento da rede enquanto gera registros de dados contábeis em rede, Amdocs (Israel), Ltd. v. Openet Telecom, Inc., 841 F.3d 1288, 1300-01, 120 USPQ2d 1527, 1536-37 (Fed. Cir. 2016);

v. Um sistema de memória com características operacionais programáveis que são configuráveis com base no tipo de processador, que pode ser usado com diferentes tipos de processadores sem comprometimento no desempenho do processador, Visual Memory, LLC v. NVIDIA Corp., 867 F.3d 1253, 1259-60, 123 USPQ2d 1712, 1717 (Fed. Cir. 2017);

vi. Detalhes técnicos sobre como transmitir imagens por uma rede celular ou anexar informações de classificação a dados digitais de imagem, TLI Communications LLC v. AV Auto. LLC, 823 F.3d 607, 614-15, 118 USPQ2d 1744, 1749-50 (Fed. Cir. 2016) (considerando as reivindicações inelegíveis por não fornecerem os detalhes técnicos necessários para cumprir a função);

vii. Estrutura particular de um servidor que armazena imagens digitais organizadas, TLI Communications, 823 F.3d em 612, 118 USPQ2d em 1747 (considerando o uso de um servidor genérico insuficiente para adicionar conceitos inventivos a uma ideia abstrata);

viii. Uma forma particular de programar ou projetar softwares para criar menus, Apple, Inc. v. Ameranth, Inc., 842 F.3d 1229, 1241, 120 USPQ2d 1844, 1854 (Fed. Cir. 2016);

ix. Um método que gera um perfil de segurança que identifica tanto operações hostis quanto potencialmente hostis, e pode proteger o usuário contra vírus previamente desconhecidos e "código ofuscado", o que é uma melhoria em relação à varredura tradicional de vírus. Finjan Inc. v. Blue Coat Systems, 879 F.3d 1299, 1304, 125 USPQ2d 1282, 1286 (Fed. Cir. 2018);

x. Uma interface de usuário aprimorada para dispositivos eletrônicos que exibe um resumo de aplicações não lançadas, onde os dados específicos do resumo são selecionáveis pelo usuário para iniciar o respectivo aplicativo. Core Wireless Licensing S.A.R.L., v. LG Electronics, Inc., 880 F.3d 1356, 1362-63, 125 USPQ2d 1436, 1440-41 (Fed. Cir. 2018);

xi. Interface específica e implementação para navegar em planilhas tridimensionais complexas usando técnicas exclusivas de computadores; Data Engine Techs., LLC v. Google LLC, 906 F.3d 999, 1009, 128 USPQ2d 1381, 1387 (Fed. Cir. 2018); e

xii. Um método específico para restringir a operação de software dentro de uma licença, Ancora Tech., Inc. v. HTC America, Inc., 908 F.3d 1343, 1345-46, 128 USPQ2d 1565, 1567 (Fed. Cir. 2018).

Exemplos indicados pelos tribunais podem não ser suficientes para mostrar uma melhora na funcionalidade do computador:

i. Gerando cardápios de restaurante com características funcionalmente reivindicadas, Ameranth, 842 F.3d às 1245, 120 USPQ2d às 1857;

ii. Acelerar um processo de análise de dados de log de auditoria quando a velocidade aumentada vem exclusivamente das capacidades de um computador de uso geral, FairWarning IP, LLC v. Iatric Sys., 839 F.3d 1089, 1095, 120 USPQ2d 1293, 1296 (Fed. Cir. 2016);

iii. Mera automação de processos manuais, como usar um computador genérico para processar uma solicitação de financiamento de compra, Credit Acceptance Corp. v. Westlake Services, 859 F.3d 1044, 1055, 123 USPQ2d 1100, 1108-09 (Fed. Cir. 2017) ou acelerar o processo de solicitação de empréstimo ao permitir que os tomadores evitem ir fisicamente ou ligar para cada credor para preencher uma solicitação de empréstimo, LendingTree, LLC v. Zillow, Inc., 656 Fed. App'x 991, 996-97 (Fed. Cir. 2016) (sem precedentes);

iv. Gravar, transmitir e arquivar imagens digitais usando tecnologia convencional ou genérica em um ambiente nascente, porém bem conhecido, sem qualquer afirmação de que a invenção reflita uma solução inventiva para qualquer problema apresentado pela combinação de uma câmera e um telefone celular, TLI Communications, 823 F.3d em 611-12, 118 USPQ2d em 1747;

v. Fixar um código de barras em um objeto de correspondência para identificar o remetente de forma mais confiável e acelerar o processamento do e-mail, sem quaisquer limitações que especifiquem os detalhes técnicos do código de barras ou como ele é gerado ou processado, Secured Mail Solutions, LLC v. Universal Wilde, Inc., 873 F.3d 905, 910-11, 124 USPQ2d 1502, 1505-06 (Fed. Cir. 2017);

vi. Instruções para exibir dois conjuntos de informações em um display de computador de maneira não interferente, sem quaisquer limitações que especifiquem como alcançar o resultado desejado, Interval Licensing LLC v. AOL, Inc., 896 F.3d 1335, 1344-45, 127 USPQ2d 1553, 1559-60 (Fed. Cir. 2018);

vii. Fornecer informações históricas de uso aos usuários enquanto eles inserem dados, a fim de melhorar a qualidade e a organização das informações adicionadas a um banco de dados, porque "uma melhoria nas informações armazenadas por um banco de dados não é equivalente a uma melhoria na funcionalidade do banco de dados", BSG Tech LLC v. Buyseasons, Inc., 899 F.3d 1281, 1287-88, 127 USPQ2d 1688, 1693-94 (Fed. Cir. 2018); e

viii. Organizar informações transacionais em uma interface gráfica de usuário de forma a auxiliar os traders a processar informações mais rapidamente, Trading Technologies v. IBG LLC, 921 F.3d 1084, 1093-94, 2019 USPQ2d 138290 (Fed. Cir. 2019).

II. MELHORIAS EM QUALQUER OUTRA TECNOLOGIA OU ÁREA TÉCNICA

Exemplos que os tribunais indicaram podem ser suficientes para mostrar uma melhoria na tecnologia existente incluem:

i. Método computadorizado específico de operar uma prensa de moldagem de borracha, por exemplo, uma modificação dos processos convencionais de moldagem por borracha para utilizar um termopar dentro do molde para monitorar constantemente a temperatura e, assim, reduzir problemas de sub-cura e super-cura comuns na arte, Diamond v. Diehr, 450 U.S. 175, 187 e 191-92, 209 USPQ 1, 8 e 10 (1981);

ii. Novo telefone, servidor ou combinação deles, TLI Communications LLC v. AV Auto. LLC, 823 F.3d 607, 612, 118 USPQ2d 1744, 1747 (Fed. Cir. 2016);

iii. Um avanço no processo de download de conteúdo para streaming, Affinity Labs of Tex. v. DirecTV, LLC, 838 F.3d 1253, 1256, 120 USPQ2d 1201, 1202 (Fed. Cir. 2016);

iv. Método aprimorado e particular de compressão de dados digitais, DDR Holdings, LLC. v. Hotels.com, L.P., 773 F.3d 1245, 1259, 113 USPQ2d 1097, 1107 (Fed. Cir. 2014); Intellectual Ventures I v. Symantec Corp., 838 F.3d 1307, 1315, 120 USPQ2d 1353, 1358 (Fed. Cir. 2016);

v. Método particular de incorporação do rastreamento de vírus na Internet, Symantec Corp., 838 F.3d nas páginas 1321-22, 120 USPQ2d nas páginas 1362-63;

vi. Componentes ou métodos, como dispositivos ou técnicas de medição, que geram novos dados, Electric Power Group, LLC v. Alstom, S.A., 830 F.3d 1350, 1355, 119 USPQ2d 1739, 1742 (Fed. Cir. 2016);

vii. Configuração particular de sensores inerciais e um método particular de uso dos dados brutos dos sensores, Thales Visionix, Inc. v. Estados Unidos, 850 F.3d 1343, 1348-49, 121 USPQ2d 1898, 1902 (Fed. Cir. 2017);

viii. Uma interface gráfica específica e estruturada que melhora a precisão das transações dos traders ao exibir os preços de licitação e pedidos de uma maneira específica que impede a entrada de ordens a um preço alterado, Tecnologias de Negociação. Int'l, Inc. v. CQG, Inc., 675 Fed. App'x 1001 (Fed. Cir. 2017) (sem precedentes); e

ix. Processo aprimorado para preservação de hepatócitos para uso posterior, Rapid Litig. Mgmt. v. CellzDirect, Inc., 827 F.3d 1042, 1050, 119 USPQ2d 1370, 1375 (Fed. Cir. 2016).

Exemplos que os tribunais indicaram podem não ser suficientes para mostrar uma melhoria tecnológica incluem:

i. Um método de negócios comum sendo aplicado em um computador de uso geral, Alice Corp., 573 U.S. em 223, 110 USPQ2d em 1976; Versata Dev. Group, Inc. v. SAP Am., Inc., 793 F.3d 1306, 1334, 115 USPQ2d 1681, 1701 (Fed. Cir. 2015);

ii. Utilizando técnicas laboratoriais padrão bem conhecidas para detectar níveis de enzimas em amostras corporais, como sangue ou plasma, Cleveland Clinic Foundation v. True Health Diagnostics, LLC, 859 F.3d 1352, 1355, 1362, 123 USPQ2d 1081, 1082-83, 1088 (Fed. Cir. 2017);

iii. Coleta e análise de informações usando técnicas convencionais e exibição do resultado, TLI Communications, 823 F.3d nas páginas 612-13, 118 USPQ2d nas 1747-48;

iv. Entrega de conteúdo transmitido para um dispositivo eletrônico portátil, como um telefone celular, quando alegado em alto nível de generalidade, Affinity Labs of Tex. v. Amazon.com, 838 F.3d 1266, 1270, 120 USPQ2d 1210, 1213 (Fed. Cir. 2016); Affinity Labs do Texas v. DirecTV, LLC, 838 F.3d 1253, 1262, 120 USPQ2d 1201, 1207 (Fed. Cir. 2016);

v. Um método geral de triagem de e-mails em um computador genérico, Symantec, 838 F.3d nas páginas 1315-16, 120 USPQ2d nas páginas 1358-59;

vi. Um avanço no conteúdo informativo de um download para streaming, Affinity Labs of Tex. v. DirecTV, LLC, 838 F.3d 1253, 1263, 120 USPQ2d 1201, 1208 (Fed. Cir. 2016); e

vii. Selecionar um tipo de conteúdo (por exemplo, conteúdo de rádio FM) dentro de uma variedade de tipos de conteúdo de transmissão existentes, ou selecionar uma função genérica específica para hardware de computador executar (por exemplo, buffering de conteúdo) dentro de uma gama de funções convencionais, rotineiras e bem conhecidas realizadas pelo hardware, Affinity Labs of Tex. v. DirecTV, LLC, 838 F.3d 1253, 1264, 120 USPQ2d 1201, 1208 (Fed. Cir. 2016).

terça-feira, 13 de janeiro de 2026

A obrigatoriedade do caracterizado por na EPO T 0644/23

What Are The Requirements For Two-Part Claim Drafting Before the EPO?

Richardt Patentanwälte PartG mbB www.lexology.com 09/01/2026

Dr. Julius S. Cohen

Quão rigorosamente uma reivindicação em duas partes deve ser delimitada sobre a técnica anterior sob a EPC? Quais são os critérios para selecionar o estado da arte relevante?

Introdução

Na decisão T 0644/23 (29 de setembro de 2025), o Conselho de Apelação da EPO forneceu esclarecimento importante sobre uma questão processual recorrente em processos de oposição e recurso: se a divisão entre a parte preâmbulo e a parte caracterizante deve estar alinhada com o estado da técnica mais próximo utilizado na análise da etapa inventiva.

O caso surgiu em um contexto processual. Um oponente argumentou que um pedido auxiliar alterado não deveria ser admitido porque a estrutura bipartida da reivindicação supostamente não refletia o estado da técnica utilizado no processo. Em particular, afirmou-se que o preâmbulo deveria ser baseado no estado de arte mais próximo escolhido como ponto de partida para o ataque de passo inventivo. O Conselho rejeitou essa visão e confirmou dois princípios altamente relevantes para a prática europeia de patentes.

No caso da forma em duas partes da reivindicação, a distinção deve ser feita "ao estado da técnica" (Regra 43(1)(a) EPC). Isso não significa que a distinção deve ser feita do estado da técnica mais próxima em que a decisão se baseia. Na verdade, a distinção também pode ser feita para outro estado de arte adequado. (Razões, 3.1.4) O Conselho observa que a delimitação de uma reivindicação só é necessária se ela for "apropriada" (Regra 43(1) do CPE). No presente caso, entretanto, a redação da reivindicação teria que ser completamente reformulada se "e anexado" fosse colocado na parte de caracterização. No caso da forma em duas partes, a distinção deve ser feita "ao estado da arte" (Regra 43(1)(a) EPC). Isso não significa que a distinção deve ser feita do estado de arte mais próximo usado na decisão, mas também pode ser feita a partir de outro estado de arte apropriado (ver T 0980/95, Razões 5.5).Não é obrigatório que a parte caracterizante esteja “na posição certa”, desde que a reivindicação seja clara, delimitada em relação ao estado da técnica apropriado e tecnicamente compreensível.

Isso está alinhado com T 0980/95, citada pela Câmara. Portanto, não há erro jurídico se a parte caracterizante não “bate” exatamente com o D4, por exemplo.

Um exemplo clássico e didático de como a posição “errada” de uma característica pode gerar ambiguidade técnica é quando uma característica distintiva é colocada no termo geral, dando a entender que ela já pertence ao estado da técnica, quando na verdade é essencial para resolver o problema técnico.

Caso paradigmático: T 0612/02 A reivindicação estava em forma de duas partes. Uma característica tecnicamente relevante foi colocada no preâmbulo (termo geral). Essa característica não era divulgada pelo estado da técnica mais próximo. Ao colocar a característica no termo geral: a reivindicação sugeria falsamente que essa característica era conhecida; criava-se uma ambiguidade técnica: a característica era essencial para o efeito técnico, mas parecia já fazer parte do “conhecido”. A Board afirmou, em essência, que: a forma em duas partes não é apenas estilística; quando usada, não pode induzir o leitor técnico a erro; a posição da característica afeta a interpretação técnica do escopo. A reivindicação violava o Art. 84 EPC (clareza) porque: o leitor qualificado não conseguia identificar claramente quais características resolviam o problema, e quais eram efetivamente conhecidas.

Outro caso relevante: T 0454/89 Nesse caso: uma característica funcional foi colocada no preâmbulo;

o efeito técnico só era alcançado em combinação com outras características da parte caracterizante.

A Câmara entendeu que: a colocação no preâmbulo distorcia a análise de passo inventivo; criava uma ambiguidade causal entre característica ↔ efeito técnico. Regra geral extraída da jurisprudência: A posição gera ambiguidade técnica quando: Uma característica não divulgada pelo estado da técnica mais próximo é colocada no termo geral; Isso sugere que ela é conhecida, quando não é; A característica é essencial para o efeito técnico; O leitor técnico não consegue identificar claramente: o problema técnico, a contribuição da invenção. Nesses casos, há violação do Art. 84 EPC e, às vezes, impacto também no Art. 56 EPC.

Contraponto importante (ligando ao caso T 0644/23) No caso T 0644/23 a Câmara deixou claro que não houve ambiguidade, porque o termo (“fixado”) tinha significado técnico inequívoco, e não induzia o leitor a concluir que o estado da técnica divulgava uma tampa separada. Ou seja: posição errada só é problema quando muda o entendimento técnico — não por formalismo.

O formulário de reivindicação em duas partes é obrigatório segundo o EPC?

Não. Primeiro, o Conselho lembrou que o EPC não impõe uma obrigação geral de usar o formato de reivindicação em duas partes. A Regra 43(1) do EPC exige um formulário em duas partes apenas quando é "apropriado" ("zweckdienlich"). O Conselho enfatizou que a estrutura em duas partes é um meio de apoiar clareza e eficiência processual, não um requisito formal que deve ser cumprido independentemente das consequências práticas. No caso em questão, o Conselho observou que forçar uma alocação diferente de características entre o preâmbulo e a parte caracterizante teria exigido uma reescrita substancial da reivindicação. Isso foi considerado nem necessário nem apropriado.

Uma reivindicação em duas partes deve ser delimitada sobre o estado da técnica mais próximo?

Não. A delimitação pode ser feita sobre qualquer documento de arte prévia relevante. Nos Motivos 3.1.3 e 3.1.4, o Conselho explicou que a Regra 43(1)(a) EPC exige que o preâmbulo contenha características "conhecidas do estado da técnica", mas não exige que essas características sejam derivadas especificamente do estado da técnica mais próxima usada na análise inventiva.

O Conselho confirmou que o EPC exige delimitação apenas "ao estado da técnica" — e, portanto, a delimitação pode ser feita sobre outro documento único adequado da técnica anterior, mesmo que esse documento não seja o estado da técnica mais próximo usado como ponto de partida decisivo para a etapa inventiva. O Conselho referiu-se explicitamente a jurisprudência anterior (T 980/95) que apoia essa interpretação.

Em outras palavras: uma reivindicação em duas partes não precisa ser delimitada sobre o estado da arte mais próximo registrado — a delimitação pode, em vez disso, ser baseada em outro documento único adequado da técnica anterior.

Qual é o Impacto Prático da T 0644/23 na Prática Europeia de Patentes?

A Decisão T 0644/23 oferece orientações valiosas para requerentes e titulares de patentes que enfrentam objeções processuais em processos de oposição ou recurso. Confirma que:

A redação de reivindicações em duas partes é necessária apenas quando for procedimentalmente útil.
Se for usada uma forma em duas partes, a delimitação pode ser baseada em qualquer divulgação única da técnica única adequada.
Não há necessidade de alinhar o preâmbulo com o estado da técnica mais próximo usado no raciocínio inventivo-step.

Na prática, isso oferece maior flexibilidade e segurança jurídica. Confirma que objeções baseadas unicamente em uma suposta incompatibilidade entre a estrutura de reivindicação em duas partes e o estado de arte mais próximo não são bem fundamentadas. As partes não são obrigadas a distorcer a redação de reivindicações ou a reescrever desnecessariamente apenas para espelhar o arcabouço de etapas inventivas adotado por um oponente ou uma divisão. Quando um documento de arte anterior diferente oferece uma base mais clara e estável para o preâmbulo, ele pode ser legitimamente utilizado, mesmo que não seja o estado da técnica mais próximo na análise substantiva.

segunda-feira, 12 de janeiro de 2026

O caso Amgen v. Sanofi e Regeneron na UPC

UPC’s Court of Appeal Overturns First Instance Decision in Amgen v. Sanofi and Regeneron www.lexology.com 07/01/2026 Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP - Hannah Whitmore, Jamie Barcombe and Dr. Antje Brambrink

Resumo da decisão Amgen v. Sanofi e Regeneron (UPC_CoA_528/2024 e 529/2024)

Em 25 de novembro de 2025, o Tribunal de Apelação da UPC fixou diretrizes relevantes sobre interpretação de reivindicações, matéria adicional, suficiência descritiva e passo inventivo, buscando uniformizar a prática das divisões de primeira instância.

1. Interpretação de reivindicações

Reivindicações dependentes podem auxiliar na interpretação da reivindicação principal apenas quando especificam melhor características já presentes nela; se apenas adicionam novas características, em regra não servem para interpretá-la.
Em reivindicações de uso médico, o uso é uma característica essencial e exige efeito terapêutico significativo, definido como melhora perceptível da condição do paciente. Qualquer efeito mínimo ou irrelevante não é suficiente.

2. Matéria adicional

O critério é o que a pessoa qualificada deriva direta e inequivocamente do pedido como um todo, à luz do conhecimento geral comum.
Não é necessário suporte literal, desde que o objeto seja claramente derivável do conjunto da divulgação.
A seleção entre alternativas não constitui matéria adicional se o pedido indicar claramente uma opção preferida.
A abordagem é alinhada à prática da OEP, evitando formalismo excessivo.

3. Suficiência descritiva

Avaliada com base na patente como um todo e no conhecimento do especialista na data relevante.
Exige-se que a invenção possa ser reproduzida sem esforço inventivo e sem ônus excessivo; basta uma forma de execução.
Para características funcionais, variantes igualmente adequadas e não previsíveis sem a invenção devem ser protegidas.
Tentativa e erro razoáveis são aceitáveis; o fato de algo ser trabalhoso não implica, por si só, insuficiência.

4. Passo inventivo

Adotada uma abordagem holística:
1. definir o problema objetivo sob a ótica da pessoa qualificada;
2. partir de um ponto de partida realista e perguntar se o especialista não apenas poderia, mas teria chegado à solução.
3. O campo relevante é descrito como "o campo relevante para o problema objetivo a ser resolvido, bem como qualquer campo no qual o mesmo ou semelhante problema surja e do qual a pessoa habilidosa na arte do campo específico deve estar ciente." Isso parece oferecer alguma amplitude para selecionar pontos de partida para a avaliação do passo inventivo. No entanto, ainda resta saber como os conceitos de "como qualquer campo em que surge o mesmo ou semelhante problema" e onde a pessoa qualificada "deve ser esperada que esteja ciente" serão interpretados.
  O conceito de ponto de partida "realista" difere do "estado da arte mais próximo" da EPO. É descrito na decisão como qualquer ensino que "teria sido de interesse para uma pessoa habilidosa que, na data relevante, deseja resolver o problema objetivo." A Corte apresenta exemplos do que pode ser considerado um ponto de partida realista, incluindo a técnica anterior que:
  - já revela várias características semelhantes às relevantes para a invenção reivindicada; e/ou
  - aborda o mesmo ou um problema subjacente semelhante.
  A decisão também esclarece que as partes que atacam uma patente não devem se limitar a selecionar um único ponto de partida realista. Os titulares de patentes devem comprovar que a invenção reivindicada não teria sido óbvia a partir de cada ponto de partida realista. Embora a abordagem de solução de problemas da EPO descreva um documento de "técnica prévia mais próxima", é prática comum ver ataques realizados a partir de múltiplos pontos de partida potenciais durante processos de oposição, então isso pode não representar uma distinção significativa entre a prática da EPO e da UPC. No entanto, a flexibilidade na escolha do que é "razoável" pode oferecer opções adicionais em processos de revogação no UPC do que nos processos de oposição no EPO.
  Portanto, embora seja valioso ter confirmação de que isso é aceito na UPC, não parece divergir substancialmente da EPO.
O ponto de partida realista pode vir de qualquer ensino relevante ao problema, não apenas do “estado da técnica mais próximo” (diferença terminológica em relação à OEP).
O problema objetivo não pode conter pistas da solução (evita retrospectiva).
A obviedade requer indicação/motivação e, em regra, expectativa razoável de sucesso, menor em campos técnicos pouco explorados.
Titulares devem demonstrar não-obviedade frente a cada ponto de partida realista alegado.

Conclusão
A decisão consolida parâmetros claros e próximos aos da OEP, promovendo maior consistência e previsibilidade nas decisões da UPC, especialmente quanto ao passo inventivo e à suficiência.

Ferramentas de IA no UKIPO, EPO e USPTO

Use of AI tools at the UKIPO, EPO and USPTO

D Young & Co LLP www.lexology.com 07/01/2026

Anton Baker

Ferramentas de inteligência artificial (IA) estão sendo cada vez mais exploradas por escritórios de patentes ao redor do mundo como meio de melhorar eficiência, consistência e qualidade de busca. Para requerentes de patentes e advogados, entender como essas ferramentas são usadas e, tão importante quanto, como não são usadas, é essencial. Este artigo analisa a posição atual no Escritório de Propriedade Intelectual do Reino Unido (UKIPO), no Escritório Europeu de Patentes (EPO) e no Escritório de Patentes e Marcas dos Estados Unidos (USPTO). Os três escritórios enfatizam a importância contínua do julgamento humano, enfatizando que os examinadores de patentes, e de fato os requerentes, devem avaliar criticamente quaisquer resultados gerados por ferramentas assistidas por IA. Esta revisão apresenta exemplos de ferramentas atuais sendo desenvolvidas e utilizadas pelos escritórios.

UKIPO

SEARCH (ferramenta de busca de examinadores de patentes)

A plataforma interna de busca de patentes do UKIPO é chamada SEARCH. O SEARCH é descrito pelo UKIPO como utilizando "conceitos impulsionados por IA" para produzir resultados classificados por similaridade e, pela primeira vez, por relevância. A ferramenta tem como objetivo ajudar os examinadores a analisar e refinar as buscas à medida que elas avançam.

Conceitualmente, essa ferramenta atua para apoiar o examinador na identificação mais eficiente da técnica prévia, mas deixa a análise crítica detalhada dos documentos para o examinador. Assim, isso deve ajudar a liberar os examinadores de patentes para dedicarem mais tempo à análise substantiva.

Ferramenta de alocação de IA (alocação interna de casos/roteamento para examinadores)

A UKIPO também revelou que agora está utilizando uma "nova ferramenta de alocação de IA" em seus serviços digitais, que automaticamente aloca pedidos de patente para examinadores com a expertise técnica adequada. O UKIPO afirma que a ferramenta pode completar instantaneamente uma tarefa que antes levava 14 dias.

A alocação automatizada de casos é uma aplicação relativamente de baixo risco da IA dentro do UKIPO. A ferramenta atua para reduzir o ônus administrativo nos bastidores do tratamento dos pedidos de patente, ao mesmo tempo em que acelera o processamento. Assim como no SEARCH, a análise substantiva das aplicações permanece com o examinador.

Verifique se você pode registrar sua ferramenta de marcas comerciais (ferramenta de IA voltada para o público, marcas registradas)

No lado das marcas, a UKIPO oferece uma ferramenta pré-solicitação voltada para o público, projetada para ajudar os candidatos a identificar várias questões preliminares e verificar possíveis marcas conflitantes. A ferramenta utiliza IA em linguística computacional e visão computacional, incluindo busca de similaridade baseada em embedding, tanto de texto quanto de imagem marcada.

Embora essa ferramenta seja útil como um mecanismo inicial de triagem para identificar conflitos óbvios ou questões descritivas, atualmente sua análise permanece muito limitada e seu resultado não deve ser confundido com aconselhamento de autorização.

EPO

ANSERA (ferramenta de busca por examinadores de patentes)

A EPO descreve o ANSERA como sua ferramenta de busca altamente sofisticada, permitindo busca e análise rápida de conjuntos de documentos muito grandes, utilizando estratégias de busca baseadas em conceitos direcionadas pelo examinador.

Assim como no SEARCH no UKIPO, o ANSERA atua para apoiar o examinador na identificação mais eficiente da técnica anterior, mas deixa a análise crítica detalhada dos documentos para o examinador.

Plataforma interativa jurídica (LIP) (busca jurídica por IA generativa no MyEPO)

A EPO anunciou recentemente o lançamento da plataforma interativa legal (LIP) dentro dos serviços MyEPO, descrevendo-a como a primeira ferramenta baseada em IA generativa adicionada a essa suíte. A EPO explica que os usuários podem consultar em linguagem conversacional e receber respostas estruturadas com resumos e links, baseando-se em fontes selecionáveis como EPC, Diretrizes EPC, Diretrizes PCT-EPO e materiais dos Conselhos de Recurso.

Embora essa ferramenta tenha muito potencial, infelizmente em nossos testes identificamos inúmeros erros e alucinações em sua produção. Por isso, essa ferramenta é melhor vista atualmente como um auxílio à navegação, fornecendo sugestões úteis de possíveis referências jurídicas do que como um intérprete autoritativo do direito.

Redação de atas assistida por IA para procedimentos orais

A EPO também anunciou recentemente um projeto-piloto para a elaboração de atas dos procedimentos orais realizadas por videoconferência com o auxílio da IA. O aviso do Diário Oficial da EPO é explícito que a responsabilidade final pela precisão das atas permanece com a divisão competente, e que as gravações e transcrições usadas para apoiar a redação da ata devem ser excluídas assim que as atas forem emitidas.

Essa ferramenta ajuda a reduzir o ônus administrativo da divisão ao elaborar as atas, deixando a responsabilidade final firmemente para a divisão. Prevemos que essa ferramenta deve reduzir atrasos na produção dos minutos enquanto melhora a precisão.

Categorizador de texto CPC (previsão de símbolos CPC alimentada por IA)

A EPO fornece um auxílio de classificação alimentado por IA que sugere a codificação cooperativa de classificação de patentes (CPC) adequada para uma descrição técnica fornecida. A codificação CPC é útil para realizar buscas de patentes e identificar patentes e pedidos de patente potencialmente relevantes.

Embora possa ser uma ferramenta potencialmente útil, é preciso tomar muito cuidado para não inserir nenhum conteúdo confidencial ou não publicado nessa ferramenta, pois a EPO estabelece explicitamente que as informações inseridas na ferramenta não são mantidas confidenciais pela EPO e, portanto, correm o risco de serem tratadas como divulgação pública.

Patent Translate (tradução automática para documentos de patente)

O Patent Translate da EPO é um serviço de tradução automática desenvolvido com o Google e destinado especificamente ao uso com documentos de patente. A ferramenta fornece traduções de documentos de patente em 32 idiomas. Os examinadores da EPO regularmente se baseiam nessas traduções durante a acusação.

Desde sua introdução em 2012, o Patent Translate tornou-se uma ferramenta indispensável, com suas traduções frequentemente sendo suficientes durante a tramitação para permitir que o examinador e o requerente analisem o conteúdo técnico de um documento.

USPTO

SimSearch (ferramenta de busca por examinadores de patentes)

O SimSearch faz parte do ambiente de busca por examinadores do USPTO, a busca de patentes de ponta a ponta (PE2E). A ferramenta utiliza modelos de IA treinados para gerar uma lista de documentos de patente nacionais e estrangeiros semelhantes à solicitação em análise, com a capacidade de refinar a busca usando classificações CPC e trechos selecionados pelo examinador da solicitação.

De forma semelhante à abordagem adotada no UKIPO e na EPO, o SimSearch atua como uma ferramenta auxiliar para o examinador na identificação eficiente da técnica anterior, mas deixa a análise crítica detalhada dos documentos para o examinador.

ASAP (Programa piloto automatizado de busca por inteligência artificial)

Muito recentemente, em outubro de 2025, o USPTO lançou um piloto chamado ASAP! O piloto realiza uma busca automatizada em um pedido de patente antes da análise e emite um aviso automatizado de resultados de busca (ASRN). O USPTO observa que os candidatos não são obrigados a responder a um ASRN, mas podem optar por agir (por exemplo, protocolando uma emenda preliminar, adiando o exame ou abandonando a solicitação) à luz do artigo citado.

O quanto antes! é potencialmente a mais ambiciosa de todas as ferramentas listadas neste artigo. Embora não substitua uma revisão completa por um examinador, se o quanto antes! prova durante o piloto que funciona como prometido que poderia desempenhar uma função semelhante à ferramenta "verifique se você pode registrar sua marca" do UKIPO para ajudar a identificar problemas óbvios em estágio inicial.

Conclusão

Em todos os três escritórios, o padrão é consistente: a IA está sendo usada para identificar material potencialmente relevante mais rapidamente (classificação de similaridade/relevância), tornar a classificação mais acessível (sugestões CPC) e reduzir atritos linguísticos (tradução automática). No entanto, pelo menos por enquanto, os escritórios continuam a ancorar a responsabilidade com o examinador humano e, do lado do titular da patente, com o requerente ou seu representante. Isso está de acordo com nossa abordagem para qualquer possível uso de IA, que garantirá que nossos advogados mantenham a responsabilidade absoluta pela produção de qualquer ferramenta.

Divergência na análise de dados clínicos na EPO e UPC

T 1041/23, did the Opposition Division violate the right to be heard? www.lexology.com 08/01/2026 NLO EPO Case Law Team

Resumo – T 136/24 (EPO) e decisões UPC sobre o EP 2 493 466

As decisões recentes da EPO (T 136/24) e da UPC (Divisão Local de Munique) analisaram se o anúncio de um ensaio clínico de fase III (TROPIC) poderia retirar o passo inventivo de uma patente relacionada ao uso do cabazitaxel + prednisona no tratamento de câncer de próstata metastático resistente à castração (mCRPC).

Contexto comum

A patente EP 2 493 466 refere-se ao uso terapêutico do cabazitaxel, já conhecido, em pacientes com mCRPC previamente tratados com docetaxel.
O estado da técnica incluía:
- Resultados limitados de fase I (tumores sólidos, poucos pacientes com câncer de próstata).
- Um estudo de fase II em câncer de mama.
- O anúncio do ensaio clínico de fase III TROPIC, sem dados de resultados à data de prioridade.

Ambas as instâncias consideraram o anúncio do ensaio TROPIC como o estado da técnica mais próximo.

Divergência central: expectativa razoável de sucesso

Posição da EPO – T 136/24

O Conselho de Apelação entendeu que, em estudos clínicos, “sucesso” significa atingir o objetivo primário, neste caso, aumento da sobrevida global.
Concluiu que não havia expectativa razoável de sucesso, porque:
- Dados pré-clínicos e de fase I eram escassos, indiretos e não conclusivos.
- Não existiam dados relevantes de fase II para câncer de próstata.
- A simples existência de um ensaio de fase III não cria presunção automática de sucesso.
- A elevada taxa de falha de ensaios de fase III, especialmente em oncologia, pesava negativamente.
Resultado: reconhecimento de passo inventivo e manutenção da patente.

Posição da UPC – Divisão Local de Munique

O LD de Munique formulou o problema técnico de forma mais ampla: fornecer uma opção terapêutica, incluindo tratamento paliativo, e não necessariamente aumento comprovado de sobrevida.
Considerou que havia expectativa razoável de sucesso, com base em:
- O ensaio TROPIC estar aprovado, avançado e próximo da conclusão, sem interrupções.
- A ausência de eventos negativos publicados durante quase todo o ensaio.
- A prática comum em oncologia de iniciar fase III com dados limitados de fases anteriores.
- Depoimentos de especialistas, que reforçaram a expectativa de êxito.
Resultado: revogação da patente por falta de passo inventivo.

Conclusão comparativa

A EPO adota um critério mais restritivo, exigindo expectativa razoável de alcançar o objetivo clínico principal.
A UPC adotou um critério mais flexível, valorizando o andamento avançado do ensaio clínico e uma noção mais ampla de “sucesso”.
As decisões demonstram uma divergência estrutural na avaliação do passo inventivo quando a técnica anterior envolve anúncios de ensaios clínicos.
O caso evidencia a dificuldade de prever a validade de patentes farmacêuticas depositadas antes da divulgação de resultados clínicos, podendo incentivar maior uso de provas periciais no futuro.